專利轉讓協(xié)議受讓方為國外企業(yè)使用說明

1、專利轉讓協(xié)議（受讓方為國外企業(yè)）使用說明中國科學院研究所與國B企業(yè)專利轉讓協(xié)議使用說明一、本協(xié)議范本使用的總體說明（一）本協(xié)議范本的適用范圍專利轉讓協(xié)議主要適用于院屬單位作為轉讓方與某國外企業(yè)之間進行的專利轉讓行為。其中，“院屬單位”（以下簡稱“轉讓方”或者“轉讓方”）是指中科院分布于全國各省、直轄市、自治區(qū)等地的直屬事業(yè)單位、國科控股及控股企業(yè)等單位。“某外國企業(yè)”（以下簡稱“受讓方”或者“受讓方”）主要是指注冊地在中國境外的外籍企業(yè)，特殊情況下也可以包括外國法人、其他機構在華設立的辦事機構或分支機構等（但外商獨資企業(yè)屬于中國企業(yè)，原則上不適用本協(xié)議）。需要注意的是，這些主體不一定具有獨立的

2、簽約資格，所以需要慎重處理簽約對方的資質(zhì)問題。本協(xié)議的客體主要是指專利，本協(xié)議也可以用于非專利技術或專有技術的轉讓。在客體發(fā)生變化時，院屬單位可根據(jù)需要增減某些條款。目前，基于我國科技發(fā)展的總體水平，我院國際合作中涉及專利對外轉讓的情形并不常見。但是，隨著國際科技合作的發(fā)展以及院屬單位對知識產(chǎn)權重視程度的加強，專利轉讓將會成為國際合作和技術貿(mào)易的重要形式，需要引起重視。專利轉讓不同于專利許可，本協(xié)議生效后專利權屬將發(fā)生轉移，必須向專利行政管理機關進行專利的變更后才能發(fā)生專利權轉移的效力。此外，絕大多數(shù)院屬單位都屬于國家財政支持的事業(yè)單位，院屬單位專利轉讓必須嚴格執(zhí)行國家財政資助項目知識產(chǎn)權管理

3、的規(guī)定，同時要遵循中華人民共和國技術進出口管理條例的規(guī)定。（二）制定本協(xié)議范本的指導原則本協(xié)議范本設計時主要考慮了以下幾個原則：1、站在院屬單位的立場，盡可能使院屬單位利益最大化；2、本著誠實信用、公平合理的原則設計協(xié)議條款；3、協(xié)議的內(nèi)容符合我國法律及國際條約、國際慣例的規(guī)定；4、原則性和靈活性相結合的原則。本使用說明僅對院屬單位簽訂相關協(xié)議具有原則性的指引作用，各機構在簽訂協(xié)議時可結合自身情況靈活變通使用。院屬單位應聘請合適的法律顧問，圍繞本協(xié)議所涉及的具體問題提供及時的法律支持和服務。（三）本協(xié)議范本的重點條款本協(xié)議包括定義和解釋在內(nèi)共18個條文。重點條款包括：1、“協(xié)議雙方基本信息”包

4、括協(xié)議雙方各自的名稱（及簡稱）、地址、國籍以及協(xié)議簽訂的具體日期等基本信息。各院屬單位務必要清晰、明確地填寫自己的基本信息，并且將合作對方填寫的基本信息查證屬實，尤其是在同時簽訂有中英文文本時，更是要注意己方和對方的基本信息在兩種語言環(huán)境中是否絕對地一一對應，這對于整個協(xié)議文件法律效力的確定以及其在法律關系主體上的適用等問題均十分重要?；臼聦嵅磺濉o法一一對應的簽訂主體會給整個協(xié)議的履行造成障礙，甚至造成合作的根本破裂。2、”協(xié)議簽訂時間以及簽訂地點”的選擇直接影響協(xié)議的生效時間以及發(fā)生糾紛時適用法律和糾紛管轄地的確定。因此，我們建議院屬單位盡可能至少在協(xié)議簽訂地、履行地或者標的物交付地等方

5、面有一個事實發(fā)生在中國大陸，這樣便于從國際私法的角度對確定依據(jù)中國法作為糾紛發(fā)生后的準據(jù)法。協(xié)議簽訂地是一個容易確定的因素。建議最好將協(xié)議簽訂或最后簽訂的法律事實發(fā)生在中國，理由是：一方面是基于對協(xié)議簽訂的經(jīng)濟效率的考慮，另外一方面是基于方便的社會資源以及熟悉的法制環(huán)境的考慮。如果對方堅持在其本國簽訂該協(xié)議，院屬單位應該提前做好調(diào)查，熟悉簽訂地的法律法規(guī)對協(xié)議簽訂的影響，同時在簽訂過程中聘請國內(nèi)熟悉涉外合作協(xié)議簽訂的律師來協(xié)助完成協(xié)議的簽訂。3、“被轉讓專利的情況”是本協(xié)議的核心內(nèi)容。該條通過對專利現(xiàn)有狀況的描述（含專利名稱及所屬國家、發(fā)明人、專利權人、專利有效期限等十項內(nèi)容）鎖定了協(xié)議雙方權

6、利義務指向的對象。如果本協(xié)議同時轉讓的專利有幾項，可以按此要求進行分別列舉。同時，通過后面四款的內(nèi)容進一步明確了被轉讓專利實施狀況、轉讓方的權利義務以及受讓人的相應義務。具體解釋詳見下述第二部分第2條使用說明。4、”協(xié)議專利轉讓的手續(xù)”雖然是專利轉讓的程序性問題，但卻是專利權轉讓完成的必經(jīng)環(huán)節(jié)。中的重要環(huán)節(jié)。具體解釋詳見下述第二部分第3條使用說明。5、“轉讓費及轉讓費的支付”是轉讓方轉讓專利的重要目的之一。因為專利的價值不同，故轉讓費的多寡個案區(qū)別顯著。轉讓費的支付方式也根據(jù)雙方的目的和談判能力有不同的規(guī)定。目前通常采用的方式有三種：固定價格方式；價格提成方式；固定價格加提成相結合方式。具體解

7、釋詳見下述第二部分第4條使用說明。6、“技術改進及相關權利歸屬”是許可協(xié)議中非常重要的條款。實施許可協(xié)議的過程也是對協(xié)議技術進行二次開發(fā)和改進的過程，對該過程產(chǎn)生權利的歸屬是雙方關注的焦點。具體解釋詳見下述第二部分第6條使用說明。7、“權利保證和責任免除”是許可方對被許可專利權利的保證承諾，同時也是對許可方責任免除的約定。本條對院屬單位來說尤其重要，需要特別加以關注。具體解釋詳見下述第二部分第9條使用說明。二、本協(xié)議各具體條款的使用說明如下協(xié)議具體條款的說明是按照協(xié)議范本中條款的序號順序進行的，比較重要和復雜的條款又在每一個條款下分設(1)、(2),作為每款或相似款項內(nèi)容的說明。1、關于“定義

8、與解釋”的說明(1) “被轉讓專利”是指轉讓方轉讓給受讓方的專利。應注意的是，這里所指的“專利”不只包含已獲得授權的“專利權”，還可能包含了尚未獲得專利權的“專利申請權”，院屬單位對此也可根據(jù)自身利益需要予以明確。(2) “專有技術和技術資料”有時并不一定是轉讓專利的必要組成部分，院屬單位需要對此進行特別約定。因為專有技術和技術資料往往涉及嚴格的保密責任問題以及特別的保密期限，所以需要格外注意。(3) “銷售收入”是在轉讓費按價格提成方式確定時，轉讓方關注受讓方經(jīng)營狀況的一個重要的指標，本協(xié)議的“銷售收入”是指受讓方銷售的協(xié)議產(chǎn)品的總收入。因為該收入相對容易查證，所以以此作為計算轉讓費的一個指

9、標，對轉讓方來說相對比較容易掌握。2、關于“被轉讓專利的情況”的說明本條共五款內(nèi)容。(4) 清晰描述被轉讓專利的基本情況，專利名稱及所屬國家是指專利授權的國家。通過PCT申請專利的，也請注明。專利權有效期是評估專利價值的重要因素。專利的繳費狀況是維持專利有效的基本條件。(5) 本協(xié)議簽署前轉讓方對本協(xié)議被轉讓專利的實施及許可狀況是雙方關注的焦點，專利此前是否被實施許可并不是衡量被轉讓專利價值的唯一指標，但對專利的價值評估有較大的影響。有時候，被轉讓專利有過被實施許可的事實，可能恰恰是受讓方看中該專利的理由。因此，院屬單位應實事求是地對被轉讓專利的實施許可狀況進行描述。(6) 本款強調(diào)了對本協(xié)議

10、可能給其他被許可人產(chǎn)生影響的處理。轉讓方的義務主要表現(xiàn)為：首先，轉讓方應該在約定時間內(nèi)完成向其他被許可人的通報義務；其次，轉讓方應當在約定時間內(nèi)通知并協(xié)助原專利實施許可協(xié)議的被許可人與受讓方辦理協(xié)議變更事項。受讓方的義務是，作為新的專利權人對原權利人(轉讓方)義務的承繼問題，原來由轉讓方承擔的對被許可人的義務自本協(xié)議生效之日起轉移給受讓方承擔。(7) 如果專利轉讓后，轉讓方仍然需要繼續(xù)實施本協(xié)議專利的，具體使用方式和使用條件雙方可以另行約定。(5)盡管本協(xié)議專利已經(jīng)轉讓給受讓方，但為了最大限度地保護轉讓方的利益，同時也是適用國際通用的規(guī)則，轉讓方有權在協(xié)議中約定轉讓方“保留為科學研究和教學目的

11、而使用被轉讓專利的權利”。3、關于“協(xié)議專利轉讓的手續(xù)”的說明本款是對辦理專利轉讓登記或備案手續(xù)的約定。根據(jù)我國現(xiàn)行專利法第10條規(guī)定，”中國單位或者個人向外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織轉讓專利申請權或者專利權的，應當依照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理手續(xù)?！敝关巴?，專利法還規(guī)定，專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。這些手續(xù)的完成原則上應該由轉讓方負責，但受讓方的配合也非常重要。具體手續(xù)由哪一方負責完成還可以根據(jù)被轉讓專利的授權狀況，考慮經(jīng)濟和便捷的原則確定。如果被轉讓專利恰好是由受讓方所在國授權，由受讓方負責完成比較方便，雙方可以約定由受讓方主要完成，轉讓方配合。不過，不管本協(xié)議是否

12、生效，都不影響依據(jù)本協(xié)議爭議解決以及保密等條款的執(zhí)行及這些條款的法律效力。4、關于“轉讓費及轉讓費支付”的說明本條為院屬單位提供了三種可供選擇的轉讓費計算方式：即固定價格方式、協(xié)議產(chǎn)品價格提成方式以及固定價格方式加提成方式相結合的計算方式。很難說哪一種計算方式最佳。院屬單位所可依據(jù)專利價值、市場前景以及自身需求等因素選擇適合自己的方式，也可以根據(jù)情況選擇雙方認可的其他方式(比如技術入股的方式等，目前在我國，專利法允許對專利進行轉讓性的出資)。計價貨幣幣種的選擇同樣如此。(1)固定價格方式。固定價格的計算方式又分為兩種支付方式：一種是一次總算，一次總付的方式；另一種是一次總算，分次支付的方式。分

13、次支付具體分多少次，多長時間內(nèi)支付需要協(xié)議雙方協(xié)商確定。(2)提成方式。提成方式計算的轉讓費包括入門費和提成費兩部分。入門費一般由受讓方自在協(xié)議約定的時間內(nèi)一次性支付。入門費的具體項目雙方可以細化約定。雙方可以約定受讓方支付專利申請費或一定時間的專利維持費，特別是向國外申請PCT專利的費用很高，在談判是可以考慮作為入門費的項目。提成費的具體比例因個案有所不同。但有一點是共同的，受讓方在協(xié)議有效期內(nèi)都應該向轉讓方支付提成費，而且雙方可以約定可以隨著市場的發(fā)展，對提成費的比例進行適當?shù)恼{(diào)整。需要說明的是，國外公司的財務年度與我國的不同，協(xié)議雙方應該在協(xié)議中明確提成費的具體支付期間。受讓方同時應該在

14、財務年度結束后一段時間內(nèi)向轉讓方提交上一年度協(xié)議產(chǎn)品的銷售數(shù)量、銷售收入和應支付給轉讓方的的提成收入并經(jīng)轉讓方確認。轉讓方有權核查受讓方的相關賬目，受讓方應該將上述年度財務資料保留一定期限便于轉讓方核查。(3)固定加提成的方式是上述兩種計算方式的組合，相對更復雜一些。具體內(nèi)容可以參照上述兩種方式約定。5、關于“支付方式”的說明支付方式是實現(xiàn)本合同目的的重要環(huán)節(jié)。期間需要考慮國際匯率的變化。另外，雙方的開戶銀行需要明確列明，院屬單位宜選擇與其業(yè)務有密切往來的銀行，以便更好地接受支付。院屬單位可以根據(jù)實際情況選擇其他適當?shù)闹Ц斗绞健?、關于“技術改進及相關權利歸屬”的說明本條的一個基本原則簡單地說

15、即是“誰改進誰擁有，在沒有特別約定的情況下，按照上述原則辦理。當然，院屬單位應該盡最大可能約定和維護自身所享有的權利。比如，如在對方利用院屬單位提供的協(xié)議專利或協(xié)議產(chǎn)品獲得改進技術的情況下，院屬單位可以要求對改進專利或技術的免費實施權。如果院屬單位有人員參與了對方的研究的，可以要求就改進的專利或技術獲得的利益進行分享。受讓方所在國如果對是否允許專利或技術的改進加以限制的，應該由受讓方及時溝通。7、關于“保密”的說明本條共涉及七款內(nèi)容。分別規(guī)定了受讓方對轉讓方提供資料的保密義務、受讓方應建立保密制度，對其所屬人員及資料信息使用進行保密擔保、保密條款的獨立效力、受讓方承擔保密義務的例外、受讓方的保

16、密責任以及保密期限。如果院屬單位認為需要更為詳細的保密協(xié)議，可以根據(jù)需要簽訂專門的保密協(xié)議或參見保密協(xié)議范本選擇相關條款使用。8、關于“稅收”的說明稅收直接涉及到轉讓方最終獲得的轉讓費的多少，在洽談轉讓費金額的時候，應該關注雙方國家/地區(qū)是否簽訂了避免雙重征稅的雙邊稅收協(xié)定以及可能發(fā)生的稅收費用。稅收問題是一個比較復雜的問題，特別是在國際貿(mào)易中，因為轉讓方難以了解或把握被許可方國家的稅收規(guī)定，所以簡單的辦法就是約定轉讓方只負責按照中國稅法規(guī)定執(zhí)行本協(xié)議有關的一切應由轉讓方繳納的稅款。受讓方應該繳納的本國稅款由受讓方自行承擔。9、關于“權利保證和責任免除”的說明本條分為五款內(nèi)容。既是轉讓方對被轉

17、讓專利的保證，又是轉讓方責任免除的約定。(1)對于權利保證，轉讓方對于自身實施的行為負有保證義務，轉讓方有權給予受讓方協(xié)議約定的被轉讓專利的轉讓使用權。換句話說，轉讓方保證自己是被轉讓專利的權利人。但是，對受讓方實施被轉讓專利而是否侵犯他人合法權利的行為，轉讓方就不應負擔保證義務且對產(chǎn)生了侵權事實的情況不承擔責任，這就盡可能地減少了轉讓方的義務和責任。(2)本款似乎與第一款有矛盾，其實不然。第一款強調(diào)的是轉讓方有權對被轉讓專利進行轉讓；本款強調(diào)的是被轉讓專利是否存在瑕疵，是否有其他因素導致該專利存在侵權，對此轉讓方不承擔絕對的擔保責任。(3)本款是對被轉讓專利維權的約定，主要是對受讓方的義務要

18、求。轉讓方對自身權利的維護自然不必多說，強調(diào)受讓方如果發(fā)現(xiàn)第三人侵權不能視而不見。(4)專利無效的責任約定。轉讓方保證在轉讓時被轉讓專利不存在無效的情況，但轉讓方并不對本協(xié)議生效后專利權被宣告無效承擔法律責任。特別約定，宣告專利權無效的決定對本協(xié)議已經(jīng)履行完畢的部分不具有追溯力。這條約定符合法律規(guī)定。中華人民共和國專利法第四十七條第二款規(guī)定：宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權的判決、調(diào)解書，已經(jīng)履行或者強制執(zhí)行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經(jīng)履行的專利實施轉讓合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。(5)本款是對轉讓方免責的進一步約定。轉讓方對受讓方實施被轉讓

19、專利，不承擔任何擔保責任，包括受讓方使用或不能使用被轉讓技術而引起任何責任、商業(yè)化方面的責任以及對特定目的的適用性等。10、關于“通知”的說明本條主要涉及通知和送達問題，協(xié)議雙方對各自提供的送達地址、聯(lián)系方式等信息應各自承擔保證義務，保證其提供的信息的準確性。對于通知的方式和通知的時間，雙方可以具體約定。為了使通知及時準確的送達，雙方必須寫明具體的送達接受人和送達地址。相比之下，院屬單位的聯(lián)絡地址比較固定，為防止對方聯(lián)絡方式變更而帶來的不便，院屬單位可以根據(jù)需要增加“如果協(xié)議一方提供的信息有誤而使得通知不能及時送達且給另一方造成損失的，提供不準確信息的一方需要承擔賠償責任”，用以強調(diào)雙方通訊暢

20、通的重要性。11、關于“違約及違約責任”的說明(1)轉讓方的違約責任。主要強調(diào)轉讓方應該給予受讓方合同約定的相關資料，否則承擔違約責任。(2)受讓方的違約責任。列舉了受讓方延遲支付轉讓費的后果。轉讓方除了有權要求受讓方支付滯納金外，還有權終止合同并按合同約定要求受讓方承擔相應的違約責任。院屬單位可以對違約行為承擔的法律方式進行約定，包括但不限于金錢等經(jīng)濟賠償。12、關于“不可抗力”的說明本條為各模板的通用條款。盡管不可抗力是國際上通行的法律術語，但對不可抗力的范圍界定有所不同，這就意味著協(xié)議雙方在合作中可能面臨的免責范圍的不同。請院屬單位注意，即使存在不可抗力等免責事由，它們的適用也是有條件的

21、，即及時通知和采取合理措施消除并避免損失擴大等。因此，院屬單位自身在面臨不可抗力情形時，應盡到這些合理的義務，才能有效地適用此類免責事由；同樣，在對方企業(yè)要求對自身的違約等適用不可抗力等免責事由時，也應當要求對方提供其盡到了這些及時通知以及采取合理措施的義務，才能同意對其適用不可抗力等免責事由。(1)范本中對不可抗力的界定比較全面和客觀，實際操作中也使用得比較廣泛。自然災害以及政府禁令比較常見，但提醒院屬單位注意，”雙方同意的其他不可抗力事故”的約定一定要慎重，必要時需要請教專業(yè)人士。(2)不可抗力發(fā)生后，不意味著遭受不可抗力的一方無所作為。這一方需要在不可抗力發(fā)生后一定期限內(nèi)以合適的方式通知

22、對方，這里的期限及通知方式需要雙方具體約定。(3)如果遭受到不可抗力的一方已經(jīng)采取合理的措施來盡快消除該不可抗力并避免損失的擴大，不構成違約。對方應該給予遭受到不可抗力的一方延期履行其義務的合理時間。(4)上款的合理時間到期之后，遭受到不可抗力的一方仍然無法履行合同的，雙方應該協(xié)商尋求解決方案。13、關于“協(xié)議的生效、變更及終止”的說明重點介紹第一款和第五款。第一款涉及協(xié)議生效的批準問題。如果協(xié)議的生效需要以雙方有關當局批準為條件的，協(xié)議的生效日期以批準的日期為準。國家對技術出口的管理性規(guī)定，主要涉及技術出口的申請許可、備案登記的手續(xù)及其應提交的文件資料，還涉及對禁止或者限制出口技術的一些簡單

23、規(guī)定。對于技術的出口，國家準許技術的自由進出口，但是屬于禁止或者限制的技術會受到審查。因此，對于技術出口合同當事人，首先要明確合同涉及的技術是屬于被禁止、被限制還是可以自由出口的技術。對于這種查詢該技術是否可以出口等問題的職責可以在合同范本中予以體現(xiàn)，規(guī)定由誰承擔、由誰負責。雖然這種規(guī)定會增加技術轉讓方的義務，但是這樣對于國家的出口管理、技術安全等而言是必要且有益的。第五款強調(diào)協(xié)議終止后雙方的權利義務。具體包括：本協(xié)議第6條技術改進及相關權利歸屬；第7條保密；第9條權利保證和責任免除；第14條協(xié)議的生效、變更及終止；第15條雙方約定的其他事項；第16條法律適用條款；第17條爭議解決條款以及依照

24、其特性在協(xié)議終止后仍然有效的條款，不因協(xié)議期限屆滿或協(xié)議提前終止而受到影響，在本協(xié)議期間屆滿或終止后仍然有效。14、關于“雙方約定的其他事項”的說明(1)契約自由不能違反法律的強制性規(guī)定，這是國際慣例。本協(xié)議規(guī)定違反雙方所在國法律強制性規(guī)定的條款無效。本范本是根據(jù)中國法律制定的，不違反我國法律強制性規(guī)定的合同。如果簽訂本合同時對方提出異議認為某一條款不可接受，如果其理由是違反對方國家法律的強制性規(guī)定，我方可以要求對方提供相應的法律條文及相應理由。(2)條款的部分與整體的關系，又稱各條款之間的“相對獨立性”。相對獨立性是指某一或某些條款的無效或不可執(zhí)行并不必然地代表其他條款或整個協(xié)議的無效或不可

25、執(zhí)行，其他條款或整個協(xié)議一般仍具有法律效力或可執(zhí)行，除非出現(xiàn)雙方協(xié)商一致同意約定因此個別條款的無效或不可執(zhí)行而導致其他條款或整個協(xié)議的無效或不可執(zhí)行等情況。原則上，合同中幾個條款的無效并不必然涉及合同的整體效力。但如果某一條款關系到合作事項的核心條款，可能影響到雙方后續(xù)合作的，雙方可就是否繼續(xù)履行本協(xié)議進行協(xié)商。15、關于“適用法律”的說明本條為各范本的通用條款。范本對適用法律約定了幾種不同的選擇情形供院屬單位根據(jù)實際情況和談判實力選擇其中一種使用。這種選擇主要是指協(xié)議適用的實體法的選擇，程序性事項適用爭議裁判地的法律或法規(guī)是國際規(guī)則。第一種選擇也是最佳選擇為中國法律，如果院屬單位在談判中處于

26、強勢地位，建議選擇中國的法律；如果院屬單位在談判中處于弱勢地位，亦可通過對本條款的讓步爭取對方在其他條款上的讓步。第二種選擇為次優(yōu)選擇。如果合作研究事項與合作研究場所主要發(fā)生在中國境內(nèi)，可以適用本協(xié)議相關活動或爭議事項發(fā)生國家的法律、法規(guī)，從而可以通過國際私法中的連結點（又稱連結因素，是國際私法中的一個重要概念。具體是指沖突規(guī)范中就范圍所列法律關系或法律問題指定適用何地法律所依據(jù)的一種事實因素，它也是確定一國司法對某一案件具有管轄權的關鍵因素）選擇中國的法律。如果合作研究事項與合作研究場所主要發(fā)生在另一方境內(nèi)，但是與中國有某種關系的最密切聯(lián)系，建議本條款規(guī)定使用最密切聯(lián)系國家的法律。最密切聯(lián)系原則，也叫最強聯(lián)系原則，重力中心原則，是指法院在審理某一涉外民商事案件時，權衡各種與該案當事人具有聯(lián)系的因素，從中找出與該案具有最密切聯(lián)系的因素，根據(jù)該因素的指引，適用解決該案件的與當事人有最密切聯(lián)系國家或地區(qū)的法律原則。這些因素通常包括當事人的出生地、慣常居所地、住所地、形式政治權利或從事業(yè)務活動的場所以及個人的意愿等。我國法院在確定最密切聯(lián)系地法時，要求綜合考慮當事人國籍、營業(yè)地、合同簽訂地、合同履行地、標的物所在地等與交易有關的全部事實。第三種選擇也是相對而言最具劣勢的選擇