專利代理實務(wù)(基礎(chǔ)知識篇)..演示教學(xué)

1、一、保護(hù)客體：專利法 2 條：本法所指的發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。外觀設(shè)計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。專利法 5 條，對違反法律、 社會公德和妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造， 不授予專利權(quán)； （僅僅針對發(fā)明創(chuàng)造本身，不包括其濫用導(dǎo)致的發(fā)明創(chuàng)造）對違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。專利法 25 條對于下列各項，不授予專利權(quán)科 學(xué)發(fā)現(xiàn)智 力活動規(guī)則

2、和方法疾 病的診斷方法和治療方法動 物和植物新品種用 原子核變換方法獲得的物質(zhì)略對于前款第（四）項的生產(chǎn)方法，可以依照本法規(guī)定授予專利權(quán)。二、撰寫規(guī)定：針對權(quán)利要求的駁回條款：A22.2-4; A26.4; R20.2。針對說明書的駁回條款：A26.3充分公開：判斷說明書是否對發(fā)明作出充分公開， 主要要看本領(lǐng)域技術(shù)人員 按照說明書記載的內(nèi)容，能否實現(xiàn)該發(fā)明的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問 題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。獨立權(quán)利要求R20.2:獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反應(yīng)發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù) 方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。從屬權(quán)利要求：附加技術(shù)特征：進(jìn)一步限定的技術(shù)特征或增加的技術(shù)特征。不應(yīng)當(dāng)寫入

3、及其公知的技術(shù)特征或者和技術(shù)問題無關(guān)的技術(shù)特征從屬首先應(yīng)當(dāng)對區(qū)別特征進(jìn)行限定。清楚、簡要清楚：1.用于清楚，限定出清楚的保護(hù)范圍；2.技術(shù)特征清楚；3.整體引用關(guān)系清楚。簡要：1.每項權(quán)利要求要簡要，不要寫入不必要的描述；2.整體簡要, 不限定出相同內(nèi)容的權(quán)項。支持：概括：上位概括和并列概括，上位概括包括功能化上位；判斷標(biāo)準(zhǔn)：如果本領(lǐng)域技術(shù)人員可以合理預(yù)測說明書或技術(shù)資料中給出的實施方式或明顯變型方式具備相同的性能或用途，則可以概括至覆蓋其所有等同替代或明顯變型方式。反之,如果權(quán)利要求的概括包含了推測的、其效果難以預(yù)先確定 和評價的內(nèi)容,則概括范圍過寬，權(quán)利要求概括 超出了說明書后電_ 范圍,

4、未以說明書為依據(jù)，得不到說明書支持。合案申請和分案申請單一性：A31.1 一件發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛻?yīng)當(dāng)限于一項發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，可以作為一件專利申請?zhí)岢?。R34進(jìn)一步解釋：應(yīng)當(dāng)在技術(shù)上相互關(guān)聯(lián)，包含一個 或者多個相同的或相應(yīng)的特定技術(shù)特征。三、修改規(guī)定：主動修改：時機(jī)：對于發(fā)明：實質(zhì)審查請求提出時；或收到進(jìn)入實質(zhì)審查請求通知書三個月內(nèi)。實用新型：自申請日起兩個月內(nèi)可以提出主動修改。A33:對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書或權(quán)利要求書的記載范圍。被動修改：A33和 R51.3,R51.3：以下不予接受：主動刪除獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大

5、了該權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍。主動改變獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請求保護(hù)的范圍。主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題。主動加增新的獨立權(quán)利要求，該獨立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。主動加增新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。四、授權(quán)實質(zhì)條件：實用性：無再現(xiàn)性違背自然規(guī)律利用獨一無二的自然條件的產(chǎn)品人體或者動物體的非治療目的外科手術(shù)方法。測量人體或者動物體在極限情況下生理參數(shù)的方法。無積極效果。新穎性：優(yōu)先權(quán)：享有優(yōu)先權(quán)的專利申請應(yīng)當(dāng)滿足以下條件(1)申請人就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造在外國

6、或中國第一次提出專利申 請(以下簡稱“在先申請”或“首次申請”)后又在中國提出申 請(以下簡稱“在后申請”)。(2)在后申請之日不得遲于首次申請之日起十二個月；外觀設(shè)計而 言，為六月。(3)對于外國優(yōu)先權(quán)，申請人提出首次申請的國家或政府間組織應(yīng) 當(dāng)是共同參見國際條約，或者相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)原則的國家或政 府間組織。(4)作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請人是第一次提出的專利申請。(5)在后申請的人應(yīng)當(dāng)與在先申請人一致。(6)優(yōu)先權(quán)副本，外國：要寫明申請日、申請?zhí)柡驮芾頇C(jī)構(gòu)，三 個月內(nèi)提交副本；本國：請求書中寫明申請日和申請?zhí)枴?7)提出申請之日2個月內(nèi)或通知書收到15日內(nèi)，繳納優(yōu)先權(quán)要求 費。(8)主題相

7、同，即在先申請中作了記載。不得作為本國要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)：.已經(jīng)被要求過優(yōu)先權(quán)的(因主題不一致未享有除外)。.已經(jīng)被授予專利權(quán)的。.分案申請。抵觸申請比較例外的情況：申請日前由任何單位和個人提出且尚 未作出國際公布、并在申請 日之后（含申請日）由專利局作出公布或公告的且為同樣的發(fā)明或者 實用新型的國際專利申請。新穎性判斷標(biāo)準(zhǔn)：四個相同：相同的技術(shù)領(lǐng)域、相同的技術(shù)方案，解決相同的技術(shù)問題， 產(chǎn)生相同的預(yù)期效果。單獨對比，整篇與在后的權(quán)利要求所請求的技術(shù)方案對比。（A9條，同樣的發(fā)明創(chuàng)造是相同的技術(shù)方案之間的對比，對比單位 是技術(shù)方案，因此弁不一定是權(quán)利要求，因為一條權(quán)利要求可能包含 多個技術(shù)方案。

8、當(dāng)然，更加不是新穎性的對比標(biāo)準(zhǔn)）不喪失新穎性的公開：A24寬展期和優(yōu)先權(quán)效力的區(qū)別：寬展期是把申請人的某些公開，或者第三人從申請人或發(fā)明人那 里以合法或者非法手段得來的發(fā)明創(chuàng)造的某些公開，認(rèn)為是不損害該專利申請的新穎性和創(chuàng)造性的公開。 實際上，該發(fā)明公開后已經(jīng)成為 現(xiàn)有技術(shù)，只是這叱公開在一定期限內(nèi)對申請人的專利申請來說不失 為影響其新穎性和創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)、 并不是把發(fā)明創(chuàng)造的公開日看 作是專利申請日。申請人在國外或國內(nèi)首次申請后，就相同的主題的發(fā)明創(chuàng)造在優(yōu) 先權(quán)期限內(nèi)再向中國提出的專利申請， 不會因為在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，即 首次申請的申請日（優(yōu)先權(quán)日）與在后申請的申請日之間他人提出了 相同主題

9、的申請或者公布、利用這種發(fā)明創(chuàng)造而失去效力。止匕外，在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，他人可能會就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請。由于優(yōu)先權(quán)的效力，他人提出的相同主題發(fā)明創(chuàng)造的專利申請不能被授 予專利權(quán)。（原因在于沒有新穎性）創(chuàng)造性：本領(lǐng)域技術(shù)人員他是一種假設(shè)的人他知曉申請日或優(yōu)先權(quán)日以前該領(lǐng)域的 所有普通技術(shù)知識；能夠知曉申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的 現(xiàn)有技術(shù)；并且具有應(yīng)用該日之前常規(guī)實驗手段的能力但他不具備創(chuàng)造力；如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他領(lǐng) 域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)該具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域 中獲得該申請日或 優(yōu)先權(quán)日之前的 相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)，普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能 力。突出的實質(zhì)性特點

10、（三步法）：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)最接近的現(xiàn)有技術(shù)是與本發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同， 所要解決的技術(shù)問 題、技術(shù)效果和/或用途最接近的，或公開本發(fā)明技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)?；螂m然與本發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。（ 2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比， 有哪些區(qū)別特征， 然后根據(jù)區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果， 確定本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。（ 3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種啟示， 即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決上述

11、實際解決的技術(shù)問題的啟示。（ i ） 所述區(qū)別特征是公知常識；（ ii ） 所述區(qū)別特征是與最接近現(xiàn)有技術(shù)中相關(guān)的技術(shù)手段；（ iii ） 所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。顯著的進(jìn)步：通常以下情況 :發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有更好的效果；采用不用構(gòu)思，技術(shù)效果基本上達(dá)到現(xiàn)有技術(shù)水平；代表一種新技術(shù)的趨勢；雖然有負(fù)面效果，但在其他方面具有明顯積極的有益效果。五、分案申請：(1)分案提出的期限：原申請案未結(jié)案之前(2)分案類別一致，不得改變；(3)寫明申請日、號。原申請是國際申請

12、的，還應(yīng)當(dāng)在所填寫的原申請的申請?zhí)柡蟮睦ㄌ杻?nèi)注明國際申請?zhí)枴?4)提交原申請文件以及有關(guān)副本，證明材料，以及國際公布的外文副本。(5)法定期限和費用，均自原申請日起算。對于超期的，自分案遞交日2個月或通知書收到之日起15天補(bǔ)辦。六、保密審查申請人收到國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局發(fā)出的向外國申請專利的保密審查決定， 認(rèn)為“技術(shù)方案不需要保密的，可以就該技術(shù)方案向外國申請專利”，就可以向外國申請專利或者向外國有關(guān)機(jī)構(gòu)提交 PCT國際申請。鑒于國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局在進(jìn)行初步保密審查時，認(rèn)為需要進(jìn)一步作保密 審查的，就會發(fā)出暫緩向外國申請專利的審查意見通知書， 如果請求人在其請求 提交日其4個月內(nèi)未收到暫緩向

13、外國申請專利的審查意見通知書的， 就可以向外 國申請專利或者向外國有關(guān)機(jī)構(gòu)提交 PCT國際申請。對于國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出了暫緩向外國申請專利的審查意見通知書的情況， 請求人在提交日起6個月內(nèi)未收到向外國申請專利保密審查決定的， 可以向外國 申請專利或者向外國有關(guān)機(jī)構(gòu)提交 PCT國際申請。七、同樣的發(fā)明和實用同日申浮按照專利法9條1款和細(xì)則第41條2款的規(guī)定，一件同樣的發(fā)明創(chuàng)造，既想在近期通過實用新型專利得到保護(hù)， 又想通過 發(fā)明取得較長時間的保護(hù)，則應(yīng)當(dāng)在同日提出發(fā)明專利申請和實用新 型專利申請，且在兩件專利申請的請求書中分別 聲明對同樣的發(fā)明創(chuàng) 造已申請了另一件專利。兩件專利不是同日申請的，在

14、先申請構(gòu)成在后申請的抵觸申請不能授予專利權(quán)或在授權(quán)后被宣告無效。同日申請但未予以指明的， 只要實用新型授權(quán)了， 發(fā)明專利申請就不可能再授權(quán)，即使授權(quán)了，也會被宣告無效。在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查階段，實用新型專利通常已經(jīng)授權(quán)，對于同日提出申請以及分別在請求書中說明已申請另一件專利的， 當(dāng)發(fā)明專利申請有可能授權(quán)時， 國家知識產(chǎn)權(quán)局將會針對重復(fù)授權(quán)問題發(fā)出審查意見通知書， 要求申請人進(jìn)行選擇或者修改。 申請人可以通過方式已經(jīng)授予專利權(quán)的實用新型專利來取得發(fā)明專利權(quán)， 此時應(yīng)當(dāng)在答復(fù)審查一件通知書時， 附交放棄實用新型專利權(quán)的書面聲明， 國家知識產(chǎn)權(quán)局公告發(fā)明專利申請被授權(quán)的同事， 將在公告上注明該實

15、用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。 當(dāng)然申請人還可以通過修改發(fā)明專利申請文件的權(quán)利要求書， 而使其與已授權(quán)的實用新型專利的權(quán)利要求書不構(gòu)成重復(fù)授權(quán)，以取得發(fā)明專利權(quán)。八、無效宣告程序：舉證期限請求人舉證請 求人在提出無效宣告請求日起一個月內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)在該期限內(nèi)結(jié)合該證據(jù)具體說明相關(guān)無效宣告理由，否則，復(fù)審委不予考慮。請 求人在提出無效宣告請求日起一個月后，補(bǔ)充的證據(jù)，復(fù)審委一般不予考慮，一些例外：反證（ i ） 針對專利權(quán)人以合并方式修改權(quán)利要求的證據(jù) 請求人在指定期限內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)，并在該期限內(nèi)結(jié)合證 據(jù)說明相關(guān)無效宣告理由。(ii )在口審辯論終結(jié)前，提交技術(shù)詞典、技術(shù)手冊和教

16、科書 等所述技術(shù)領(lǐng)域 公知常識證據(jù)，或者用于完善證據(jù)法 定形式的公證文書、原件等 證據(jù)，并結(jié)合該期限說明 相關(guān)無效宣告理由。(3)證據(jù)是外文的，中文譯文提交期限適用該證據(jù)的舉證期限。專利權(quán)人舉證：復(fù)審委指定的答復(fù)期限內(nèi)提交證據(jù)， 但對于技術(shù)詞典、技術(shù)手冊 和教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識性證據(jù)或者用于完善證據(jù)法定 形式的公證文書、原件等證據(jù)，可以在口頭審理辯論終結(jié)前補(bǔ)充。九、涉及專利代理紀(jì)律的內(nèi)容：(1)專利代理機(jī)構(gòu)接受委托后、不得就同一內(nèi)容的專利事務(wù)接受有利害關(guān)系的其他委托人的委托。(2)專利復(fù)審委員會主任委員或副主任委員任職期間，其近親屬不 得代理復(fù)審或無效宣告的案件；處室負(fù)責(zé)人任職期間，其近親 屬不得代理該處室負(fù)責(zé)審理的 復(fù)審或無效宣告案件。(3)專利復(fù)審委員會主任委員或副主任委員 離職后3年內(nèi)，其他人 員離職后2年內(nèi)，不得代理復(fù)審或無效宣告案件。(4)專利代理人不得自行接受委托， 不得同時在兩個 代理機(jī)構(gòu)從事 代理業(yè)務(wù)。5） 國 家機(jī)關(guān)工作人員， 不得 到專利代理機(jī)構(gòu) 兼職 ，從事專利代理工作。專 利局退休人員，不得作為在職期間審批過的專利無效請求人或?qū)＠麢?quán)人的代理人。