知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查規(guī)定

知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查規(guī)定

一目的為加強公司在投融資、企業(yè)重組等活動中的知識產(chǎn)權(quán)管理，以便通過相關(guān)信息發(fā)現(xiàn)問題和潛在風險，現(xiàn)就盡職調(diào)查中的知識產(chǎn)權(quán)進行要求，特制訂該規(guī)定。

二范圍適用于公司投融資、企業(yè)重組活動中專利、著作權(quán)、商標、技術(shù)秘密等所有知識產(chǎn)權(quán)的管理三職責知識產(chǎn)權(quán)辦公室負責盡職調(diào)查中知識產(chǎn)權(quán)方面的管理工作。四內(nèi)容

4.1盡職調(diào)查的程序4.1.1在公司投融資活動前，應(yīng)對相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)開展盡職調(diào)查，進行風險和價值評估。4.1.2企業(yè)合并或并購前，應(yīng)開展知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查，根據(jù)合并或并購的目的設(shè)定對目標企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)狀況的調(diào)查內(nèi)容，由于某些知識產(chǎn)權(quán)，比如技術(shù)秘密，有其特殊性和保密性，一旦向第三方公開就有可能失去其經(jīng)濟價值，所以需與調(diào)查方簽訂保密協(xié)議。4.1.3公司出售或剝離資產(chǎn)前，應(yīng)對相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)開展調(diào)查和評估。

4.1.4公司應(yīng)該與律師、專利代理人等專業(yè)人士制定技術(shù)秘密公開的日程表，以便商討如何有步驟、有主次地逐步公開，避免造成無法彌補的損失。

4.1.5公司應(yīng)事先與掌握核心技術(shù)的技術(shù)研發(fā)人員進行充分的溝通，讓這些技術(shù)人員了解盡職調(diào)查的目的，減少技術(shù)和人才可能流失的風險。

4.1.6在解決了上述問題后，商定活動過程中的基本法律框架和財稅策略，簽訂意向書，并開始進入盡職調(diào)查階段。4.1.7盡職調(diào)查需組織好的專業(yè)團隊，保證盡職調(diào)查的高效、全面和專業(yè)，確保盡職調(diào)查活動順利開展。4.1.8制作資料清單，向?qū)Ψ剿魅∠嚓P(guān)的書面資料。4.2知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查一般需要以下主要書面材料4.2.1企業(yè)的基本信息，包括經(jīng)營范圍、商業(yè)運作模式、主要產(chǎn)品，4.2.2企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)登記清單，包括本企業(yè)所有、與共有人共同所有及本企業(yè)只具有使用權(quán)的專利、外觀設(shè)計、實用新型、商標、軟件等，以及相關(guān)的權(quán)利證書和使用許可證、合同等文件。4.2.3正在申請的知識產(chǎn)權(quán)清單：使用許可合同、共同技術(shù)開發(fā)合同、委托合同、權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同等。4.2.4過去或現(xiàn)在發(fā)生的知識產(chǎn)權(quán)訴訟、仲裁情況說明、判決書以及行政機關(guān)的處罰通知。4.2.5企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)章制度：關(guān)于職務(wù)發(fā)明的規(guī)章制度，關(guān)于商業(yè)秘密保護的規(guī)章制度，與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的股東會（大會）決議、董事會決議、重要的會議記錄4.2.6聘請的律師事務(wù)所、知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)等知識產(chǎn)權(quán)顧問單位的名單及相關(guān)的委托合同。4.3資料審核4.3.1在收到以上的書面資料后，由律師對這些資料進行書面審核，以便掌握對方大致的經(jīng)營狀況、商業(yè)模式、主要產(chǎn)品、市場銷售等情況；并對這些知識產(chǎn)權(quán)在企業(yè)經(jīng)營中所起到的作用和對公司利潤的貢獻度做出一個概略性的判斷。同時，為了確保這些信息的準確性、完整性和及時性，還可以事先通過比如網(wǎng)絡(luò)、媒體、行業(yè)協(xié)會、專利局、商標局等相關(guān)的行政部門對資料進行查詢、核實。通過這些初步調(diào)查，可以提前發(fā)現(xiàn)可能存在的問題和風險，并對書面材料沒有反映出來的疑點加以總結(jié)，以便今后到對方企業(yè)實地調(diào)查時有的放矢，提高工作效率。

4.4實地調(diào)查

律師等專業(yè)人員在經(jīng)過書面材料的審核后，便可以安排到對方的經(jīng)營生產(chǎn)場所進行實地調(diào)查。實地調(diào)查的目的，除了對書面材料所記錄信息進行證實以外，還包括對所有知識產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)狀、保管方法、實際使用情況等各方面進行勘驗。同時還需要通過向企業(yè)管理人員、科技研發(fā)人員的詢問和解答疑問來收集、補充書面材料無法或沒有反映出來的信息。4.5分析報告

實地調(diào)查后，根據(jù)調(diào)查所收集來的材料，進行分析和總結(jié)，并以書面形式呈報給對方。在書面報告中除了應(yīng)該闡明對方的知識產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀、存在的問題、潛在的風險等情況以外，也可以提供一些專業(yè)意見和解決方案，以便對方對是否繼續(xù)投融資和重組以及事后如何調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略進行一個比較全面的評估和判斷。

4.6調(diào)查時間關(guān)于盡職調(diào)查的時間點，一般是在意向書簽訂后至正式簽訂收購協(xié)議之前進行。由于涉及到知識產(chǎn)權(quán)這種特殊的無形資產(chǎn)，所以往往可以先進行第一階段調(diào)查，而后由雙方商討是否繼續(xù)實施投融資或重組，如果決定繼續(xù)，則可以在簽訂正式協(xié)議之前再進行第二階段更為細致、深入的盡職調(diào)查。實際操作中，如果在簽訂正式協(xié)議之前沒有充足的時間做第二次盡職調(diào)查的話，則可以在協(xié)議中加入價格調(diào)整的條款，允許對方在簽訂正式協(xié)議后再進行第二次盡職調(diào)查，并有權(quán)以二次的盡職調(diào)查結(jié)果為參照，對重組或投融資價格進行適當?shù)恼{(diào)整。4.7調(diào)查重點4.7.1權(quán)利的確定4.7.1.1特別是對諸如專利權(quán)、商標權(quán)等權(quán)屬關(guān)系的審查，其中不但包括權(quán)利證書上的登記狀況、權(quán)屬關(guān)系（有無共有人、擔保、授予第三人許可使用權(quán)等）的確認，還需要調(diào)查權(quán)力的期限、可能發(fā)生無效、被取消的風險、有無第三人侵權(quán)、權(quán)利被保護的范圍、企業(yè)如果還有多項準備申請的發(fā)明、商標時還需審查相關(guān)的信息。4.7.1.2與第三人合作開發(fā)的專利及員工的職務(wù)行為，合同條款有沒有可能因為在行使權(quán)利的時候出現(xiàn)可能的糾紛，權(quán)力行使有沒有設(shè)置了限制條款。如果被收購方的知識產(chǎn)權(quán)是被許可使用他人權(quán)利的情況，則要重點查看許可合同中被許可的權(quán)力范圍、使用費支付條件等條款。另外，還需要提防權(quán)利人如果出現(xiàn)破產(chǎn)或?qū)⑾嚓P(guān)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人時無法行使權(quán)力的情況出現(xiàn)。4.7.2或有債務(wù)

4.7.2.1知識產(chǎn)權(quán)可能會給權(quán)利人帶來一些或有債務(wù)的發(fā)生。如果對方產(chǎn)品有出口的話，應(yīng)該特別調(diào)查所有出口國的法制環(huán)境，研究在國外侵害第三人正當權(quán)利或被要求損害賠償?shù)目赡苄浴?.7.2.2對于新《專利法》第六條、第八條規(guī)定的職務(wù)發(fā)明、共同發(fā)明、委托發(fā)明等特殊情況下的實施專利時的專利使用費，也必須了解相關(guān)的合同條款，以免將來需要由對方支付巨額的專利使用費。

4.7.3

合同風險

對方與第三方簽訂的與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的包括授權(quán)許可合同、共同開發(fā)合同、委托開發(fā)合同等合同中，有沒有對對方不利的條款、重組或投融資行為對合同會產(chǎn)生什么影響，合同中關(guān)于權(quán)利義務(wù)繼承的條款都需要認真研究。如：有的合同規(guī)定，由于權(quán)利人的變化合同即時解除或相關(guān)條件隨即發(fā)生變更，遇到這種情況就需要考慮是否應(yīng)該事先與合同相對方進行溝通以爭取對方的書面同意。4.7.4投融資或重組最終無法實現(xiàn)時商業(yè)秘密泄露的風險

在企業(yè)投融資或重組活動中，經(jīng)常會出現(xiàn)對方在進行了一系列盡職調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)許多無法解決的問題而放棄收購。在這種情況下，公司內(nèi)部的技術(shù)秘密就有可能已經(jīng)被對方獲取，并且這種獲取是合法的。如果對方是同行業(yè)的競爭對手，就需要研究并規(guī)劃披露知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)技術(shù)秘密的時機；更不能忽