南京知識律師事務所-專利無效 講義-朱少華

專利無效實務主講人：南京知識律師事務所朱少華第一部分：無效宣告請求書WWW.CNIP.COM21一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（一）無效宣告請求人及代理人資格

1、無效程序是應請求人的請求而啟動的，具備民事訴訟主體資格的任何單位和個人包括專利權人本人都可以提出無效宣告請求（A45）

請求人當然也包括權利人本人，但是專利法實施細則，又對權利人本人提出的無效宣告請求做出了限制。31一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（一）無效宣告請求人及代理人資格

專利權人宣告無效的限制：

專利權人針對其專利權提出無效宣告請求的，只能請求宣告專利權部分無效、所提交的證據應當是公開出版物，否則無效宣告請求不予受理。41一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（一）無效宣告請求人及代理人資格

2、一件無效請求只允許一個請求人，多個請求人共同提出的，不予受理。只允許請求人分別各自提出無效宣告請求，而不允許多個請求人共同提出，各個請求人之間沒有共同的權利，也不承擔共同的義務；另外，各個請求人之間的意見可能不一致。51一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（一）無效宣告請求人及代理人資格

3、以外觀設計專利與他人在先合法權利相沖突為由請求無效的，請求人應當是在先權利人或利害關系人。61一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（一）無效宣告請求人及代理人資格

代理人資格：不得就同一內容的專利事務接受有利害關系的其他委托人的委托。71一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（二）無效宣告客體

無效宣告請求的客體應當是國務院專利行政部門已經公告授權的專利。注意：可以針對權利要求書中的部分權利要求提出無效宣告請求；對于已經被生效決定部分無效的專利權，只能針對被維持有效的權利要求提出無效宣告請求；對因未繳費等原因被終止或專利權人自聲明之日起放棄的專利權也可以提出無效宣告請求；一事不再理。81一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（一）無效宣告的理由——法律依據

1、專利的主題不符合發(fā)明、實用新型或外觀設計的定義（A2）2、專利的主題違反法律、社會公德或者妨害公共利益；依賴遺傳資源完成的發(fā)明，遺傳資源的獲取或利用違反法律、行政法規(guī)（A5）3、專利的主題屬于不授予專利權的范圍（A25）4、違反保密審查規(guī)定，將在中國完成的發(fā)明向外國申請專利（A20.1）91一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（三）無效宣告的理由——法律依據

5、發(fā)明、實用新型專利不具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性（A22）6、外觀設計專利屬于現有設計或同樣的外觀設計專利申請；或者與現有設計或現有設計特征的組合相比沒有明顯區(qū)別；或者與他人在先取得的合法權利相沖突（A23）7、專利說明書沒有充分公開發(fā)明或者實用新型（A26.3）8、專利權利要求書沒有以說明書為依據，未清楚地限定要求保護的范圍（A26.4）101一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（三）無效宣告的理由——法律依據

9、外觀設計專利的圖片或照片未清楚地顯示要求保護的產品的外觀設計（A27.2）10、專利的獨立權利要求缺少必要技術特征（R20.2）11、修改超出原說明書和權利要求書記載的范圍，或者原圖片或照片表示的范圍（A33）12、分案申請超出原申請記載的范圍（R43.1）13、專利屬于重復授權（A9）111一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（三）無效宣告的理由——法律依據

注意新舊法的變化：其中只適用于2009年10月之后的無效宣告理由為：2中：依賴遺傳資源完成的發(fā)明，遺傳資源的獲取或利用違反法律、行政法規(guī)（A5）3中：平面印刷品中產品的圖案、色彩起主要的標識作用的（A25）5中：新穎性的現有技術的使用公開，在2009年10月之后為世界范圍內的使用公開，之前為在中國境內的使用公開。新穎性的抵觸申請在2009年10月之后的他人改為包括自己在內的所有人。（A22）121一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（三）無效宣告的理由——法律依據

注意新舊法的變化：其中只適用于2009年10月之后的無效宣告理由為：13中：舊法“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權授予最先申請的人”新法：增加了第一款“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利的，可以授予發(fā)明專利權”131一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（四）提出無效宣告請求應提交的文件無效宣告請求書必要的證據其他附件141一、無效宣告請求的提出WWW.CNIP.COM（四）提交文件的形式要求一式兩份（R65.1）151二、無效宣告請求書撰寫前的準備WWW.CNIP.COM（一）專利文件的分析1、正確理解專利保護的主題重點理解權利要求的技術方案（最基本最核心的問題）明確解決的技術問題和達到的技術效果2、判斷專利文件本身是否存在可能影響有效性的缺陷首先分析保護主題？是否充分公開？是否具有實用性？是否違反了禁止性規(guī)定？然后在分析是否違反了新穎性、創(chuàng)造性？是否不清楚？是否權利要求未以說明書為依據？161二、無效宣告請求書撰寫前的準備WWW.CNIP.COM（二）證據的檢索、收集、選取與完善1、證據的檢索與收集盡可能全面收集現有技術類證據注意抵觸申請類證據其他證明材料的收集2、證據的選取與完善優(yōu)選真實可靠、易于確認、充分支持無效理由的證據證據的完善：相關證明手續(xù)、中文譯文等

171二、無效宣告請求書撰寫前的準備WWW.CNIP.COM（二）無效理由的選取與確定1、專利法第2條其中的“新的技術方案”、“新設計”是對專利客體的一般性定義，不是判斷發(fā)明或實用新型三性以及外觀設計專利性的具體審查標準。對于發(fā)明或實用新型，依據該法條主要審查是否屬于保護客體。新穎性、創(chuàng)造性和實用性應當依據專利法第22條提出無效宣告請求。對于外觀設計，依據該法條主要審查保護客體和能否適于工業(yè)應用。專利性應當依據專利法第23條提出無效宣告請求。

181二、無效宣告請求書撰寫前的準備WWW.CNIP.COM（二）無效理由的選取與確定2、專利法第9條第1款同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權（A9.1）。對于申請日不同的兩件以上的專利，應以專利法第22條第2款或第23條第1款提出無效宣告請求。（新穎性）對于申請日相同的兩件以上的專利，不能依據專利法第22條第2款或第23條第1款進行審查的，適用該法條。（不是抵觸申請，因為申請日不同）對于發(fā)明或實用新型，是指兩件以上專利中存在保護范圍相同的權利要求。對于外觀設計，是指兩件以上外觀設計專利相同或實質相同。

191二、無效宣告請求書撰寫前的準備WWW.CNIP.COM（二）無效理由的選取與確定3、專利法第9條第二款兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權授予最先申請的人（A9.2）。當對比文件是現有技術或現有設計時，應以專利法第22條第2款或第23條第1款提出無效宣告請求。當對比文件申請在先公開在后時，對比文件構成抵觸申請，應依據專利法第22條第2款或第23條第1款提出無效宣告請求。

201二、無效宣告請求書撰寫前的準備WWW.CNIP.COM（二）無效理由的選取與確定4、新穎性與創(chuàng)造性的區(qū)別區(qū)別程度不同:新穎性—是否相同的比較

創(chuàng)造性—差異大小的區(qū)別比較對象不同:新穎性—現有技術/抵觸申請

創(chuàng)造性—現有技術（只有現有技術）比較方式不同:新穎性—單獨對比（不可以組合對比）

創(chuàng)造性—可以組合對比211二、無效宣告請求書撰寫前的準備WWW.CNIP.COM（二）無效理由的選取與確定5、專利法實施細則第20條第2款

必要技術特征是指發(fā)明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構成區(qū)別于背景技術的其他技術方案。

必要技術特征的判斷：應從所要解決的技術問題出發(fā)，并考慮說明書描述的整體內容，不應簡單地將優(yōu)選實施例中的技術特征直接認定為必要技術特征。

221二、無效宣告請求書撰寫前的準備WWW.CNIP.COM（二）無效理由的選取與確定6、專利法第33條申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍（A33）。專利法第33條是一個重要的無效理由，應充分利用，事半功倍。查取的方式：

實用新型和外觀設計可通過查閱案件獲取原專利申請文件。

發(fā)明一般可參考公開文本初步進行判斷，必要時，通過查閱案卷的方式獲取原專利申請文件。231二、無效宣告請求書撰寫前的準備WWW.CNIP.COM（二）無效理由的選取與確定7、注意無效宣告理由的法律依據所述的內容、法律適用性各有不同，但它們是有關聯(lián)的，對某一具體事實來說可能會適用其中不止一個條款，請求人出于其對法律的理解以及不同的考慮，也會就同樣的事實以不同的條款提出無效宣告請求。一項專利權存在多種屬于前述條款規(guī)定的范圍的無效理由的，專利代理人應當認真權衡分析，選擇其中最有說服力、請求無效成功可能性最大的理由，突出予以闡述，避免平均使用筆墨，缺乏重點。。241二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（一）基本要求在無效宣告請求書中，應具體陳述無效宣告請求的范圍和理由，并列出所依據的證據，其中無效理由應將專利法及其實施細則中有關的條、款、項作為獨立的理由提出。在對專利文件進行準確、具體分析的基礎上，具體指明其存在何種不符合專利法及其實施細則有關規(guī)定的缺陷，并詳細論述不符合有關規(guī)定的理由。避免強詞奪理，避免僅僅提出請求無效的主張而沒有針對性，或者羅列有關證據而沒有具體分析說理。詞語規(guī)范，有理有據，條理清晰，主次分明。251二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（一）無效宣告請求書的格式和內容格式——表格及正文

起始部分

論述部分

結論部分內容——

法律依據

相關事實的認定

相關法律適用的具體分析261二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（一）起始部分

首先應當說明無效宣告請求針對的專利以及該專利的概要情況，其次還應當說明無效宣告請求的范圍、理由和依據的證據。271二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（一）起始部分例如：“請求人×××根據《專利法》第45條和《專利法實施細則》第65條的規(guī)定，針對專利權人×××的專利號為×××、名稱為‘×××’的實用新型專利提出無效宣告請求。該專利的申請日為×年×月×日，優(yōu)先權日為×年×月×日。

請求人認為本專利不符合《專利法》第×條第×款和《專利法實施細則》第×條第×款的規(guī)定，請求專利復審委員會宣告本實用新型專利全部（或者權利要求×至×）無效。請求人提供如下的證據：

證據1、×××；

證據2、×××?！?81二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（二）論述部分應當針對請求宣告無效的權利要求逐條陳述具體事實、結合證據并條理清晰地具體分析和論述無效宣告的理由。291二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（二）論述部分（1）先應當明確無效宣告請求的法律依據（無效理由）、該理由所涉及的權利要求，以及所依據的證據。必要時，闡明相關法律規(guī)定及其解釋。（指適用條款不明時）例1：權利要求1相對于證據1和證據2的結合不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。例2：證據1－5構成一條完整的證據鏈證明本專利權利要求1的技術方案在申請日前已公開使用而喪失新穎性，不符合專利法第22條第2款的規(guī)定。301二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（二）論述部分（2）事實認定專利中相關事實的認定；明確無效宣告請求針對的專利存在可以作為無效宣告請求理由提出的缺陷。證據中相關事實的認定；具體分析所提出證據的真實性、合法性以及與上述待證事實的關聯(lián)性，即說明證據如何證明所述事實?？陀^陳述證據揭示的內容，必要時指出具體出處，如書證的頁碼、行、圖、表等。311二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（二）論述部分

（3）在事實認定的基礎上，對相關法律規(guī)定的適用進行具體分析。得出所主張的涉案專利不符合相關法律規(guī)定的結論。321二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（三）結論部分結論部分是無效宣告請求的概要性說明，應當包括無效宣告理由的概述和請求人的具體無效主張。

331二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（三）結論部分例如:

“綜上所述，本專利不符合《專利法》第×條第×款和《專利法實施細則》第×條第×款的規(guī)定，因此請求專利復審委員會宣告該專利權全部（或者權利要求×至×）無效?！?/p>

341二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（四）注意

如果認為專利存在不屬于專利保護客體的問題，一般應首先提出此無效理由。

以不符合專利法第26條第3、4款、第33條以及實施細則第20條第2款等理由請求宣告專利權無效的，應具體指明案件不符合上述條款的具體事實，只籠統(tǒng)提出哪一項權利要求不符合上述條款是不夠的。

351二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（四）注意

有理有據，在充分舉證的基礎上，合理地運用證據。對于所稱的公知技術也應當舉證證明或充分說理。（原則上是誰主張，誰舉證）

不需要提交證據支持的一般是：眾所周知的事實、自然規(guī)律及定律、按照法律規(guī)定推定的事實以及根據日常生活經驗法則推定的事實。

361二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（四）注意

對于不能單獨使用、需要與其他證據形成證據鏈證明某一事實的，還應具體分析不同證據之間如何彼此關聯(lián)，形成完整的證據鏈證明待證事實成立。

對于以專利權不具備新穎性和創(chuàng)造性等理由請求宣告無效的，應當通過技術方案與現有技術的對比，論述理由。

371二、無效宣告請求書的撰寫WWW.CNIP.COM（四）注意

以專利不具備創(chuàng)造性為理由請求宣告無效的，除了論證現有技術的結合能夠覆蓋專利權利要求記載的技術特征之外，還應當著重分析為什么其結合對于所屬技術領域的技術人員來說是顯而易見的。（論述存在著結合的技術啟示）

充分利用補充證據、增加理由的時機。

381第二部分：無效宣告請求書的答復WWW.CNIP.COM391一、請求人及其代理人資格核查WWW.CNIP.COM1、請求人資格的核查根據情況確定是否針對具體無效理由進行答辯2、代理人資格的核查需同時針對具體無效理由進行答辯（即使代理人資格不符，也需要針對無效理由進行答辯。）401二、無效宣告請求書的分析WWW.CNIP.COM（一）判斷是否屬于R65.2規(guī)定的無效理由—不屬于法定理由：指明即可

—注意新舊法的適用

411二、無效宣告請求書的分析WWW.CNIP.COM（二）證據分析1、證據形式外文證據：譯文及其提交期限；（無效宣告請求一個月內）域外證據：證明手續(xù)是否完備；（有無公證認證，用于完備證據的形式的

證據在口頭審理辯論終結前提交）物

證：照片和文字說明；延期提交

421二、無效宣告請求書的分析WWW.CNIP.COM（一）證據分析

2、證據資格關聯(lián)性：證據與待證事實之間的證明關系合法性：法定形式、合法取得真實性：證據本身是否存在瑕疵、缺陷；證據之間的相互印證關系431二、無效宣告請求書的分析WWW.CNIP.COM（一）證據分析

3、對補充意見和證據的分析是否超期

4、具體無效宣告理由的分析是否進行具體說明？理由是否成立？

441三、對專利文件的修改WWW.CNIP.COM（一）法律依據

根據實施細則第69條的規(guī)定，在無效宣告請求的審查程序中，發(fā)明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。發(fā)明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖。（只可修改權利要求書，而且遵循當事人處置原則）

451三、對專利文件的修改WWW.CNIP.COM（二）修改的目的

專利權人認為無效宣告請求的理由只部分成立，通過對專利權利要求書進行適當的修改，可以達到部分維持專利權的目的。

461三、對專利文件的修改WWW.CNIP.COM（三）修改的原則不得改變原權利要求的主題名稱；與授權權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍（R69）；不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍（A33）；一般不得增加未包含在授權權利要求書中的技術特征。

471三、對專利文件的修改WWW.CNIP.COM（四）修改的方式一般僅限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除。在獨立權利要求沒有修改的情況下，不允許對從屬權利要求進行合并式修改。不必修改形式缺陷，如前序部分與特征部分的重新劃界、明顯筆誤。

481三、對專利文件的修改WWW.CNIP.COM（四）修改的方式以合并的方式修改獨立權利要求的條件：1） 從屬于同一獨立權利要求；2） 必須為從屬權利要求3） 相互之間不得有引用關系4） 合并時必須全部合并，不能從中選取技術特征進行選擇式合并5） 獨立權利要求必須刪除

491三、對專利文件的修改WWW.CNIP.COM（四）修改的方式

技術方案的刪除：從同一權利要求中并列的兩種以上的技術方案中刪除一種或一種以上的技術方案。

權利要求的合并是指兩項或者兩項以上相互無從屬關系但在授權公告文本中從屬于同一獨立權利要求的權利要求的合并，在此情況下，所合并的權利要求的技術特征組合在一起形成新的權利要求。該新的權利要求應當包含被合并的從屬權利要求中的全部技術特征。

501三、對專利文件的修改WWW.CNIP.COM（四）修改的方式例1：“1、一種裝置X，其特征在于：A、B、C。2、根據權利要求1所述的裝置X，其特征在于：D。3、根據權利要求2所述的裝置X，其特征在于：E。4、根據權利要求3所述的裝置X，其特征在于：F?！毙薷暮蟮臋嗬髸鵀椋骸?、一種裝置X，其特征在于：A、B、C、D、E。2、根據權利要求1所述的裝置X，其特征在于：F?！?/p>

511三、對專利文件的修改WWW.CNIP.COM（四）修改的方式例2：“1、一種裝置X，其特征在于：A、B、C。2、根據權利要求1所述的裝置X，其特征在于：D。3、根據權利要求1所述的裝置X，其特征在于：E。4、根據權利要求1所述的裝置X，其特征在于：F。”修改后的權利要求書為：“1、一種裝置X，其特征在于：A、B、C、D、E。2、根據權利要求1所述的裝置X，其特征在于：F?！?/p>

521三、對專利文件的修改WWW.CNIP.COM（四）修改的方式例3：“1、一種裝置X，其特征在于：A、B、C。2、根據權利要求1所述的裝置X，其特征在于：D。3、根據權利要求2所述的裝置X，其特征在于：E。4、根據權利要求1所述的裝置X，其特征在于：F?！毙薷暮蟮臋嗬髸鵀椋骸?、一種裝置X，其特征在于：A、B、C、D、E。2、根據權利要求1所述的裝置X，其特征在于：F?！?/p>

531三、對專利文件的修改WWW.CNIP.COM（五）合并式修改的時機專利權人只能在以下的指定答復期限內進行合并式修改：答復無效宣告請求書答復請求人增加的新理由或新證據答復復審委引入的新理由或新證據期限屆滿后只能以刪除的方式修改權利要求

541三、對專利文件的修改WWW.CNIP.COM（六）合并修改的有利之處合并式修改可以把從屬于同一獨立權利要求的多個從屬權利要求合并為一個權利要求，形成一個新的技術方案。有些情況下，這樣的修改可以使該新的技術方案相對于請求人提供的現有技術具有新穎性、創(chuàng)造性，或克服一些撰寫缺陷，例如缺少必要技術特征。從而在某種程度上彌補原權利要求書撰寫不當造成的損失，并維持專利部分有效。

551四、意見陳述書的撰寫WWW.CNIP.COM（一）確定適當的應對策略，有針對性的反駁確定是否需要修改專利文件？確定是否需要提出反證？

561四、意見陳述書的撰寫WWW.CNIP.COM（二）意見陳述書撰寫的基本要求1、從事實出發(fā)，結合證據，逐條反駁；1）意欲維持專利權全部有效的，意見陳述書應當對所有無效宣告理由和證據予以回答。2）意欲維持專利權部分有效的，意見陳述書應當著重對相關的無效宣告理由和證據予以回答，或者修改權利要求書。2、對不能采信的證據進行反駁；

重點突出，避免強詞奪理，詞語規(guī)范，有理有據，條理清楚，邏輯清晰。

571四、意見陳述書的撰寫WWW.CNIP.COM（三）意見陳述書撰寫的格式和內容1、表格1）

正確填寫“復審、無效請求意見陳述書”表格中的各項內容，特別是“案件的編號”（見受理通知書）。2）

當針對本專利有多個無效宣告請求時，特別要注意區(qū)分該意見陳述書是針對哪個請求人的。2、正文，包括：

起始部分

論述部分

結論部分

581四、意見陳述書的撰寫WWW.CNIP.COM（三）意見陳述書撰寫的格式和內容（1）起始部分

說明該意見陳述書的答復對象，即首先說明該意見陳述書是針對哪一件無效宣告請求或者哪一次提交的意見陳述書作出的答復。591四、意見陳述書的撰寫WWW.CNIP.COM（三）意見陳述書撰寫的格式和內容（1）起始部分例：

“專利權人收到請求人xxx于x年x月x日對XXXX號發(fā)明（實用新型、外觀設計）專利提出的無效宣告請求書及所附證據副本（