知識產(chǎn)權(quán)訴訟攻防策略與技巧

北京市惠誠律師事務(wù)所雷志剛知識產(chǎn)權(quán)訴訟

攻防策略與技巧

第一頁，共三十八頁。宣講提綱一.知識產(chǎn)權(quán)訴訟之戰(zhàn)略篇二.知識產(chǎn)權(quán)訴訟之戰(zhàn)術(shù)篇三.討論第二頁，共三十八頁。一.知識產(chǎn)權(quán)訴訟之戰(zhàn)略篇1.知識產(chǎn)權(quán)訴訟類型及與其他民事訴訟之比較的特點2.企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略3.知識產(chǎn)權(quán)訴訟前的準備工作4.知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險控制和侵權(quán)抗辯手段第三頁，共三十八頁。1.知識產(chǎn)權(quán)訴訟類型及與其他民事訴訟之比較1.1知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟的類型知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛：專利侵權(quán)糾紛、商標侵權(quán)糾紛、版權(quán)侵權(quán)糾紛、不正當競爭糾紛；知識產(chǎn)權(quán)合同糾紛：技術(shù)合同糾紛、實施許可合同糾紛、轉(zhuǎn)讓合同糾紛；知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛。1.2知識產(chǎn)權(quán)確權(quán)行政訴訟1.3知識產(chǎn)權(quán)刑事訴訟第四頁，共三十八頁。1.4知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟與其它民事訴訟相比的特點：訴訟策略與市場營銷策略密切相關(guān)；專業(yè)技術(shù)性強；往往受權(quán)利本身穩(wěn)定性的影響；賠償額計算比較困難；法律救濟措施中包括懲罰性賠償，因調(diào)查、制止侵權(quán)所支付的合理費用可以計算在賠償款內(nèi)；第五頁，共三十八頁。2.1知識產(chǎn)權(quán)布局2.2知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警2.3侵權(quán)快速反應(yīng)機制2.企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略第六頁，共三十八頁。3.1雙方知識產(chǎn)權(quán)實力的摸底3.2訴訟目標的制定3.3訴訟時機的選擇3.4訴訟進攻方式的選擇3.5被告的選擇3.6訴訟管轄地的選擇3.7無效抗辯的破解3.8合法來源抗辯的破解3.9組合使用多種權(quán)利3.知識產(chǎn)權(quán)訴訟前的準備第七頁，共三十八頁。第一，分析我方企業(yè)所擁有的知識產(chǎn)權(quán)，判斷有多少可用；第二，判斷我方可用專利權(quán)在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域中的重要性，是核心專利還是非核心專利；第三，判斷我方可用專利是否處于有效狀態(tài)，并進行專利權(quán)穩(wěn)定性分析；第四，分析對方擁有的專利、商標、版權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，判斷對方有多少知識產(chǎn)權(quán)可能對我方不利；第五，收集和分析對方近年來相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)訴訟的情況，以判斷對方在知識產(chǎn)權(quán)訴訟方面的經(jīng)驗和對知識產(chǎn)權(quán)的態(tài)度；3.1雙方實力的摸底第八頁，共三十八頁。第六，對方經(jīng)濟實力和對方企業(yè)相關(guān)人員背景情況進行摸底；第七，最終確定我方使用何種知識產(chǎn)權(quán)來起訴。3.1雙方實力的摸底第九頁，共三十八頁。第一，有競爭關(guān)系的市場主體之間我強敵弱、實力懸殊：畢其功于一役，消滅競爭對手或者收取專利許可費用；可計量油瓶案我強敵弱，但實力相差不太懸殊：連續(xù)不斷的打擊，以消耗和長期壓制競爭對手；吹灰器案敵強我弱，實力懸殊：傾盡全力，以實現(xiàn)談判和解和交叉許可；正泰VS.施奈德案敵我實力相當：循序漸進，以和解、與競爭對手建立專利聯(lián)盟或者以在一段時間內(nèi)獲得競爭優(yōu)勢為目的；索尼VS.三星，2004年簽訂協(xié)議，共享雙方94%的專利。3.2訴訟目標的制定第十頁，共三十八頁。第二，

沒有競爭關(guān)系的非市場主體之間以索賠或者獲得專利許可費為目的：A專利海盜模式：一家典型的專利海盜公司——圣克萊爾知識產(chǎn)權(quán)顧問公司B邱則有模式：有專利權(quán)的2144件，正在申請中的2701件專利第三

訴訟觀念的改變被動訴訟向主動訴訟改變，主動訴訟向預(yù)先反應(yīng)階段轉(zhuǎn)變。3.2訴訟目標的制定第十一頁，共三十八頁。1對于敵弱我強、實力懸殊的情況，要盡快提起訴訟，將對方扼殺在搖籃之中；可計量油瓶案2實力相當?shù)模谖曳綄嶋H市場份額小于我方用專利圈占的份額時，需要用專利訴訟這種手段來進行市場的再分配；中興VS.愛立信3敵強我弱、實力懸殊的，我方可以被動的采取訴訟作為應(yīng)對的手段；正泰訴施奈德4業(yè)務(wù)簽訂關(guān)鍵期，要及時提起訴訟。3.3訴訟時機的選擇第十二頁，共三十八頁。1排山倒海式：多個專利權(quán)組成專利包，一起起訴；邱則有的狼群戰(zhàn)術(shù)2壓倒駱駝式：逐漸加碼，直到對方支撐不??；3遍地開花式：多個法院一起起訴；4先禮后兵式。先發(fā)律師函，然后起訴，在訴訟過程中同時進行談判。3.4訴訟進攻方式的選擇第十三頁，共三十八頁。1生產(chǎn)者、銷售者、許諾銷售者、進口者、使用者以及提供倉儲、運輸?shù)确?wù)的共同侵權(quán)者，都可以作為打擊對象；2在生產(chǎn)者實力比較雄厚的時候，可以考慮先打擊經(jīng)銷商，得到一個有利生效判決；3在沒有絕對把握的情況下，不要在一個案子中同時打擊太多的對手；日本電通公司起訴支付寶和財付通案，輝瑞公司偉哥專利無效案。3.5被告的選擇第十四頁，共三十八頁。1被告所在地、侵權(quán)行為發(fā)生地和侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地法院均有管轄權(quán)；發(fā)明或者新型產(chǎn)品專利的侵權(quán)行為發(fā)生地包括：制造地、使用地、銷售地、進口地、許諾銷售地；發(fā)明或者新型產(chǎn)品方法的侵權(quán)行為發(fā)生地包括：方法使用地，由方法直接獲得的產(chǎn)品的使用地、銷售地、進口地、許諾銷售地；外觀設(shè)計的侵權(quán)行為發(fā)生地：制造地、銷售地、進口地、許諾銷售地。3.6訴訟管轄地的選擇第十五頁，共三十八頁。2以銷售行為發(fā)生地選擇對方勢力范圍之外的地方進行訴訟，銷售行為地一般是指合同履行地；3如果沒有合適的訴訟管轄地，通過購買等方式制造出一個有利于我方的訴訟管轄地。案例：A公司和B公司均在新疆，都生產(chǎn)一種棉花播種設(shè)備，B公司的產(chǎn)品涉嫌侵犯A公司專利，B公司實力雄厚，A公司在新疆無法抵擋。通過在北京的一家經(jīng)銷商主動購買B公司的產(chǎn)品，從而在北京有了銷售地，訴訟管轄地變更到了北京。3.6訴訟管轄地的選擇第十六頁，共三十八頁。1使用或者銷售，但是有合法來源且不知道是侵權(quán)產(chǎn)品的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。2應(yīng)對措施

第一，先做工商查處，然后再收集證據(jù)，提起訴訟；第二，提前發(fā)律師函，一段時間之后起訴；第三，在專業(yè)媒體或者行業(yè)期刊上發(fā)表聲明。3.7合法來源抗辯的破解第十七頁，共三十八頁。1起訴時打包多件專利起訴；2將一些專利選擇性的共享給共同的大型客戶：A公司和B公司均是生產(chǎn)醫(yī)藥設(shè)備的生產(chǎn)商，A公司的專利與一家大型藥廠共享，在A公司起訴B公司專利侵權(quán)后，如果B公司無效該專利，無論成功與否，均會得罪該藥廠，從而使得A公司在市場競爭中獲勝。注意：約定客戶無權(quán)實施。3.8無效抗辯的破解第十八頁，共三十八頁。1專利與著作權(quán)組合使用；計算機軟件、產(chǎn)品說明書圖片和文字、網(wǎng)站圖片等；2專利與侵權(quán)商業(yè)秘密組合使用；對方挖我方技術(shù)骨干、然后申請專利的情況，我方要提前做好商業(yè)秘密的保密制度3專利與商標權(quán)組合使用；4專利與反不正競爭組合使用。3.9與其它權(quán)利組合使用第十九頁，共三十八頁。建立專利侵權(quán)風(fēng)險預(yù)警和反應(yīng)機制不侵權(quán)抗辯無效抗辯以訴求和策略先用權(quán)抗辯合法來源抗辯確認不侵權(quán)策略4、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險控制和抗辯手段第二十頁，共三十八頁。1確定專利戰(zhàn)略，長期監(jiān)控相關(guān)領(lǐng)域、相關(guān)競爭對手的專利申請和授權(quán)情況，進行所屬產(chǎn)業(yè)專利布局的分析，并對過去發(fā)生的本領(lǐng)域內(nèi)的專利侵權(quán)訴訟的當事人、訴訟請求、案由等進行分析，以建立專利侵權(quán)風(fēng)險預(yù)警；2預(yù)先設(shè)定好被控專利侵權(quán)的應(yīng)急反應(yīng)機制，包括無效對方專利、不侵權(quán)抗辯、起訴對方專利侵權(quán)以及購買或者獲得相關(guān)專利許可之后，起訴對方侵權(quán)等。3以后企業(yè)之間的競爭重點必將更加向?qū)＠偁庌D(zhuǎn)移。4.1建立專利侵權(quán)風(fēng)險預(yù)警和反應(yīng)機制第二十一頁，共三十八頁。1復(fù)制和分析專利申請檔案，分析對方專利權(quán)利要求保護范圍；2對自己產(chǎn)品進行技術(shù)分析，找出與專利權(quán)利要求的相同技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征；3運用等同原則和禁止反悔原則判斷區(qū)別技術(shù)特征不等同；4得出不侵權(quán)的結(jié)論。由于專利申請文件撰寫、翻譯和審查意見答復(fù)等原因，專利權(quán)保護范圍與專利權(quán)人想實際保護的范圍有時候并不一致，給不侵權(quán)抗辯留下了余地。4.2不侵權(quán)抗辯第二十二頁，共三十八頁。1提出專利無效抗辯的好處：實用新型和外觀設(shè)計可以中止訴訟程序；發(fā)明、實用新型可以在無效中制造禁止反悔的適用機會；2可以提出涉訴專利的無效宣告，也可以一并對非涉訴專利提出專利無效。4.3無效抗辯第二十三頁，共三十八頁。談判需要籌碼，在敵強我弱的情況下，以戰(zhàn)求和是一種最佳選擇；案例：正泰訴施奈德4.4以訴求和抗辯第二十四頁，共三十八頁。是否構(gòu)成合法來源抗辯的幾個方面：1對于收到過警告信函的，審查供貨方的同一型號產(chǎn)品是否已被司法或行政機關(guān)認定為侵權(quán)產(chǎn)品，權(quán)利人在警告時是否提供了有效的證明文件；2是否因銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品而被司法、行政機關(guān)處理過；3是否明顯仿制專利產(chǎn)品；4與正規(guī)產(chǎn)品相比，價格是否明顯偏低。認定所依據(jù)的證據(jù)：關(guān)鍵是各種證據(jù)之間的統(tǒng)一性，銷售合同、增值稅專用發(fā)票、銷貨單、入庫單等證據(jù)與被控侵權(quán)產(chǎn)品之間的關(guān)聯(lián)性，同時多舉一些交易習(xí)慣方面的證據(jù)。4.5合法來源抗辯第二十五頁，共三十八頁。如果原告和被告之間有技術(shù)淵源之間的歷史原因，那么被告就可以考慮使用先用權(quán)抗辯；構(gòu)成先用權(quán)抗辯的條件：時間限制；合法來源；已經(jīng)實施：準備好主要工藝文件包括圖紙或者實施專利所需的主要設(shè)備和原材料；原有范圍：設(shè)計能力4.6先用權(quán)抗辯第二十六頁，共三十八頁。確認不侵權(quán)是反客為主的一種方式：條件：收到侵權(quán)警告，書面催告權(quán)利人行使權(quán)利，權(quán)利人在收到后一個月內(nèi)或者發(fā)出之日起二個月內(nèi)不撤回警告也不起訴的，可以提起確認不侵權(quán)之訴。好處：第一，訴訟管轄地一般是在原告本地；第二，可以迅速做出一個判例。4.7確認不侵權(quán)策略第二十七頁，共三十八頁。二.知識產(chǎn)權(quán)訴訟之戰(zhàn)術(shù)篇1.案情概況2.原告訴訟前的準備工作3.訴訟進程第二十八頁，共三十八頁。A玻璃制品公司：經(jīng)營高檔玻璃制品，擁有大量的專利。其中有一款產(chǎn)品，可計量油瓶，并擁有外觀設(shè)計專利。專利視圖如下：

1案情概述后視圖立體圖右視圖主視圖第二十九頁，共三十八頁。A公司的銷售人員發(fā)現(xiàn)，B公司生產(chǎn)的一種可計量油瓶大量出現(xiàn)在市場上，包括實體商店和淘寶網(wǎng)等網(wǎng)上商城。圖片如下：第三十頁，共三十八頁。2.1是否落入專利權(quán)保護范圍？區(qū)別點：1、涉案產(chǎn)品瓶嘴部分有刻度；2、擠壓部分形狀不一樣；3、瓶體各部分比例不一致；4、涉案產(chǎn)品能看到中央的油管。2訴訟前的準備工作第三十一頁，共三十八頁。2.2雙方實力的摸底A公司與涉案產(chǎn)品相關(guān)的專利有幾個。每年銷售額在1億左右。B公司：位于浙江某縣，有一個在后的外觀設(shè)計專利，沒有其他專利，擁有自己的商標。經(jīng)濟規(guī)模大概在百萬數(shù)量級。分析：雙方經(jīng)濟實力相差較大，我方專利的數(shù)量和質(zhì)量占絕對優(yōu)勢，對方無法對我方形成有力的還擊。2訴訟前的準備工作第三十二頁，共三十八頁。2.3訴訟目標的確定第一，迅速停止對方的專利侵權(quán)行為；第二，迫使B公司停止生產(chǎn)和銷售該種產(chǎn)品；第三，追索經(jīng)濟損失，在經(jīng)濟上打擊B公司。2.4訴訟時機的選擇鑒于敵弱我強的實際狀態(tài)，可以迅速起訴。2訴訟前的準備工作第三十三頁，共三十八頁。2.5被告的選擇是否起訴淘寶網(wǎng)？針對淘寶網(wǎng)等電商，發(fā)送律師函，警告潛在侵權(quán)行為。2.6管轄法院的選擇選擇在北京法院管轄如何將管轄權(quán)移到北京？2訴訟前的準備工作第三十四頁，共三十八頁。2.7賠償額的確定專利實施許可合同證據(jù)的使用。2.8相關(guān)證據(jù)的準備2.9被告可能采用的抗辯手段分析擁有專利的抗辯無效抗辯先用權(quán)抗辯現(xiàn)有技術(shù)抗辯2訴訟前的準備工作第三十五頁，共三十八頁。3.1被告的抗辯擁有自己專利的抗辯；賠償額過高。3.2結(jié)果和解，承諾不再生產(chǎn)和銷售，銷毀模具，賠償16萬。3訴訟進程第三十六頁，共三十八頁。手機郵：radar.lei@聯(lián)系方式謝謝!第三十七頁，共三十八頁。內(nèi)容總結(jié)北京市惠誠律師事務(wù)所雷志剛。訴訟策略與市場營銷策略密切相關(guān)。敵我實力相當：循序漸進，以和解、與競爭對手建立專