專(zhuān)利代理師資格考試科目三-專(zhuān)利代理實(shí)務(wù)綜合模板及注意事項(xiàng)總結(jié)

專(zhuān)利代理實(shí)務(wù)綜合模板及注意事項(xiàng)總結(jié)

（-）咨詢(xún)信函回復(fù)（主要是客戶(hù)咨詢(xún)信函）

【要點(diǎn)解析】略

【答題模板】［模板1］分析客戶(hù)提供的無(wú)效理由：

尊敬的A公司：

很高興接受貴方委托辦理有關(guān)實(shí)用新型專(zhuān)利/發(fā)明專(zhuān)利：

“XXX”（專(zhuān)利號(hào)：XXX）的無(wú)效宣告請(qǐng)求事宜，經(jīng)仔細(xì)閱讀涉案專(zhuān)

利的授權(quán)公告文本、技術(shù)人員撰寫(xiě)的無(wú)效宣告請(qǐng)求書(shū)以及貴方提

供的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件，我公司認(rèn)為貴公司技術(shù)人員所撰寫(xiě)的無(wú)

效宣告請(qǐng)求書(shū)仍然存在一些不符合《專(zhuān)利法》和《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)

則》的問(wèn)題，現(xiàn)逐一進(jìn)行指出：

1、關(guān)于證據(jù)的使用。

［舉例］對(duì)比文件1和對(duì)比文件2的公開(kāi)日均早于涉案專(zhuān)利的

申請(qǐng)日，故構(gòu)成了涉案專(zhuān)利的現(xiàn)有技術(shù)，可用于評(píng)價(jià)新穎性和創(chuàng)

造性。對(duì)比文件3屬于在涉案專(zhuān)利的申請(qǐng)日之前提出的，并于涉

案專(zhuān)利的申請(qǐng)日之后（或當(dāng)天）公開(kāi)的專(zhuān)利文件，從時(shí)間上可用

于評(píng)價(jià)權(quán)利要求的新穎性，但對(duì)比文件3公開(kāi)了XXX,沒(méi)有公開(kāi)

權(quán)利要求1中的技術(shù)特征XXX,因此對(duì)比文件3不能破壞權(quán)利要

求1的新穎性，不能構(gòu)成涉案專(zhuān)利的抵觸申請(qǐng)，建議放棄使用對(duì)

比文件3。

2、權(quán)利要求1不具備新穎性的理由不成立（或成立）。

3、權(quán)利要求2不具備創(chuàng)造性的理由不成立（或成立）。

4、權(quán)利要求3和權(quán)利要求4之間缺乏單一性的理由不成立

（或成立）。

5、權(quán)利要求5缺少必要技術(shù)特征的理由不成立（或成立）。

6、權(quán)利要求6得不到說(shuō)明書(shū)支持的理由不成立（或成立）。

7、權(quán)利要求7的保護(hù)范圍不清楚的理由不成立（或成立）。

綜上所述，目前貴公司撰寫(xiě)的無(wú)效宣告請(qǐng)求書(shū)仍然存在較多

問(wèn)題，我方專(zhuān)利代理師將會(huì)與貴方積極溝通，在充分理解涉案專(zhuān)

利內(nèi)容的基礎(chǔ)上，結(jié)合對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的檢索、分析和對(duì)比，重新撰

寫(xiě)無(wú)效宣告請(qǐng)求書(shū)。

以上為咨詢(xún)意見(jiàn)，供參考。

XX專(zhuān)利代理公司XXX

XX年XX月XX日

［模板2］分析客戶(hù)撰寫(xiě)的權(quán)利要求:

尊敬的A公司:

很高興接受貴方委托辦理有關(guān)實(shí)用新型/發(fā)明：“XXX”的專(zhuān)

利申請(qǐng)案，經(jīng)仔細(xì)閱讀涉案專(zhuān)利申請(qǐng)的技術(shù)交底材料、技術(shù)人員

撰寫(xiě)的權(quán)利要求書(shū)以及貴方提供的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件，我公司認(rèn)

為貴公司技術(shù)人員所撰寫(xiě)的權(quán)利要求書(shū)仍然存在一些不符合《專(zhuān)

利法》和《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》的問(wèn)題，將會(huì)影響涉案專(zhuān)利申請(qǐng)的

后期授權(quán)，現(xiàn)逐一進(jìn)行指出：

1、權(quán)利要求1不具備新穎性，不符合《專(zhuān)利法》第22條第

2款的規(guī)定。

2、權(quán)利要求2不具備創(chuàng)造性，不符合《專(zhuān)利法》第22條第

3款的規(guī)定。

3、權(quán)利要求3和權(quán)利要求4之間缺乏單一性，不符合《專(zhuān)

利法》第31條的規(guī)定。

4、權(quán)利要求5缺少必要技術(shù)特征，不符合《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)

則》第20條第2款的規(guī)定。

5、權(quán)利要求6得不到說(shuō)明書(shū)支持，不符合《專(zhuān)利法》第26

條第4款的規(guī)定。

3

6、權(quán)利要求7的保護(hù)范圍不清楚，不符合《專(zhuān)利法》第26

條第4款的規(guī)定。

綜上所述，目前貴公司撰寫(xiě)的權(quán)利要求書(shū)仍然存在較多問(wèn)

題，我方專(zhuān)利代理師將會(huì)與貴方積極溝通，在充分理解發(fā)明內(nèi)容

的基礎(chǔ)上，結(jié)合對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的檢索、分析和對(duì)比，重新撰寫(xiě)權(quán)利

要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)。

以上為咨詢(xún)意見(jiàn)，供參考。

XX專(zhuān)利代理公司XXX

XX年XX月XX日

（二）審查意見(jiàn)答復(fù)（主要是發(fā)明專(zhuān)利實(shí)質(zhì)審查）

【要點(diǎn)解析】★1、意見(jiàn)陳述書(shū)的表述方式一一開(kāi)場(chǎng)白：對(duì)象。

2、針對(duì)具體事實(shí)（理由）一闡述理由：-證據(jù)編號(hào)；法條引用要準(zhǔn)

確；證據(jù)（理由）要精確。3、結(jié)尾-與開(kāi)場(chǎng)白呼應(yīng)°注：針對(duì)性、

前瞻性。

★意見(jiàn)陳述書(shū)常見(jiàn)反駁理由：1、認(rèn)定無(wú)新穎性時(shí)，未披露

全部技術(shù)特征；2、認(rèn)定無(wú)創(chuàng)造性時(shí)，無(wú)啟示（作用不同）；3、用

E文獻(xiàn)評(píng)價(jià)創(chuàng)造性；4、認(rèn)定為等效手段（簡(jiǎn)單拼湊）理由不充分；

5、以未產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果認(rèn)定無(wú)創(chuàng)造性；6、A26.3和A33；

7、A20.2o

4

【答題模板】［模板1］答復(fù)審查意見(jiàn)陳述書(shū)：

尊敬的審查員，您好：

本次意見(jiàn)陳述是針對(duì)審查員XX年XX月XX日發(fā)出的第Y次

審查意見(jiàn)通知書(shū)作出的答復(fù)，并隨此意見(jiàn)陳述書(shū)附上修改的權(quán)利

要求書(shū)。

申請(qǐng)人仔細(xì)研究了審查員對(duì)本案的審查意見(jiàn)，針對(duì)該審查意

見(jiàn)中所指出的問(wèn)題，申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件作出了修改并陳述意見(jiàn)如

下：

一、文件分析

本申請(qǐng)文件：類(lèi)型(發(fā)明/實(shí)用新型)，申請(qǐng)日，公開(kāi)日，

哪國(guó)申請(qǐng)。

對(duì)比文件1(D1)：……

是現(xiàn)有技術(shù)，可用于評(píng)價(jià)本申請(qǐng)的新穎性和創(chuàng)造性。

對(duì)比文件2(D2)：……

是申請(qǐng)?jiān)谙?、公開(kāi)在后的中國(guó)專(zhuān)利文件，可用于評(píng)價(jià)本申請(qǐng)

的新穎性。

二、修改說(shuō)明

1、刪除……

2、合并……

3、修改了權(quán)利要求X,增加了特征XXX,該特征在說(shuō)明書(shū)X

頁(yè)X行有相應(yīng)的描述…

5

修改后的權(quán)利要求書(shū)如下:

1、

2、

3、

以上修改未超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，并且是

針對(duì)審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的問(wèn)題作出的，符合《專(zhuān)利法》第

33條及《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》第51條第3款的規(guī)定。

三、意見(jiàn)陳述

1、

2、

3、

綜上所述，申請(qǐng)人認(rèn)為，修改后的權(quán)利要求已經(jīng)克服了第X

次審查意見(jiàn)通知書(shū)中關(guān)于新穎性、創(chuàng)造性問(wèn)題，并克服了審查意

見(jiàn)通知書(shū)中指出的其他形式缺陷，符合《專(zhuān)利法》、《專(zhuān)利法實(shí)

施細(xì)則》及《專(zhuān)利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，請(qǐng)求審查員在修改文

本的基礎(chǔ)上授予本發(fā)明/實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)。如果審查員仍然認(rèn)為

本申請(qǐng)存在其他缺陷，請(qǐng)同本案專(zhuān)利代理師XX聯(lián)系。

XX專(zhuān)利代理公司XXX

XX年XX月XX日

6

（三）無(wú)效宣告請(qǐng)求與答復(fù)

【要點(diǎn)解析】★工作主要內(nèi)容：（1）無(wú)效宣告請(qǐng)求書(shū)的撰寫(xiě)；

⑵意見(jiàn)陳述書(shū)的撰寫(xiě)；（3）權(quán)利要求書(shū)的修改。

★無(wú)效宣告請(qǐng)求書(shū)的撰寫(xiě)：正確選擇無(wú)效的法律依據(jù)一一

R65；有針對(duì)性地進(jìn)行論述，突出重點(diǎn)、證據(jù)充分。撰寫(xiě)格式：1、

無(wú)效宣告請(qǐng)求書(shū)的表述方式一一開(kāi)場(chǎng)白：對(duì)象一理由一范圍。2、

針對(duì)具體事實(shí)（理由）一闡述理由：-證據(jù)編號(hào)；法條引用要準(zhǔn)確;

證據(jù)（理由）要精確。3、結(jié)尾-與開(kāi)場(chǎng)白呼應(yīng)。注：論點(diǎn)一論據(jù)一

論證。

★針對(duì)無(wú)效宣告請(qǐng)求書(shū)的意見(jiàn)陳述書(shū)：分析思路：1、對(duì)本

專(zhuān)利的理解（事實(shí)A59）-認(rèn)識(shí)自我。2、對(duì)無(wú)效請(qǐng)求書(shū)的分析（包括

證據(jù)是否超出1個(gè)月舉證期限、手續(xù)是否完備、屬現(xiàn)有技術(shù)還是

抵觸申請(qǐng)等及理由是否屬法定無(wú)效理由）一認(rèn)清對(duì)手，進(jìn)而確定

應(yīng)對(duì)策略：（1）全盤(pán)否定，全面陳述，不進(jìn)行修改。（2）部分

修改，陳述意見(jiàn)，以期部分維持。3、前景的分析（針對(duì)性和前瞻

性）一明確結(jié)果。撰寫(xiě)步驟：1、說(shuō)明答復(fù)對(duì)象以及專(zhuān)利權(quán)人的請(qǐng)

求；2、針對(duì)請(qǐng)求人提供的證據(jù)和無(wú)效理由逐一答復(fù)（修改、反駁）;

3、結(jié)論（無(wú)效理由不能成立）。

★意見(jiàn)陳述書(shū)常見(jiàn)反駁理由：1、認(rèn)定無(wú)新穎性時(shí)，未披露

全部技術(shù)特征；2、認(rèn)定無(wú)創(chuàng)造性時(shí)，無(wú)啟示（作用不同）；3、用

E文獻(xiàn)評(píng)價(jià)創(chuàng)造性；4、認(rèn)定為等效手段（簡(jiǎn)單拼湊）理由不充分；

7

5、以未產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果認(rèn)定無(wú)創(chuàng)造性；6、A26.3和A33；

7、A20.2o

【答題模板】［模板1］無(wú)效宣告請(qǐng)求書(shū)：

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審和無(wú)效審理部：

請(qǐng)求人請(qǐng)求宣告專(zhuān)利號(hào)為XXX,名稱(chēng)為“XXX”，申請(qǐng)日為……,

優(yōu)先權(quán)日為XX,授權(quán)公告日為XX的發(fā)明/實(shí)用新型專(zhuān)利全部無(wú)

效/權(quán)利要求X到X無(wú)效。

請(qǐng)求人根據(jù)專(zhuān)利法第45條和實(shí)施細(xì)則第65條的規(guī)定提出無(wú)

效宣告請(qǐng)求，認(rèn)為本專(zhuān)利的權(quán)利要求X到X不具備專(zhuān)利法第X條

X款的XX,….…,請(qǐng)求專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)宣告本發(fā)明/實(shí)用新型專(zhuān)

利權(quán)全部無(wú)效/部分無(wú)效。

一、證據(jù)分析

1、……

2、……

（寫(xiě)明專(zhuān)利名稱(chēng)、專(zhuān)利號(hào)、申請(qǐng)日、公布/公告日）

上述證據(jù)XX的公開(kāi)日早于本專(zhuān)利的申請(qǐng)日，故構(gòu)成本專(zhuān)利

的現(xiàn)有技術(shù)，可以用于評(píng)價(jià)本專(zhuān)利的新穎性和創(chuàng)造性。證據(jù)XX

是他人向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出的專(zhuān)利申請(qǐng)，其申請(qǐng)日在前，公開(kāi)

日在后，可以用于評(píng)價(jià)本專(zhuān)利的新穎性。

二、理由分析

8

1、請(qǐng)求人認(rèn)為權(quán)利要求1至6不具備新穎性，不符合《專(zhuān)

利法》第22條第2款的規(guī)定。具體如下：

（1）權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件X不具備新穎性

（2）權(quán)利要求2相對(duì)于對(duì)比文件X不具備新穎性

2、權(quán)利要求1至6不具備創(chuàng)造性，不符合《專(zhuān)利法》第22

條第3款的規(guī)定。具體如下：

（1）權(quán)利要求X相對(duì)于對(duì)比文件1與對(duì)比文件2的結(jié)合或?qū)?/p>

比文件1與對(duì)比文件3的結(jié)合而言不具備創(chuàng)造性……

（2）……

3、權(quán)利要求3缺少必要技術(shù)特征，不符合《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)

則》第20條第2款的規(guī)定，具體如下：

4、權(quán)利要求4得不到說(shuō)明書(shū)支持，不符合《專(zhuān)利法》第26

條第4款的規(guī)定，具體如下：

5、權(quán)利要求5的保護(hù)范圍不清楚，不符合《專(zhuān)利法》第26

條第4款的規(guī)定，具體如下：

綜上所述，涉案專(zhuān)利的權(quán)利要求1至6……，因此請(qǐng)求專(zhuān)利

復(fù)審委員會(huì)宣告該專(zhuān)利權(quán)全部/部分無(wú)效。

9

XX專(zhuān)利代理公司XXX

XX年XX月XX日

［模板2］答復(fù)無(wú)效宣告請(qǐng)求書(shū)（即針對(duì)無(wú)效宣告請(qǐng)求書(shū)的意

見(jiàn)陳述書(shū)）：

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審和無(wú)效審理部：

專(zhuān)利權(quán)人接到貴部轉(zhuǎn)來(lái)的XX公司XX年XX月XX日提交的關(guān)

于XX專(zhuān)利的《專(zhuān)利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求書(shū)》及所附的對(duì)比文件1和

2,隨后又收到請(qǐng)求人XX公司于XX年XX月XX日提交的補(bǔ)充意

見(jiàn)及對(duì)比文件3?，F(xiàn)陳述意見(jiàn)如下：

一、證據(jù)分析

1、請(qǐng)求人所提交的證據(jù)中哪些證據(jù)不能夠使用，如不是公

眾所能獲取的或公開(kāi)日期無(wú)相應(yīng)的證據(jù)支持。

2、是否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，能夠評(píng)價(jià)新穎性和創(chuàng)造性。

3、是否構(gòu)成抵觸申請(qǐng)，僅能評(píng)價(jià)新穎性，無(wú)法評(píng)價(jià)創(chuàng)造性。

4、如果證據(jù)中存在翻譯問(wèn)題不認(rèn)可的，也一并提出。

二、理由分析

1、權(quán)利要求2不具備創(chuàng)造性的理由不成立。

2、權(quán)利要求3和權(quán)利要求4之間缺乏單一性的理由不成立。

10

3、權(quán)利要求5缺少必要技術(shù)特征的理由不成立。

4、權(quán)利要求6得不到說(shuō)明書(shū)支持的理由不成立。

此外，專(zhuān)利權(quán)人認(rèn)為請(qǐng)求人所補(bǔ)充的材料超過(guò)了1個(gè)月的舉

證期限，請(qǐng)合議組不予考慮。

三、修改說(shuō)明

1、專(zhuān)利權(quán)人將權(quán)利要求2的特征“XXX”加入權(quán)利要求1

中。

2、

修改后的權(quán)利要求書(shū)如下:

1、

2、

3、

以上修改未超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，也沒(méi)有

擴(kuò)大原專(zhuān)利的保護(hù)范圍，符合《專(zhuān)利法》第33條及《專(zhuān)利法實(shí)

施細(xì)則》第69條的規(guī)定。

四、意見(jiàn)陳述

1、修改后的權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1具備新穎性……

11

2、

3、

綜上所述，專(zhuān)利權(quán)人認(rèn)為，修改后的權(quán)利要求已經(jīng)克服了請(qǐng)

求書(shū)中關(guān)于新穎性、創(chuàng)造性及XXX問(wèn)題，符合《專(zhuān)利法》、《專(zhuān)

利法實(shí)施細(xì)則》及《專(zhuān)利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，請(qǐng)求人提出的

無(wú)效理由不成立。因此請(qǐng)求專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)在修改文本的基礎(chǔ)

上，依法維持本專(zhuān)利權(quán)有效。

XX專(zhuān)利代理公司XXX

XX年XX月XX日

(四)專(zhuān)代考試注意事項(xiàng)

【要點(diǎn)解析】★1、權(quán)利要求撰寫(xiě)(A26.4,R20.2)o

2、三性判斷(A22)。

3、注意實(shí)審和無(wú)效階段修改文件的不同點(diǎn)-實(shí)審(原始公開(kāi)

文件)一A33；-無(wú)效(僅權(quán)利要求書(shū))一A33,R69o

4、實(shí)審：--R51：修改時(shí)機(jī)及修改內(nèi)容的總體要求；--R53：

駁回情形(考試重點(diǎn))：⑴A5,A25,A9；(2)A2,A20.1,A22,A26,

A31,R20.2；(3)A33,R43.1o

5、無(wú)效：-R65：無(wú)效宣告請(qǐng)求理由；-R69：無(wú)效階段修改

的規(guī)定。

12

6、總體得分。

★實(shí)務(wù)答題四要訣：

第一，歸納必要技術(shù)特征。

第二，功能上位化：指的是用很多種方法可以完成同一個(gè)功

能，那么就用功能性定語(yǔ)描述某個(gè)部件。類(lèi)似于“合并同類(lèi)項(xiàng)工

第一種，公式就是以〃功能詞+萬(wàn)用詞〃作為部件名稱(chēng)。比如

一件彈簧能起到壓縮復(fù)位的作用，那么就不寫(xiě)成彈簧，寫(xiě)成〃彈

性部件〃或者〃復(fù)位部件〃即可。還比如2008年的帶狀部件寫(xiě)成〃牽

拉部件〃，這就是明顯的把起到牽拉功能的帶狀部件用功能詞〃牽

拉〃加上萬(wàn)用詞〃部件〃，就形成了標(biāo)準(zhǔn)答案所需