實審復審以及無效序中的修改

1、實審程序中的修改5.2 修改根據專利法第三十三條的規(guī)定,申請人可以對其專利申請文件進行修改,但 是,對創(chuàng)造和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載 的范圍.國際申請的申請人根據專利合作條約規(guī)定所提交的修改文件, 同樣應當 符合專利法第三十三條的規(guī)定.根據專利法實施細那么第五十一條第一款的規(guī)定,創(chuàng)造專利申請人在提出實質 審查請求時以及在收到專利局發(fā)出的創(chuàng)造專利申請進入實質審查階段通知書之 日起的三個月內,可以對創(chuàng)造專利申請主動提出修改. 根據專利法實施細那么第五十一條第三款的規(guī)定, 申請人在收到專利局發(fā)出的審查 意見通知書后修改專利申請文件,應當針對通知書指出的缺陷進行修改.

2、 5.2.1修改的要求專利法第三十三條對修改的內容與范圍作出了規(guī)定.專利法實施細那么第五十 一條第一款對主動修改的時機作出了規(guī)定, 專利法實施細那么第五十一條第三款對 答復審查意見通知書時的修改方式作出了規(guī)定.5.2.1.1修改的內容與范圍在實質審查程序中,為了使申請符合專利法及其實施細那么的規(guī)定,對申請文 件的修改可能會進行屢次. 審查員對申請人提交的修改文件進行審查時, 要嚴格 掌握專利法第三十三條的規(guī)定. 不管申請人對申請文件的修改屬于主動修改還是 針對通知書指出的缺陷進行的修改, 都不得超出原說明書和權利要求書記載的范 圍.原說明書和權利要求書記載的范圍包括原說明書和權利要求書文字記載

3、的內 容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、 毫無 疑義地確定的內容.申請人在申請日提交的原說明書和權利要求書記載的范圍, 是審查上述修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的依據, 申請人向專利局提交的 申請文件的外文文本和優(yōu)先權文件的內容, 不能作為判斷申請文件的修改是否符 合專利法第三十三條規(guī)定的依據. 但進入國家階段的國際申請的原始提交的外文 文本除外,其法律效力參見本指南第三局部第二章第 3.3 節(jié). 如果修改的內容與范圍不符合專利法第三十三條的規(guī)定, 那么這樣的修改不能被允 許.5.2.1.2主動修改的時機 申請人僅在下述兩種情形下可對其創(chuàng)造專利申請文件進行主動

4、修改：(1) 在提出實質審查請求時；(2) 在收到專利局發(fā)出的創(chuàng)造專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月 內.在答復專利局發(fā)出的審查意見通知書時,不得再進行主動修改. 5.2.1.3答復審查意見通知書時的修改方式根據專利法實施細那么第五十一條第三款的規(guī)定,在答復審查意見通知書時, 對申請文件進行修改的,應當針對通知書指出的缺陷進行修改, 如果修改的方式 不符合專利法實施細那么第五十一條第三款的規(guī)定, 那么這樣的修改文本一般不予接 受.然而,對于雖然修改的方式不符合專利法實施細那么第五十一條第三款的規(guī) 定,但其內容與范圍滿足專利法第三十三條要求的修改, 只要經修改的文件消除 了原申請文件存

5、在的缺陷,并且具有被授權的前景,這種修改就可以被視為是針 對通知書指出的缺陷進行的修改 ,因而經此修改的申請文件可以接受.這樣處理 有利于節(jié)約審查程序.但是,當出現(xiàn)以下情況時,即使修改的內容沒有超出原說 明書和權利要求書記載的范圍,也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修 改,因而不予接受.(1) 主動刪除獨立權利要求中的技術特征,擴大了該權利要求請求保護的范圍.例如,申請人從獨立權利要求中主動刪除技術特征, 或者主動刪除一個相關 的技術術語,或者主動刪除限定具體應用范圍的技術特征, 即使該主動修改的內 容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍, 只要修改導致權利要求請求保護 的范圍擴大,那

6、么這種修改不予接受.(2) 主動改變獨立權利要求中的技術特征,導致擴大了請求保護的范圍.例如,申請人主動將原權利要求中的技術特征 “螺旋彈簧修改為“彈性部 件,盡管原說明書中記載了“彈性部件這一技術特征,但由于這種修改擴大了 請求保護的范圍,因而不予接受.又如,本章第 5.2.3.2節(jié)(1) 的例 1至例 4中,即使這四種改變后的內容在原 說明書中有記載,也不予接受,由于這樣的修改擴大了其請求保護的范圍(3) 主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作 為修改后權利要求的主題.例如,一件有關自行車新式把手的創(chuàng)造專利申請,申請人在說明書中不僅描述了新式把手,而且還描述了其

7、他部件,例如,自行車的車座等.經實質審查, 權利要求限定的新式把手不具備創(chuàng)造性.在這種情況下,申請人作出主動修改, 將權利要求限定為自行車車座.由于修改后的主題與原來要求保護的主題之間缺 乏單一性,這種修改不予接受.(4) 主動增加新的獨立權利要求,該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求 書中未出現(xiàn)過.(5) 主動增加新的附屬權利要求,該附屬權利要求限定的技術方案在原權利要求 書中未出現(xiàn)過.舉例：這次審查指南的修改明確了不得主動將未在原權利要求書中未出現(xiàn)的技術方案作為新 的附屬權利要求.首先要明確,是未在原權利要求書中而不是未在說明書(即不超出原權利要求書的記載)中,所以這和 33條(33條

8、是不超出記載的范圍,即不超出原權利要求書和 說明書的記載)沒有關系.給出一個例子原權利要求：1. 一種工具,其特征在于,具有特征A2.如權利要求1所述的工具,其特征在于,所述A長度為1-3cm,優(yōu)選1.5-2cm .雖然審查意見沒有指出, 但在答復審查意見的過程中,申請人發(fā)現(xiàn)權利要求 2保護范圍不能確定,進行修改現(xiàn)在修改為：1. 一種工具,其特征在于,具有特征A2. 如權利要求1所述的工具,其特征在于,所述A長度為1-3cm.3. 如權利要求2所述的工具,其特征在于,所述A長度為1.5-2cm.這種情況下增加的權利要求就是允許的如果申請人答復審查意見通知書時提交的修改文本不是針對通知書指出的

9、缺陷作出的,而是屬于上述不予接受的情況,那么審查員應當發(fā)出審查意見通知書, 說明不接受該修改文本的理由,要求申請人在指定期限內提交符合專利法實施細 那么第五一條第三款規(guī)定的修改文本.同時應當指出,到指定期限屆滿日為止, 申請人所提交的修改文本如果仍然不符合專利法實施細那么第五十一條第三款規(guī) 定或者出現(xiàn)其他不符合專利法實施細那么第五十一條第三款規(guī)定的內容,審查員將針對修改前的文本繼續(xù)審查,如作出授權或駁回決定.如果審查員對當前修改文本中符合要求的局部文本有新的審查意見,可以在 本次通知書中一并指出5.2.2允許的修改這里所說的 “允許的修改 ,主要指符合專利法第三十三條規(guī)定的修改. 5.2.2.

10、1對權利要求書的修改對權利要求書的修改主要包括：通過增加或變更獨立權利要求的技術特征, 或者通過變更獨立權利要求的主題類型或主題名稱以及其相應的技術特征, 來改 變該獨立權利要求請求保護的范圍； 增加或者刪除一項或多項權利要求； 修改獨 立權利要求, 使其相對于最接近的現(xiàn)有技術重新劃界； 修改附屬權利要求的引用 局部,改正其引用關系, 或者修改附屬權利要求的限定局部, 以清楚地限定該從 屬權利要求請求保護的范圍. 對于上述修改, 只要經修改后的權利要求的技術方 案已清楚地記載在原說明書和權利要求書中,就應該允許. 允許的對權利要求書的修改,包括下述各種情形：(1) 在獨立權利要求中增加技術特征

11、,對獨立權利要求作進一步的限定,以克服 原獨立權利要求無新奇性或創(chuàng)造性、 缺少解決技術問題的必要技術特征、 未以說 明書為依據或者未清楚地限定要求專利保護的范圍等缺陷. 只要增加了技術特征 的獨立權利要求所述的技術方案未超出原說明書和權利要求書記載的范圍, 這樣 的修改就應當被允許.(2) 變更獨立權利要求中的技術特征,以克服原獨立權利要求未以說明書為依據、 未清楚地限定要求專利保護的范圍或者無新奇性或創(chuàng)造性等缺陷. 只要變更了技 術特征的獨立權利要求所述的技術方案未超出原說明書和權利要求書記載的范 圍,這種修改就應當被允許.對于含有數(shù)值范圍技術特征的權利要求中數(shù)值范圍的修改,只有在修改后數(shù)

12、值范圍的兩個端值在原說明書和或權利要求書中已確實記載且修改后的數(shù)值 范圍在原數(shù)值范圍之內的前提下,才是允許的.例如,權利要求的技術方案中, 某溫度為20C90C,比照文件公開的技術內容與該技術方案的區(qū)別是其所公 開的相應的溫度范圍為 0C100C,該文件還公開了該范圍內的一個特定值 40C,因此,審查員在審查意見通知書中指出該權利要求無新奇性.如果創(chuàng)造專利申請的說明書或者權利要求書還記載了20r90C范圍內的特定值 40C、60C和80C,那么允許申請人將權利要求中該溫度范圍修改成60C80C或者60r 90r.(3) 變更獨立權利要求的類型、主題名稱及相應的技術特征,以克服原獨立權利 要求類

13、型錯誤或者缺乏新奇性或創(chuàng)造性等缺陷. 只要變更后的獨立權利要求所述 的技術方案未超出原說明書和權利要求書記載的范圍,就可允許這種修改.(4) 刪除一項或多項權利要求,以克服原第一獨立權利要求和并列的獨立權利要 求之間缺乏單一性, 或者兩項權利要求具有相同的保護范圍而使權利要求書不簡 要,或者權利要求未以說明書為依據等缺陷, 這樣的修改不會超出原權利要求書 和說明書記載的范圍,因此是允許的.(5) 將獨立權利要求相對于最接近的現(xiàn)有技術正確劃界.這樣的修改不會超出原 權利要求書和說明書記載的范圍,因此是允許的.(6) 修改附屬權利要求的引用局部,改正引用關系上的錯誤,使其準確地反映原 說明書中所記

14、載的實施方式或實施例. 這樣的修改不會超出原權利要求書和說明 書記載的范圍,因此是允許的.(7) 修改附屬權利要求的限定局部,清楚地限定該附屬權利要求的保護范圍,使 其準確地反映原說明書中所記載的實施方式或實施例, 這樣的修改不會超出原說 明書和權利要求書記載的范圍,因此是允許的.上面對權利要求書允許修改的幾種情況作了說明, 由于這些修改符合專利法 第三十三條的規(guī)定, 因而是允許的. 但經過上述修改后的權利要求書是否符合專 利法及其實施細那么的其他所有規(guī)定, 還有待審查員對其進行繼續(xù)審查. 對于答復 審查意見通知書時所作的修改, 審查員要判斷修改后的權利要求書是否已克服了 審查意見通知書所指出

15、的缺陷, 這樣的修改是否造成了新出現(xiàn)的其他缺陷； 對于 申請人所作出的主動修改, 審查員應當判斷該修改后的權利要求書是否存在不符 合專利法及其實施細那么規(guī)定的其他缺陷.5.2.2.2對說明書及其摘要的修改 對于說明書的修改,主要有兩種情況,一種是針對說明書中本身存在的不符 合專利法及其實施細那么規(guī)定的缺陷作出的修改, 另一種是根據修改后的權利要求 書作出的適應性修改, 上述兩種修改只要不超出原說明書和權利要求書記載的范 圍,那么都是允許的.5.2.3不允許的修改作為一個原那么,但凡對說明書 (及其附圖 ) 和權利要求書作出不符合專利法第 三十三條規(guī)定的修改,均是不允許的具體地說,如果申請的內容

16、通過增加、改變和或刪除其中的一局部,致使 所屬技術領域的技術人員看到的信息與原申請記載的信息不同, 而且又不能從原 申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定,那么,這種修改就是不允許的. 這里所說的申請內容,是指原說明書 (及其附圖 ) 和權利要求書記載的內容,不 包括任何優(yōu)先權文件的內容.5.2.3.1不允許的增加不能允許的增加內容的修改,包括下述幾種.(1) 將某些不能從原說明書 (包括附圖 ) 和或權利要求書中直接明確認定的技術 特征寫入權利要求和或說明書.(2) 為使公開的創(chuàng)造清楚或者使權利要求完整而補入不能從原說明書(包括附圖 )和或權利要求書中直接地、毫無疑義地確定的信息.(3) 增

17、加的內容是通過測量附圖得出的尺寸參數(shù)技術特征.(4) 引入原申請文件中未提及的附加組分,導致出現(xiàn)原申請沒有的特殊效果.(5) 補入了所屬技術領域的技術人員不能直接從原始申請中導出的有益效果.(6) 補入實驗數(shù)據以說明創(chuàng)造的有益效果,和或補入實施方式和實施例以說明 在權利要求請求保護的范圍內創(chuàng)造能夠實施.(7) 增補原說明書中未提及的附圖,一般是不允許的；如果增補背景技術的附圖, 或者將原附圖中的公知技術附圖更換為最接近現(xiàn)有技術的附圖,那么應當允許. 5.2.3.2不允許的改變不能允許的改變內容的修改,包括下述幾種.(1) 改變權利要求中的技術特征,超出了原權利要求書和說明書記載的范圍.【例 1

18、】原權利要求限定了一種在一邊開口的唱片套. 附圖中也只給出了一幅三邊膠接在 一起、一邊開口的套子視圖.如果申請人后來把權利要求修改成 “至少在一邊開 口的套子 ,而原說明書中又沒有任何地方提到過 “一個以上的邊可以開口 ,那 么,這種改變超出了原權利要求書和說明書記載的范圍.【例 2】原權利要求涉及制造橡膠的成分, 不能將其改成制造彈性材料的成分, 除非原說 明書已經清楚地指明.【例 3】 原權利要求請求保護一種自行車閘,后來申請人把權利要求修改成一種車輛的 閘,而從原權利要求書和說明書不能直接得到修改后的技術方案. 這種修改也超 出了原權利要求書和說明書記載的范圍.【例 4】用不能從原申請文

19、件中直接得出的 “功能性術語裝置的方式,來代替具有具體 結構特征的零件或者部件.這種修改超出了原權利要求書和說明書記載的范圍.(2) 由不明確的內容改成明確具體的內容而引入原申請文件中沒有的新的內容. 【例如】 一件有關合成高分子化合物的創(chuàng)造專利申請,原申請文件中只記載在 “較高的溫 度下進行聚合反響.當申請人看到審查員引證的一份比照文件中記載了在40C下進行同樣的聚合反響后,將原說明書中較高的溫度改成 高于40C的溫度.雖然高于40C的溫度的提法包括在較高的溫度范圍內,但是,所屬技 術領域的技術人員,并不能從原申請文件中理解到 較高的溫度是指高于40C 的溫度.因此,這種修改引入了新內容.(

20、3) 將原申請文件中的幾個別離的特征,改變成一種新的組合,而原申請文件沒 有明確提及這些別離的特征彼此間的關聯(lián).(4) 改變說明書中的某些特征,使得改變后反映的技術內容不同于原申請文件記 載的內容,超出了原說明書和權利要求書記載的范圍.【例 1】 一件有關多層層壓板的創(chuàng)造專利申請,其原申請文件中描述了幾種不同的層狀安 排的實施方式,其中一種結構是外層為聚乙烯.如果申請人修改說明書,將外層 的聚乙烯改變?yōu)榫郾?那么,這種修改是不允許的.由于修改后的層壓板完全 不同于原來記載的層壓板.【例 2】原申請文件中記載了“例如螺旋彈簧支持物 的的內容,說明書經修改后改變?yōu)椤皬?性支持物,導致將一個具體的

21、螺旋彈簧支持方式,擴大到一切可能的彈性支持 方式,使所反映的技術內容超出了原說明書和權利要求書記載的范圍.【例 3】原申請文件中限定溫度條件為 10C或者300C,后來說明書中修改為10C300C,如果根據原申請文件記載的內容不能直接地、毫無疑義地得到該溫度范 圍,那么該修改超出了原說明書和權利要求書記載的范圍.【例 4】原申請文件中限定組合物的某成分的含量為 5或者 4560,后來說明書 中修改為 560,如果根據原申請文件記載的內容不能直接地、毫無疑義 地得到該含量范圍,那么該修改超出了原說明書和權利要求書記載的范圍.5.2.3.3不允許的刪除不能允許刪除某些內容的修改,包括下述幾種.(1

22、 )從獨立權利要求中刪除在原申請中明確認定為創(chuàng)造的必要技術特征的那些技 術特征,即刪除在原說明書中始終作為創(chuàng)造的必要技術特征加以描述的那些技術 特征；或者從權利要求中刪除一個與說明書記載的技術方案有關的技術術語； 或 者從權利要求中刪除在說明書中明確認定的關于具體應用范圍的技術特征. 例如,將“有肋條的側壁改成“側壁.又例如,原權利要求是“用于泵的旋轉軸 密封,修改后的權利要求是 旋轉軸密封.上述修改都是不允許的,由于 在原說明書中找不到依據.(2) 從說明書中刪除某些內容而導致修改后的說明書超出了原說明書和權利要求 書記載的范圍.例如,一件有關多層層壓板的創(chuàng)造專利申請, 其說明書中描述了幾種

23、不同的層狀 安排的實施方式,其中一種結構是外層為聚乙烯.如果申請人修改說明書,將外 層的聚乙烯這一層去掉,那么,這種修改是不允許的.由于修改后的層壓板完全 不同于原來記載的層壓板.(3) 如果在原說明書和權利要求書中沒有記載某特征的原數(shù)值范圍的其他中間數(shù) 值,而鑒于比照文件公開的內容影響創(chuàng)造的新奇性和創(chuàng)造性, 或者鑒于當該特征 取原數(shù)值范圍的某局部時創(chuàng)造不可能實施,申請人采用具體 “放棄的方式,從 上述原數(shù)值范圍中排除該局部,使得要求保護的技術方案中的數(shù)值范圍從整體上 看來明顯不包括該局部,由于這樣的修改超出了原說明書和權利要求書記載的范 圍,因此除非申請人能夠根據申請原始記載的內容證實該特征

24、取被 “放棄的數(shù)值時,本創(chuàng)造不可能實施,或者該特征取經 “放棄 后的數(shù)值時,本創(chuàng)造具有新 穎性和創(chuàng)造性,否那么這樣的修改不能被允許.例如,要求保護的技術方案中某一 數(shù)值范圍為X 1 = 60010000,比照文件公開的技術內容與該技術方案的區(qū)別僅 在于其所述的數(shù)值范圍為X 2 = 2401500,由于X 1與X 2局部重疊,故該權 利要求無新奇性.申請人采用具體放棄的方式對X 1進行修改,排除X 1中與X 2相重疊的局部,即6001500,將要求保護的技術方案中該數(shù)值范圍修改 為X 1 > 1500至X 1 = 10000.如果申請人不能根據原始記載的內容和現(xiàn)有技術 證實本創(chuàng)造在X 1

25、> 1500至X 1 = 10000的數(shù)值范圍相對于比照文件公開的X 2 =2401500具有創(chuàng)造性,也不能證實X 1取6001500時,本創(chuàng)造不能實施, 那么這樣的修改不能被允許.5.2.4修改的具體形式5.2.4.1提交替換頁根據專利法實施細那么第五十二條的規(guī)定,說明書或者權利要求書的修改局部, 應當根據規(guī)定格式提交替換頁.替換頁的提交有兩種方式.(1) 提交重新打印的替換頁和修改對照表.這種方式適用于修改內容較多的說明書、權利要求書以及所有作了修改的附 圖.申請人在提交替換頁的同時,要提交一份修改前后的對照明細表.(2) 提交重新打印的替換頁和在原文復制件上作出修改的對照頁.這種方

26、式適用于修改內容較少的說明書和權利要求書. 申請人在提交重新打 印的替換頁的同時提交直接在原文復制件上修改的對照頁, 使審查員更容易發(fā)覺 修改的內容.5.2.4.2審查員依職權修改通常,對申請的修改必須由申請人以正式文件的形式提出. 對于申請文件中 個別文字、標記的修改或者增刪及對創(chuàng)造名稱或者摘要的明顯錯誤(參見本章第5.2.2.2節(jié)(11) 和第6.2.2節(jié)) 的修改,審查員可以依職權進行,并通知申請人. 此時,應當使用鋼筆、簽字筆或者圓珠筆作出清楚明顯的修改, 而不得使用鉛筆 進行修改.復審程序中的修改修改文本的審查在提出復審請求、答復復審通知書(包括復審請求口頭審理通知書)或者參加 口頭審理時,復審請求人可以對申請文件進行修改. 但是,所作修改應當符合專 利法第三十三條和專利法實施細那么第六十一條第一款的規(guī)定.根據專利法實施細那么第六十一條第一款的規(guī)定,復審請求人對申請文件的修 改應當僅限于消除駁回決定或者合議組指出的缺陷. 以下情形通常不符合上述規(guī) 疋：(1) 修改后的權利要求相對于駁回決定針對的權利要求擴大了保護范圍.(2) 將與駁回決疋針對的權利要求所限疋的技術方案缺乏單一性的技術方案作為修改后的權利要求.(3) 改變權利要求的類型或者增加權利要求.(4) 針對駁回決定指出的缺陷未涉及的權利要求