美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)規(guī)定

1、美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)規(guī)定2006-07-02 15:32:44國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)藥品專利保護(hù)問題一直是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。由于法規(guī)體系的不健全以及專利保 護(hù)意識(shí)淡薄，使得許多原本我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的成果都因此落得“為他人做嫁衣裳”的命 運(yùn)。這些教訓(xùn)告訴我們：要實(shí)現(xiàn)制藥大國(guó)向制藥強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，我們首先必須努力實(shí)現(xiàn)向藥品 知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。因此，作為行政主體的政府和市場(chǎng)主體的企業(yè)都必須增強(qiáng)專利保護(hù)意 識(shí)，而其中一個(gè)重要方面，就是要加強(qiáng)對(duì)專利保護(hù)制度的研究，尤其是國(guó)外先進(jìn)制度的研究， 以取長(zhǎng)補(bǔ)短。美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)規(guī)定是美國(guó)對(duì)其專利保護(hù)制度進(jìn)行創(chuàng)新的典型，對(duì)它進(jìn)行研 究具有一定的積極意義。1、美

2、國(guó)的臨時(shí)專利申請(qǐng)規(guī)定1.1什么是臨時(shí)專利申請(qǐng)規(guī)定臨時(shí)專利申請(qǐng)（provisional patent application,PPA）規(guī)定是美國(guó)專利商標(biāo)局于1995年 6月9日在美國(guó)國(guó)內(nèi)率先提出實(shí)施的，是美國(guó)在烏拉圭回合談判之后，根據(jù)談判協(xié)議修改其 專利法的產(chǎn)物。臨時(shí)專利申請(qǐng)規(guī)定主要涉及美國(guó)專利法的兩個(gè)條款，即第1ll條（b）款和 第119條（e）款。美國(guó)專利法第111條（b）款指出了與臨時(shí)專利申請(qǐng)相關(guān)的一些條件， 即建立申請(qǐng)日需要提供說明書和附圖;維持申請(qǐng)日需要在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)提交申請(qǐng)費(fèi)和發(fā) 明人姓名。第119條（e）款指出臨時(shí)專利申請(qǐng)（下文簡(jiǎn)稱“臨時(shí)專利”）為申請(qǐng)人確立了一 個(gè)優(yōu)先權(quán)，其保

3、護(hù)期限是1年，在此期限和保護(hù)范圍內(nèi)，只有該臨時(shí)專利的持有人可以提 出有關(guān)專利申請(qǐng)。但是，專利申請(qǐng)案以臨時(shí)申請(qǐng)的方式提出后，必須在1年內(nèi)正式向美國(guó) 專利商標(biāo)局提交轉(zhuǎn)換請(qǐng)求書，將臨時(shí)專利轉(zhuǎn)為正規(guī)申請(qǐng)，否則此“臨時(shí)專利”在1年后自動(dòng) 失效。正規(guī)申請(qǐng)的內(nèi)容應(yīng)包含臨時(shí)專利申請(qǐng)的內(nèi)容和經(jīng)改寫后的內(nèi)容。臨時(shí)專利申請(qǐng)規(guī)定所針對(duì)的對(duì)象主要是：已經(jīng)脫離基礎(chǔ)理論階段，具有應(yīng)用前景和潛在 商業(yè)價(jià)值，但還不能申請(qǐng)專利的成果。如果一項(xiàng)成果的應(yīng)用前景還不明朗，可以先申請(qǐng)臨時(shí) 專利，待進(jìn)一步研究后再申請(qǐng)正式專利。對(duì)于藥品而言，它可以有效地保護(hù)剛剛發(fā)現(xiàn)而尚未 完全證明有效的藥物分子或藥靶。1.2 “臨時(shí)專利”的實(shí)質(zhì)相當(dāng)于“國(guó)內(nèi)

4、優(yōu)先權(quán)”筆者認(rèn)為，臨時(shí)專利不是真正意義上的專利，臨時(shí)專利不能予以審查，也無法授予專利 權(quán)。實(shí)質(zhì)上，它僅僅是為申請(qǐng)人在將申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為正規(guī)申請(qǐng)之前保留一個(gè)優(yōu)先權(quán)日，相當(dāng)于國(guó) 內(nèi)優(yōu)先權(quán)，而這種較低成本的申請(qǐng)方式使得美國(guó)申請(qǐng)人與外國(guó)申請(qǐng)人享有烏拉圭回合談判的同等權(quán)利。2、美國(guó)“臨時(shí)專利申請(qǐng)”規(guī)定與中國(guó)的“本國(guó)優(yōu)先權(quán)”規(guī)定的比較臨時(shí)專利申請(qǐng)制度的本質(zhì)相當(dāng)于國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)。我國(guó)1992年修改后的專利法中第二 十九條第二款對(duì)“本國(guó)優(yōu)先權(quán)”作出了規(guī)定：申請(qǐng)人于1992年1月1日以后在中國(guó)第一次提 出發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)（包括藥品和用化學(xué)方法獲得的物質(zhì)的專利申請(qǐng)以及食品、飲 料和調(diào)味品的專利申請(qǐng)）之日起12個(gè)月內(nèi)

5、，又向?qū)＠志拖嗤黝}提出專利申請(qǐng)的，可以 享有優(yōu)先權(quán)。此后，我國(guó)于2002年修訂的專利法實(shí)施細(xì)則的第三十三條又對(duì)獲得本國(guó) 優(yōu)先權(quán)的條件作出了具體規(guī)定：沒有要求過外國(guó)優(yōu)先權(quán)或者本國(guó)優(yōu)先權(quán)，即說明本國(guó)優(yōu)先權(quán) 應(yīng)是首次使用而且只能適用一次；還未被專利局授予專利；不屬于按照規(guī)定提出的分案申請(qǐng) 的。由此可見，這兩種規(guī)定的相同之處，除了上述獲得本國(guó)優(yōu)先權(quán)的條件外，對(duì)有效期的規(guī) 定都是12個(gè)月，如果12個(gè)月內(nèi)沒有提出第二次申請(qǐng)，則“臨時(shí)申請(qǐng)”或“在先申請(qǐng)”自動(dòng)失效； 此外，本國(guó)優(yōu)先權(quán)的客體都被嚴(yán)格限制為發(fā)明和實(shí)用新型。2.1 “臨時(shí)專利”與“國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)”的積極意義2.1.1避免申請(qǐng)人在未獲得專利權(quán)的同時(shí)遭

6、遇技術(shù)秘密公開根據(jù)美國(guó)專利法的規(guī)定，約有10%的專利申請(qǐng)可以作為特例在專利授權(quán)前不予公開， 其他的在18個(gè)月之后公開；我國(guó)專利法規(guī)定，所有的專利申請(qǐng)自申請(qǐng)日起第18個(gè)月應(yīng)予 以公布。因此，通常情況下，如果專利申請(qǐng)人由于客觀條件的限制而對(duì)其發(fā)明創(chuàng)造的三性” 缺乏正確的估價(jià)，那么很有可能因不能通過實(shí)質(zhì)審查而無法獲得專利授權(quán)，但其技術(shù)秘密卻 已經(jīng)公開了。然而，如果申請(qǐng)人運(yùn)用國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)制度，預(yù)先進(jìn)行專利申請(qǐng)而取得申請(qǐng)日，然 后，如果申請(qǐng)人能在12個(gè)月內(nèi)通過進(jìn)一步研究完善技術(shù)，達(dá)到專利授予的要求，則申請(qǐng)人 可以要求優(yōu)先權(quán)，以避免在此期間別人的公開影響到自己發(fā)明創(chuàng)造的專利性；如果申請(qǐng)人在 12個(gè)月內(nèi)沒有達(dá)

7、到這些要求，還可以撤回在先申請(qǐng)，避免對(duì)其技術(shù)的公開。2.1.2有利于保護(hù)申請(qǐng)人的利益，鼓勵(lì)創(chuàng)新何時(shí)提出專利申請(qǐng)最有利一直是人們關(guān)注的問題。過早申請(qǐng)專利，可能會(huì)由于一些技術(shù) 問題尚未完全解決，難以通過專利的實(shí)質(zhì)審查；過晚申請(qǐng)專利又擔(dān)心他人占了先機(jī)。本國(guó)優(yōu) 先權(quán)規(guī)定較好地解決了這一矛盾。申請(qǐng)人可以在成果還不是完全成熟時(shí)先提出申請(qǐng)，達(dá)到盡 早保護(hù)自己的發(fā)明構(gòu)思與基本發(fā)明技術(shù)的目的，避免第三人在此期間搶注專利。在保留了一 個(gè)較早的申請(qǐng)日之后，發(fā)明者有1年的時(shí)間來完善技術(shù)成果，在此期間還可以籌集實(shí)施該 發(fā)明所需要的資金，必要時(shí)甚至還可以將成果市場(chǎng)化，以獲取經(jīng)濟(jì)效益。2.1.3有利于促進(jìn)發(fā)明人加決研究進(jìn)程

8、由于本國(guó)優(yōu)先權(quán)的期限是1年，這就在客觀上要求發(fā)明人必須在第一次申請(qǐng)之后的1 年內(nèi)完成對(duì)相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的完善工作。如果專利申請(qǐng)人既沒有在1年之內(nèi)完成相應(yīng) 工作，也沒有采取更改專利保護(hù)方法的措施，那么就很可能因?yàn)楦吖懒税l(fā)明創(chuàng)造的價(jià)值，或 者因他人在此期間對(duì)該項(xiàng)技術(shù)的公開行為而導(dǎo)致其無法獲得專利權(quán)。正是在這種制度的激勵(lì) 下，發(fā)明者在第一次提出專利申請(qǐng)后，趕在本國(guó)優(yōu)先權(quán)期限屆滿前完成技術(shù)完善的工作，從 而間接加速發(fā)明創(chuàng)造的進(jìn)程，推動(dòng)科技的發(fā)展。2.1.4有利于減輕申請(qǐng)人的負(fù)擔(dān)中美兩國(guó)專利法都規(guī)定專利的修改只能限定在原說明書記載的范圍內(nèi)，在申請(qǐng)之后所作 的改進(jìn)與完善，通常只能作為新的申請(qǐng)?zhí)岢?。但一?xiàng)

9、發(fā)明創(chuàng)造往往會(huì)形成兩項(xiàng)前后關(guān)聯(lián)的專 利，即后一專利是前一專利的改進(jìn)專利，而專利權(quán)人則要長(zhǎng)期就同一發(fā)明創(chuàng)造支付兩件專利 費(fèi)用。本國(guó)優(yōu)先權(quán)允許申請(qǐng)人在1年的期限內(nèi)將相同主題的發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行完善，只發(fā)生一 件專利費(fèi)用，而且還允許將若干個(gè)臨時(shí)專利合并為一件正規(guī)專利申請(qǐng)，這在減輕專利權(quán)人的 經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的同時(shí)，也調(diào)動(dòng)了其進(jìn)行創(chuàng)新的積極性。2.1.5有利于提高專利申請(qǐng)的質(zhì)量，加強(qiáng)專利保護(hù)一般來說，首次申請(qǐng)專利時(shí)，就技術(shù)本身而言，發(fā)明者對(duì)成果的認(rèn)識(shí)及其解決技術(shù)問題 的方案等都有一定的局限性，背景技術(shù)資料也收集得不夠全面；另一方面，為了趕時(shí)間，在 申請(qǐng)文件的撰寫和保護(hù)范圍及權(quán)利要求的確定上，可能會(huì)考慮不周。而通過要求國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)， 申請(qǐng)人與代理人能夠有較充足的時(shí)間對(duì)技術(shù)與