專利的使用應(yīng)該注意哪些問題

專利的使用應(yīng)該注意哪些問題專利的處置過程就是科學(xué)技術(shù)資本化的過程，其為科技與金融資本或其他資本相結(jié)合，加速高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化開辟了新的渠道。根據(jù)現(xiàn)有的實(shí)踐情況，專利處置方式主要包括專利實(shí)施許可、專利技術(shù)入股及專利技術(shù)的轉(zhuǎn)讓。下面我結(jié)合近幾年在專利處置的實(shí)際操作中總結(jié)的經(jīng)驗，對上述三種專利處置過程中應(yīng)該注意的問題，特別是相關(guān)合同訂立中一些必要內(nèi)容的明確和涉及的法律領(lǐng)域分別發(fā)表幾點(diǎn)我個人的觀點(diǎn)，希望對大家有所幫助。一、關(guān)于專利實(shí)施許可專利實(shí)施許可，是指專利權(quán)人或者授權(quán)的人作為轉(zhuǎn)讓方，許可受讓方在約定的范圍內(nèi)實(shí)施專利，受讓方支付約定使用費(fèi)的行為。它包括普通實(shí)施許可、排他實(shí)施許可和獨(dú)占實(shí)施許可三種基本形式。所以在專利實(shí)施許可合同中首先應(yīng)該注意的問題就是必須明確約定實(shí)施許可的形式，是普通、排他還是獨(dú)占。其次，在訂立專利實(shí)施許可合同時應(yīng)該明確約定專利實(shí)施許可的范圍，包括專利實(shí)施方式的限制;制造專利產(chǎn)品數(shù)量或使用專利方法次數(shù)的限制;實(shí)施期限和地域的限制。第三，明確專利權(quán)終止或被宣告無效的法律責(zé)任。根據(jù)我國法律規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)的有效期限是申請之日起20年，實(shí)用新型和外觀專利的有效期限是申請之日起10年。因此注意有效期限及明確約定相關(guān)的法律責(zé)任也是非常重要的問題。第四，審查專利實(shí)施許可合同的有效性。此處應(yīng)當(dāng)注意的是：是否被授予專利權(quán);轉(zhuǎn)讓方是否為合法的專利權(quán)人;是否有共有權(quán)人，是否取得共有權(quán)人的同意;專利權(quán)的繳費(fèi)問題。第五，注意約定轉(zhuǎn)讓方的一些特定義務(wù)。比如，提供實(shí)施專利技術(shù)的有關(guān)資料和必要的技術(shù)指導(dǎo);承擔(dān)對專利權(quán)的完整性的擔(dān)保義務(wù);承擔(dān)如實(shí)向受讓方說明訂立合同前專利實(shí)施的情況等。第六，特別注意約定“驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式”。專利實(shí)施許可合同履行過程中，當(dāng)事人常會因合同標(biāo)的——技術(shù)成果是否成熟、先進(jìn)、可靠、適用而發(fā)生糾紛。審理這類糾紛案件，往往會遇到對該技術(shù)成果的鑒定問題，而鑒定結(jié)論對案件的處理結(jié)果關(guān)系極大。因此，在合同中約定驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。當(dāng)事人為此發(fā)生糾紛，人民法院對該技術(shù)成果組織鑒定，實(shí)質(zhì)上就是對該合同的技術(shù)是否符合合同約定的一種驗收。不符合約定驗收標(biāo)準(zhǔn)的，就應(yīng)視為違反合同，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。第七，注意將專利實(shí)施許可合同備案。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第15條第2款的規(guī)定，專利權(quán)人與他人訂立的專利實(shí)施許可合同，應(yīng)當(dāng)自合同生效之日起3個月內(nèi)向國務(wù)院專利行政部門備案。因為按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)過備案的專利合同的受讓人有以下權(quán)利，第一，可以對專利侵權(quán)行為向人民法院提出訴前停止侵權(quán)行為的申請;第二，可以提起侵權(quán)訴訟;第三，可以請求地方各級專利管理部門處理專利侵權(quán)糾紛。第八，注意“不爭議條款”是無效條款?！安粻幾h條款”又稱“不得反控條款”，是指在專利實(shí)施許可合同中，規(guī)定被許可方不得對許可合同中所涉及專利權(quán)的合法性提出質(zhì)疑，即被許可方不得在合同有效期內(nèi)對合同中涉及的專利權(quán)直接或者間接地向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求。二、關(guān)于專利技術(shù)入股專利技術(shù)入股，是指以專利技術(shù)成果作為財產(chǎn)作價后，以出資入股的形式與其他形式的財產(chǎn)（如貨幣、實(shí)物、土地使用權(quán)等）相結(jié)合，按法定程序組建有限責(zé)任公司或股份有限公司的一種經(jīng)營行為。在運(yùn)用專利進(jìn)行出資中除了涉及專利本身的特殊性外更多的將涉及到《公司法》的領(lǐng)域。而就在2006年1月1日實(shí)施的新《公司法》對公司出資等諸多領(lǐng)域都進(jìn)行了大量的修改，所以結(jié)合兩者的法律規(guī)定，在專利技術(shù)入股的操作中需要注意如下幾方面的問題：第一，在實(shí)踐中以專利技術(shù)入股的形式，包括用專利權(quán)入股的、以專利實(shí)施權(quán)入股的，還有把專利申請權(quán)也視為專利技術(shù)作價入股。根據(jù)新《公司法》第27條的規(guī)定“股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資;但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。”我認(rèn)為此三項出資形式都是可行的，但實(shí)踐中對于用后兩種方式入股的，在一些問題的處理上還是存在一定的法律障礙的，比如將出資轉(zhuǎn)讓的問題等。所以首先應(yīng)該明確以專利技術(shù)入股的形式，當(dāng)然，為了減少將來不必要的糾紛，我們應(yīng)該首推以專利權(quán)入股。第二，注意以專利權(quán)入股需完成以下出資手續(xù)方可認(rèn)定出資無瑕疵，首先須對專利的價值進(jìn)行評估，然后專利權(quán)人依據(jù)設(shè)立公司的合同和章程到專利局辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)移于被投資的公司的登記和公告手續(xù)，工商登記機(jī)關(guān)憑專利權(quán)轉(zhuǎn)移的手續(xù)確定以專利技術(shù)入股的股東的完成股東投資義務(wù)的履行。第三，注意專利入股的必須是專利的合法權(quán)利人。并且在我國法律對能進(jìn)行股權(quán)投資的主體是有規(guī)定的，無論是國有企業(yè)，法人內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)還是個人進(jìn)行專利入股都是存在一定的限制。第四，在使用專利技術(shù)入股時，還必須注意技術(shù)資料的交接和權(quán)利的移交；專利入股方的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo);后續(xù)改進(jìn)成果的權(quán)屬和各方的違約責(zé)任。第五，對于專利入股需要特別注意專利技術(shù)的可靠性。不可否認(rèn)由于審批專利的審查員受專利局文獻(xiàn)存儲量的限制和可能有的工作疏忽等原因，把不具備專利條件的技術(shù)授予專利權(quán)的可能性是存在的，在加之對于實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計專利是不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的，所以法律規(guī)定任何單位和個人都可以提出宣告專利無效的申請。一旦被宣告無效就不具備財產(chǎn)權(quán)的屬性，就不能作為入股的技術(shù)。所以對專利進(jìn)行必要的審查檢索及在合同中約定無效后的處理辦法是非常必要的。第六，這是特別需要強(qiáng)調(diào)的問題，就是入股后涉及到的公司治理問題，我國原有的《公司法》規(guī)定無形資產(chǎn)的出資金額不能超過注冊資本的20%，但被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的，對無形資產(chǎn)的比例可提高到35%。所以過去以無形資產(chǎn)出資的不可能成為公司的大股東，至少不會成為絕對的控股股東，因此在公司治理中只能處于附屬地位。但新《公司法》規(guī)定“全體股東的貨幣出資金額不得對于有限責(zé)任公司注冊資本的30%”，也就是說知識產(chǎn)權(quán)的出資比例最高可達(dá)到70%，可成為絕對的控股股東。而且新《公司法》給予了公司更多更大的自主權(quán)，并全部體現(xiàn)于公司的章程之中，這樣公司的章程在今后就真正成為一個公司的“憲法”，而它對公司和股東的重要性也就不言而喻了。三、關(guān)于專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓專利權(quán)是國家依法授予發(fā)明人或者受讓人在一定期限內(nèi)對其發(fā)明創(chuàng)造享有的專有權(quán)。專利權(quán)人有權(quán)轉(zhuǎn)讓其專利權(quán)。通過專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同受讓了專利權(quán)的人，也是合法的專利權(quán)人，享有專利權(quán)人的一切權(quán)利。專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓除涉及我國《專利法》及相關(guān)系列法律法規(guī)的規(guī)定外，其主要涉及《合同法》等法律領(lǐng)域，其轉(zhuǎn)讓的過程可以說就是合同談判的過程。對于專利權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)該注意以下幾個方面。第一，注意權(quán)利人的問題，主要看轉(zhuǎn)讓人是否是專利的合法持有人，是否有共有人，是否存在職務(wù)發(fā)明的性質(zhì)，對國有企業(yè)的專利還注意有無審批意見。第二，注意受讓人的問題，特別是中國單位或者個人向外國人轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的，必須經(jīng)國務(wù)院有關(guān)主管部門批準(zhǔn)。第三，注意專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓按法律規(guī)定必須經(jīng)過專利局登記和公告后生效。第四，在專利轉(zhuǎn)讓合同中必須明確專利的名稱、性質(zhì)、內(nèi)容以及權(quán)屬狀況，并應(yīng)該特別注意專利權(quán)的保護(hù)年限。第五，在專利轉(zhuǎn)讓合同中必須明確專利在轉(zhuǎn)讓前的實(shí)施情況以及可能產(chǎn)生的后果。對于專利轉(zhuǎn)讓后轉(zhuǎn)讓方是否仍然可以繼續(xù)實(shí)施專利項下的技術(shù)也應(yīng)該有明確的約定。第六，注意約定后續(xù)改進(jìn)技術(shù)成果的權(quán)屬。第七，由于專利權(quán)可能被宣告無效的特殊性，注意在合同中應(yīng)當(dāng)明確約定無效后的法律后果及可能產(chǎn)生的違約責(zé)任。專利轉(zhuǎn)讓由于其可能被宣告無效的原因致使這種行為存在極大的商業(yè)風(fēng)險，在我們操作的現(xiàn)實(shí)案例中，由于無效后所引發(fā)的一系列糾紛也是比較多見的，如果事先約定不明的話，其處理起來也比較復(fù)雜。一些卓有眼見的企業(yè)家為避開這種風(fēng)險更注重尋找，安全可靠