歐盟商標反淡化規(guī)則

歐盟商標反淡化規(guī)則反淡化起源現(xiàn)代商標反淡化理論起源于歐洲,歐盟(歐共體)在統(tǒng)一和協(xié)調(diào)各成員國商標立法時,繼受了該理論。通過歐洲法院和歐共體商標審查機關(guān)數(shù)十年的摸索,逐步明確了商標反淡化條款的適用規(guī)則?！稓W共體商標條例》第9條規(guī)定共同體商標應(yīng)賦予商標所有人以下專用權(quán):商標所有人有權(quán)禁止任何第三方未經(jīng)許可在貿(mào)易過程中:……(c)將任何與共同體商標相同或近似的標志,使用在與共同體商標注冊的商品或服務(wù)不類似的商品或服務(wù)上,如果共同體商標在共同體內(nèi)享有聲譽,且該標志的使用將無正當理由地利用或損害該共同體商標的顯著特征或聲譽。歐盟反淡化立法之理論基礎(chǔ)歐洲商標反淡化歷史至少可以追溯到德國的“Odol”商標案,該案也奠定了現(xiàn)代商標反淡化的理論基調(diào)。“Odol”商標經(jīng)過原告德國漱口水(mouthwash)公司的長期使用,已經(jīng)具有非常高的知名度,被告是一家鋼鐵生產(chǎn)公司,它想在鋼鐵制品上注冊“Odol”商標,原告請求撤銷該注冊商標。odol德國法院觀點被告在鋼鐵制品上注冊“Odol”商標,其目的就在于利用該商標的促銷作用,讓公眾認為它與原告的漱口水具有同樣優(yōu)良的品質(zhì)。雖然兩者的產(chǎn)品不同,不會形成競爭,但如果其他經(jīng)營者都使用“Odol”商標,該商標的意義將減弱,相關(guān)市場的消費者對它的認可程度也會降低,它對消費者而言可能就不再是優(yōu)良產(chǎn)品。判決法院還認為：上述行為發(fā)生后，不管原告花費了多少時間和精力來確保其獨特性,“Odol”都會降格為普通漱口水。“原告通過使用一個具有吸引力的商標創(chuàng)造了公眾對其產(chǎn)品的需求,而該商標的促銷力只有經(jīng)過原告長年累月的行為才能獲得”,“如果該商標的顯著性被弱化,將損害原告與其他漱口水生產(chǎn)者的競爭力”。法院因此判定原告勝訴。歐洲法院(ECJ)觀點將商標使用在不同的商品上將損害在先商標的顯著性,即擅自將他人使用在類似或非類似的產(chǎn)品上將損害該商標的獨特性,并由此損害該商標的推銷力和商業(yè)上的吸引力。實務(wù)界觀點商標反淡化條款的根源：在于承認商標具有指示商品或服務(wù)來源的價值外,還具有“通過商標傳達產(chǎn)品形象”的作用。即所謂的“廣告功能”。因為商標是“向公眾傳達信息的媒介,這些信息通過使用而融合在商標之中,這使得商標就代表了信息本身。信息可以是產(chǎn)品的質(zhì)量,也可以是諸如豪華、生活方式、冒險、年輕等無形價值?！崩碚摻缈捶ǚ吹瘲l款的規(guī)定旨在防止利用馳名商標的聲譽而獲得不當?shù)美?保護馳名商標的顯著性不會因為弱化或丑化而受到侵蝕。商標反淡化與反混淆區(qū)別歐洲早期的判例認為,商標淡化的成立需以商標混淆為前提,直到1997年,實務(wù)界才明確商標淡化獨立于商標混淆。英國長期以來,都是以混淆或假冒之名,行淡化救濟之實。英國案例Kodak商標糾紛案中,被告將原告注冊在照相機上的馳名商標Kodak,使用在自行車這種根本不相關(guān)的商品上,最終法院以混淆和假冒為由判定被告構(gòu)成侵權(quán)。這種狀況在《英國1994年商標法》明確規(guī)定反淡化條款后,還延續(xù)了相當一段時間。Harrods案原告Harrods有限責(zé)任公司對一個稱之為“Harrods學(xué)?！钡乃搅W(xué)校提起訴訟,但上訴法院駁回了原告的訴訟請求。米爾特法官指出：除非對商譽的損害是作為混淆的充分證據(jù),否則將損害的觀念延伸到假冒侵權(quán)中是不可接受的。法院還認為:“原告堅持認為同時存在混淆和損害,但又認為這種損害是一種不依賴于混淆的損害,這種觀念無法被法院接受。Baywatch商標糾紛案法院從兩方面論證適用商標淡化條款(第10條第3款)需以存在混淆的可能性為前提:1.商標混淆條款(第10條第2款)僅僅適用于雙方當事人使用的商品是相同或者類似的情形,商標淡化條款僅適用于侵權(quán)商品與“注冊商標核準注冊的商品或服務(wù)不類似的”情形,對不類似的商品給予的保護反而比類似商品的保護力度更大,從邏輯上來說是完全不合理的。2.法院引用先例進一步論證,不可能存在沒有混淆而“利用了商標的顯著特征”或?qū)υ撋虡说穆曌u造成損害的情形。英國爭議英國法院提出的商標淡化需以商標混淆為前提的判決意見,受到了理論界和實務(wù)界的強烈批評；英國相關(guān)部門也采取了一些措施糾正該案判決意見。(Audi-Med案例)Audi-Med案例在該案中,一位助聽器和相關(guān)產(chǎn)品的制造者想注冊Audi-Med商標,德國奧迪(Audi)轎車制造商提起異議,雙方爭議焦點在于能否以商標淡化為由駁回商標注冊申請。判決主審法官認為Baywatch案判決思路錯誤。商標審查員認為,《英國1994年商標法》允許在不存在混淆的情形下以淡化為由對商標注冊提出異議；歐洲法院也先后多次重申混淆的可能性不是認定淡化的前提條件。判決后：Baywatch商標案的陰影已經(jīng)消除,商標淡化條款已取得獨立適用地位,不需以存在混淆的可能性為其適用的前提條件。歐盟商標反淡化類型《歐共體商標條例》反淡化條款規(guī)定認定：商標淡化的關(guān)鍵在于“該標志的使用將無正當理由地從該共同體商標的顯著性或聲譽中獲利或?qū)λ鼈冊斐蓳p害”對該規(guī)定進行分解可以得出三種類型:1.不正當?shù)乩迷谙壬虡耍?.不正當?shù)負p害在先商標的顯著特征；3.不正當?shù)負p害在先商標的聲譽。不正當?shù)乩迷谙壬虡?搭便車)判斷依據(jù)：1.須證明商標注冊申請或商標使用行為將不正當?shù)乩迷谙壬虡说穆曌u或顯著特征；2.須證明兩個商標具有足夠的相似以至于相關(guān)公眾將兩個商標進行聯(lián)系；3.須證明商標的價值或聲譽從商標權(quán)人一方轉(zhuǎn)移到對方一方。4.在后商標從在先商標處獲得的利益必須是重大的,而非微不足道對“聲譽”的理解(ECJ)(1)如果商標指定使用的產(chǎn)品或服務(wù)所涉及的相關(guān)公眾中,有相當比例的部分已經(jīng)知曉該商標,該商標就應(yīng)當享有聲譽。在后商標時即使被使用在不類似的商品上,假使造成公眾對兩個商標的關(guān)系產(chǎn)生聯(lián)系,并由此而導(dǎo)致在先商標遭受損害時,該商標才被認為具有足夠的知曉程度。對“聲譽”的理解(ECJ)(2)在評論一個商標是否享有聲譽時,不能僅僅以諸如知曉該商標的人數(shù)之類的數(shù)量為標準,而應(yīng)當以許多不同的標準來判斷：1.該商標所占有的市場份額；2.該商標使用的強度；3.地域范圍和持續(xù)時間；4.經(jīng)營者在推銷該品牌時所作的投資規(guī)模。對“聲譽”的理解(ECJ)(3)歐洲法院還指出：商標必須在成員國享有聲譽,并不需要在該成員國的所有區(qū)域都享有聲譽,只要在大部分地區(qū)享有聲譽就足夠。享有“聲譽”的商標與馳名商標的關(guān)系如何區(qū)別？(接下頁)觀點比較觀點1：聲譽商標應(yīng)當比馳名商標的要求高；觀點2：聲譽商標的要求與馳名商標不同,但兩者具有相關(guān)性:馳名商標針對的是知曉該商標的消費者數(shù)量,而聲譽商標則強調(diào)該商標的質(zhì)量,是否具有某種符號的屬性。觀點3：聲譽商標比馳名商標的要求低得多,前者只要“知曉”,而后者則需要廣為知曉。歐洲法院目前為止尚未就聲譽商譽與馳名商標的關(guān)系作出明確的解釋。被告的反駁？是否存在正當理由,舉證責(zé)任由被告承擔(dān)。只要原告證明商標申請注冊的行為或使用行為將不正當?shù)乩没驌p害該商標的聲譽或顯著特征,除了少數(shù)特別情形外,絕大多數(shù)情況下原告很難證明其行為具有合理性。被告假使主張：其行為屬于善意地選擇該商標時，不能成為注冊或使用的正當理由,因為被告缺乏詳細檢索的行為。“搭便車”的聯(lián)系為了證明申請注冊的商標不正當?shù)乩昧嗽谙壬虡?必須證明在先商標與申請注冊的商標指定使用的商品或服務(wù)之間存在某種特定的觀念聯(lián)系。如果在先商標或在后商標是描述性商標或暗示性商標,那么就不應(yīng)當假定這種聯(lián)系將價值或商譽從異議人處轉(zhuǎn)移到申請人處。暗示性商標暗示性商標是間接的描述或影射它所表明的商品或服務(wù)，雖有一定的描述性，但區(qū)別性是主要的。如中國國際航空公司抽象的鳳凰造型商標，就影射了飛翔、吉祥、美好的含義；飯店服務(wù)的“香格里拉”商標，就暗示了世外桃源的含義；電腦上使用的“聯(lián)想”商標，就暗示了電腦特有的功能。這類商標的所有人將原本與商品或服務(wù)不具聯(lián)系的寓意巧妙地賦予在商品或服務(wù)上，建立起很強的識別性和顯著性暗示性商標///cn/property/suzhou/shangrila/描述性商標描述性商標直接描述了商品的某一特性、傳遞著有關(guān)商品或服務(wù)的信息?？煞譃橐韵聨追N情形：(1)描述其標志的商品或服務(wù)的特點，如用于白酒的“五糧液”商標，直接表明釀造白酒使用了五種糧食的特點；(2)描述商品或服務(wù)的質(zhì)量、功能的特點，如用于護膚品、牙膏等日化產(chǎn)品的‘美加凈’’商標；(3)描述商品或服務(wù)的地理來源，如“茅臺”等酒類商標；(4)用人名命名的商標，如用于運動服裝的“李寧”以Audi-Med商標異議案為例奧迪公司對申請注冊在助聽器上的Audi-Med商標提出異議,認為它將不正當?shù)乩肁udi商標的顯著特征或聲譽,認為這種利用源于Audi與高科技之間的聯(lián)系。審查員認為由于兩個商標都使用普通文字而不是臆造詞匯,要證明存在“不正當?shù)乩谩笔欠浅＠щy的,因為這種情況下,與其說申請人利用了異議人商標的顯著特征,不如說申請人和異議人一樣都是利用處于公有領(lǐng)域的文字。損害在先商標顯著性特征損害他人在先商標的顯著特征,通常被稱之為弱化。在證明申請注冊的商標損害在先商標顯著特征時,需證明三方面內(nèi)容:第一,兩個商標相同或近似；第二,在先商標對有限種類的產(chǎn)品而言享有聲譽,以至于消費者聽到該商標就會自動想到該商標所指的就是特定的產(chǎn)品。(“勞斯萊斯”指豪華汽車)由于弱化而導(dǎo)致淡化,使得該商標不再與在先商標的所有人發(fā)生唯一的聯(lián)系。第三,也是最為關(guān)鍵的,是商標的注冊和使用對在先商標在享有聲譽之商品上的顯著特征造成損害。舉例歐盟商標審查員認為將勞斯萊斯使用在餐廳上,既無混淆的可能性也不存在丑化,不應(yīng)認定存在任何現(xiàn)實地或可證實的損害,如果將在餐廳上使用勞斯萊斯商標的行為認定為構(gòu)成對在先商標的淡化,那就意味著商譽商標所有人有權(quán)禁止所有在非類似商品上的使用行為。因為“任何將相同或近似商標使用在非類似商品或服務(wù)上的行為,在一定程度上都有淡化在先商標顯著性的趨勢”。然而“(《歐共體商標指令》第5條第3款)的目的顯然不是禁止所有與享有聲譽的商標相同或近似的商標注冊?！稓W共體商標指令》第5條第3款Thefollowing,interalia,maybeprohibitedunderparagraphs1and2:a.affixingthesigntothegoodsortothepackagingthereof;b.offeringthegoods,orputtingthemonthemarketorstockingthemforthesepurposesunderthatsign,orofferingorsupplyingservicesthereunder;c.importingorexportingthegoodsunderthesign;d.usingthesignonbusinesspapersandinadvertising.以Audi-Med商標異議案為例審查員認為僅僅一個商標可能“聯(lián)想”到另一個商標這種事實不足以證明損害另一商標或者進行不正當?shù)睦?。審查員也認為雖然勞斯萊斯糖果、去污劑等將最終削弱勞斯萊斯商標的顯著性,但這些都是一些大眾商品,大眾商品可能會導(dǎo)致馳名商標顯著性的淡化。本案中Audi-Med商標使用的是一個非常有限的市場,這使得馳名商標顯著性喪失的可能性不大。雖然奧迪轎車生產(chǎn)商主張Audi-Med助聽器利用其“高技術(shù)轎車”聲譽,但審查員認為沒有理由認為Audi-Med商標不正當?shù)乩昧藠W迪商標。據(jù)此,審查員駁回了對Audi-Med商標的異議小結(jié)由此可見,并不是所有損害在先商標顯著特征的行為,都構(gòu)成弱化,需要分析弱化的程度。應(yīng)根據(jù)個案情況平衡在先商標權(quán)人與在后商標使用人的利益。不正當?shù)負p害在先商標的商譽第一種限制為：同類低質(zhì)量商品的丑化損害在先商標的商譽要求證明在后商標的使用將對在先商標的聲譽造成損害。損害商譽也經(jīng)常被稱為丑化,如果使用行為將對在先商標造成不好的影響,就存在丑化。SouzaCruzSAv.HollywoodSAS歐盟OHIM上訴委員會列舉丑化三種情形:第一,可能存在將該商標與質(zhì)低劣量相聯(lián)系,或讓人產(chǎn)生不愉快或者不道德的精神聯(lián)系,這些聯(lián)系與商標權(quán)人的商標形象相沖突。第二,該商標被使用在與該商標代表的質(zhì)量或身份不相匹配的產(chǎn)品上,即使這些產(chǎn)品本質(zhì)上不能給人帶來不愉快的感覺,仍然可能被認定為丑化。第三,以負面的方式修改或改變商標的文字或圖形,該商標將被丑化。Hollywood商標案本案中，OHIM判定使用于口香糖上的Hollywood商標已經(jīng)確立了一種“健康、充滿活力、年輕”的形象,如果允許申請人將該商標注冊在煙草制品上,其聲譽將受到損害.委員會認為“對于糖果經(jīng)營者來說,沒有其他聯(lián)系比將該商標與可以導(dǎo)致死亡的產(chǎn)品相聯(lián)系更糟糕的了”。此外,如果對商標的使用可能導(dǎo)致它成為不恰當?shù)挠哪踔林S刺的對象,也存在對該商標的丑化。第二種限制(不相稱產(chǎn)