試議禁止以不正當手段注冊是普適原則(doc 8頁)

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2、注冊”,同樣適用于商標異議案件,這是北京第一中級人民法院The Gap訴The Gap案的判詞要點。第四十一條針對的是注冊商標爭議,規(guī)定“已經(jīng)注冊的商標”,違反本法第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定,可以經(jīng)過規(guī)定的程序撤銷該注冊商標。這種必須參照其他法條才能適用的規(guī)定,普遍地認為是為解決其他法條列舉的實體問題而設置的程序性法條。脫離指示參照的法條,則不能獨立的處理實體問題,德國學者拉倫茨把這樣的法條解釋為“不完全法條”。因其必須結(jié)合指示參照的另一法條才能解決實體問題,故又稱為“指示參照性的法條”。一、第四十一條指示參照的法條可以處理商標異議或者爭議概括而論

3、,第四十一條所指示參照的均是有其組成要件的“完全法條”,要表達的是令行或禁止。例如指示參照的第十三條第一款是典型的禁止：“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、模仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予注冊并禁止使用”。根據(jù)該條款產(chǎn)生“不予注冊并禁止使用”法律后果的組成要件是,其一,引證權利商標是他人未在中國注冊的馳名商標,換言之要證明引證商標是馳名;其二,指控申請注冊的商標是對引證權利商標的復制、模仿或者翻譯,換言之要證明其與引證權利商標相同或者近似;其三,該指控申請注冊商標的商品與引證商標的商品相同或者類似,換言之要證明容易導致混淆。第四十一條指示參照的全部法條都可以獨

4、立適用解決實體問題。它們既可以在商標申請審查程序中適用,也可以在商標申請異議程序中適用。通過第四十一條的“指示”,它們還可以在商標爭議程序中適用。但是,如果我們到此就結(jié)論說,第四十一條是脫離其指示參照的法條就不能獨立適用,那是不真切的。且看其第一款：“已經(jīng)注冊的商標,違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的,由商標局撤銷該注冊商標;其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標”。我們臨時把指示參照的法條隱去,這款規(guī)定就變成這樣：“已經(jīng)注冊的商標,是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的,由商標局撤銷該注冊商標;其他單位或者個人可以請求商

5、標評審委員會裁定撤銷該注冊商標”。按照拉倫茨的定義,這也是產(chǎn)生實體效果的“完全法條”,其要件,第一,被爭議的是已經(jīng)注冊的商標;第二,是以欺騙手段取得注冊的;或者第三,是以其他不正當手段取得注冊的。滿足要件的法律后果是被爭議商標被撤銷。二、第四十一條中的實體規(guī)定是否可以適用于商標異議如果我們就此打住話題,前面的討論就變得毫無實際意義。我們要引申的話題是,第四十一條第一款中可以獨立適用的實體部分,是僅被適用于注冊商標爭議程序,解決“已經(jīng)注冊的商標”問題,還是像其他被指示參照的法條一樣適用于商標申請審查、商標申請異議和注冊商標爭議全部程序當中,同時也可以處理“申請注冊商標”的行為?第四十一條第一款的

6、前身是商標法(1993)第二十五條：“已經(jīng)注冊的商標,違反本法第八條規(guī)定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的,由商標局撤銷該注冊商標;其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標”。其中所指“第八條”已經(jīng)修改為新法第十條。其所指：“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的”,商標法實施細則(1995)第二十五條有所解釋。該解釋(2)“違反誠實信用原則,以復制、模仿、翻譯等方式,將他人已為民眾所熟知的商標進行注冊的”,增訂為新法第十三條第一款;該解釋(3)“未經(jīng)授權,代理人以其名義將被代理人商標進行注冊的”,增訂為新法第十五條;該解釋(4)“侵犯他人合法在先權利進行注冊的”

7、,增訂為新法第三十一條。這些新增法條都是新法第四十一條所指示參照的法條。也就是說,它們可以適用于商標申請審查、異議和爭議全部案件,既可以處理“申請注冊的商標”,又可以處理“已經(jīng)注冊的商標”。其中“(1)以虛構、隱瞞事實真相或者偽造申請文書及有關文件進行注冊的”：“(5)其他不正當手段進行注冊的”,則是新法第四十一條第一款中“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的”所指行為,組成該條款可以獨立適用的實體部分。我們要討論的是：這個實體規(guī)定,是受其前置條件限制,僅處理“已經(jīng)注冊的商標”爭議,還是也和第四十一條所指示參照的其他實體條款一樣,適用于申請商標注冊的審查和異議案件?三、北京一中院的觀點對此,

8、在The Gap訴The Gap案的判決中,北京市第一中級人民法院認為：“就該條規(guī)定,首先,從字面上看,該規(guī)定針對的是已經(jīng)注冊的商標,但是對于法律的理解,除了領會直接表達的字面含義外,還應當結(jié)合立法精神以及立法目的綜合考慮。從商標法第四十一條的立法本意看,其宗旨在于本著誠實信用原則,制止惡意申請注冊商標的行為,維護良好的市場秩序。這一宗旨應當貫穿于商標審查、核準程序,異議和爭議程序的始終。如果商標局或者商標評審委員會在商標申請注冊階段即發(fā)現(xiàn)該商標申請人系企圖以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊,可以適用該條款不予核準該商標獲得注冊,而不必待該商標申請被核準注冊后再適用該條撤銷不當注冊商標。其次

9、,商標法第十條、第十一條和第十二條的內(nèi)容是對不得作為商標使用和注冊的情形做出的規(guī)定,而商標法第四十一條第一款規(guī)定的,與這些情形并列的以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的行為在商標法的其他條款當中并未以列舉或者解釋的方式給予規(guī)定,且在商標法的其他條款當中規(guī)定的屬于以不正當手段進行商標注冊的行為也沒有全面涵蓋所有的以不正當手段進行商標注冊的情形,因此,商標法第四十一條第一款既作為程序性條款賦予了其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標的權利,同時,也是一項實體條款規(guī)定了制止以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的原則,故可以由商標評審委員會在審理商標異議和商標爭議案件時適用?！狈ㄔ?/p>

10、與商標評審委員會就同一案件的裁定意見基本一致。四、The Gap訴The Gap案件背景因The Gap/GAP商標發(fā)生了一系列案件,涉及9件注冊商標爭議和15件商標異議。案件的起因是馬來西亞精英公司就第25類商品在中國同時提出一件The Gap(第801451號),一件GAP(第803543號)商標注冊申請后,將申請轉(zhuǎn)讓給與其有關聯(lián)的香港宏發(fā)(港澳)有限公司,根據(jù)該轉(zhuǎn)讓,宏發(fā)公司在中國又先后獲得9件注冊,另外還有15件申請,注冊和申請范圍分別覆蓋第8、10、11、12、25、27、30、33、34,以及第3、5、9、14、10、20、21、24、25、26、28、29和32類。The Gap

11、商標由杰普公司(The Gap Inc.)1969年開始在第25類等商品上使用并獲得商標專用權和著作權。GAP商標由杰普公司1988年開始使用并獲得商標專用權。馬來西亞精英公司在馬來西亞搶注該兩商標遭到杰普公司異議和起訴,雙方于1995年4月13日達成“和解契約”,在承認杰普公司對The Gap和GAP商標在全世界范圍享有的權利前提下,將在馬來西亞搶注的兩個商標轉(zhuǎn)讓給杰普公司。與此同時,還向杰普公司保證其在契約前后在世界任何地方?jīng)]有,也不再申請和持有與轉(zhuǎn)讓商標相同或者類似的商標。然而事實是在“和解契約”之前,1995年2月3日,精英公司已經(jīng)將在中國提出的兩件申請轉(zhuǎn)讓給宏發(fā)公司。其后,其中一件第

12、803543號申請通告后,杰普公司在馬來西亞起訴,精英公司要求宏發(fā)公司撤銷。但是他們?nèi)匀粣阂獯?捏造虛假的轉(zhuǎn)讓合同隱瞞另外一件第801451號申請,并使該申請終獲注冊。對于宏發(fā)公司已經(jīng)注冊的第801451號商標,以及其他類別上已經(jīng)注冊的9件商標,根據(jù)商標法第四十一條第一款的規(guī)定,杰普公司提出撤銷爭議。商標評審委員會裁定撤銷該等已經(jīng)注冊的商標后,宏發(fā)公司服從裁定沒有起訴。但對基于第801451號注冊商標提起其他15件申請,商標評審委員會復審異議裁定之后,宏發(fā)公司以商品類別不相同或者近似為由,提起訴訟。讀者或許已經(jīng)注意到了,根據(jù)第四十一條第一款“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”請求撤銷注冊

13、商標,并不以被撤銷商標與引證權利商標的商品類別相同或者近似為組成要件。除非該條款同樣適用于商標異議案件,否則商標評審委員會裁定撤銷宏發(fā)公司其他15件商標注冊申請在援引法條上存在一定困難。首先,可以考慮援引的是第十三條,但該條一個很難滿足的組成要件是要證明被引證的權利商標是“馳名商標”。盡管The Gap商標蜚聲于世,然而確實在中國面臨還不被普遍認知這樣尷尬的局面。其次,雖然在前例中,商標局和商標評審委員會認為The Gap商標有“一定影響”,如果援引第三十一條,其中“已經(jīng)使用”則被業(yè)內(nèi)解釋為在相同或者類似商品上使用,所以,亦難滿足該條規(guī)定的要件。第三十一條是“不得以不正當手段搶先注冊”與“他人

14、已經(jīng)使用”并有“一定影響的商標”。申請人必須證明后兩個要件事實,才能產(chǎn)生“不得以不正當手段搶先注冊”的法律后果。五、商標評審委員會的解釋然而,“以不正當手段搶先注冊”商標的行為,是一種典型的不正當競爭行為,如果由于法律設定要件不合理,或者法律制定欠考慮,從而使違反誠實信用的行為得逞,將產(chǎn)生不良的社會效果。在商標異議的案件中,類推解釋第四十一條第一款“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”的行為,是必要的。因此,商評委認為：“申請商標注冊的行為屬于民事行為,應當遵照民法的誠實信用原則;由于商標注冊申請人在申請商標注冊時或申請注冊之前圍繞該商標的注冊申請采取了欺騙或其他不正當?shù)男袨?而商標局在審查階段對此并不知曉,導致該商標被初步審定或予以注冊?？梢?商標法關于此類存有瑕疵的商標申請即使獲得注冊后亦可予以撤銷的規(guī)定,其立法本意在于規(guī)范申請商標注冊的民事行為,使之符合誠實信用原則,以維護公平的競爭秩序和市場秩序,但商標是否獲得注冊并不是適用上述立法原則的本質(zhì)的必要的條件。在此類商標被初步審定后的異議期內(nèi),有關當事人請求商標主管機關裁定不予該商標注冊的,亦應當按照商標法的立法精神,對這種不正當