專利實施許可與強制許可(高新企業(yè)講座090812)

1、專利實施許可與強制許可專利實施許可與強制許可 （高新技術(shù)企業(yè)須知）（高新技術(shù)企業(yè)須知）主講人： 陳冬健涉及的主要法律、法規(guī)條款：l專利法：專利法：新修訂的專利法于2009年10月1日起施行，共8章76條，其中第8、10、1214、16、47條涉及專利實施許可，4858條涉及專利強制許可。l專利法實施細(xì)則：專利法實施細(xì)則：2001年7月1日起施行，共11章122條，其中第14、15條涉及專利實施許可，7277條涉及專利強制許可。新修訂的專利法實施條例也將于2009年10月1日施行。相關(guān)法律、司法解釋和國際協(xié)議條款：l合同法：合同法：1999年10月1日起施行，共23章428條，第18章為技術(shù)合同

2、，其中第324、339、340、342346條涉及專利合同。lWTO中中TRIPS協(xié)議：協(xié)議：世界貿(mào)易組織協(xié)定中與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議/鄭成思譯：我國2001年12月11日加入WTO，TRIPS協(xié)議共 7部分73條，其中第8、2534、40條涉及工業(yè)品外觀設(shè)計、專利和協(xié)議許可證。一、合作和委托開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造一、合作和委托開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造l委托完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權(quán)利歸被委托方；l合作完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權(quán)利歸合作方共有。l除另有協(xié)議的以外。l新專利法15條規(guī)定：專利申請權(quán)或者專利權(quán)的共有人對權(quán)利的行使有約定的，從其約定。沒有約定的，共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他

3、人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應(yīng)當(dāng)在共有人之間分配。l除前款規(guī)定的情形外，行使共有的專利申請權(quán)或者專利權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體共有人的同意。l注：注：此條為利益共享原則，即：l1、約定優(yōu)先。事先有約定的，從其約定。l2、鼓勵共有人之一單獨實施或許可他人實施，不需全體共有人同意。但僅限普通許可而非獨占許可，這樣也有利于其他共有人實施。l3、實施利益共享。l4、但涉及申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)的（如轉(zhuǎn)讓、放棄、獨占許可、提起訴訟等），還需得到全體共有人同意。二、專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)的轉(zhuǎn)讓二、專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)的轉(zhuǎn)讓（assignment）l專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)向外國人轉(zhuǎn)讓，須經(jīng)國務(wù)院外經(jīng)貿(mào)委會同國家科委批

4、準(zhǔn)（細(xì)則14條）；l專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)轉(zhuǎn)讓，自登記之日起生效。三、專利實施許可（三、專利實施許可（Licences）l專利實施許可是指：經(jīng)專利權(quán)人許可，實施其專利的行為。l1、專利實施許可使用費和支付方式、專利實施許可使用費和支付方式 使用費數(shù)額由雙方協(xié)議商定，無確定范圍； 支付方式有一次總付、分期支付或入門加提成等，無統(tǒng)一模式。 2、專利實施許可的、專利實施許可的5種類型種類型 種類種類 許可方許可方 被許可方被許可方（1）獨占實施許可 無使用權(quán)，不得再許可 有使用權(quán) （exclusive license）（2）排他實施許可 保留使用權(quán)，不得再許可 有使用權(quán) （sole license）（3

5、）普通實施許可 保留使用權(quán)，有權(quán)再許可 有使用權(quán)（4）交叉實施許可 雙方互有使用權(quán)（5）分實施許可 保留原有許可方式 有使用權(quán)，有權(quán)再許可 3、專利實施許可的特點（歸納）、專利實施許可的特點（歸納）l“獨占許可、排他許可、普通許可”方的權(quán)利是依次增大的，被許可方是均有使用權(quán)；l“分許可”是上述3種許可的派生，不能單獨存在。其特點是：許可方保留原有許可的權(quán)利，被許可方則又增加再許可他人的權(quán)利；l“交叉許可”指的是：雙方互有使用對方專利的權(quán)利；l無論哪一種許可，轉(zhuǎn)移的只是專利技術(shù)，專利權(quán)屬并未改變；而專利申請權(quán)、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓則權(quán)屬發(fā)生了根本改變。兩者本質(zhì)不同。l許可雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由合同條款具體

6、約定。4、專利實施許可合同的訂立、專利實施許可合同的訂立l根據(jù)“合同法”規(guī)定，訂立專利實施許可合同與專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，適用技術(shù)合同的規(guī)范文本 5、專利實施許可合同的主要內(nèi)容、專利實施許可合同的主要內(nèi)容（1）專利名稱、專利號、專利申請日、授權(quán)日；（2）實施行為（制造、使用、許諾銷售、銷售、進口）；（3）實施地點（制造地、銷售地、進口口岸等）；（4）實施期限（5）實施類型、（6）使用費和支付方式（見上述）（7）后續(xù)改進成果的提供和歸屬、分享；（8）保密責(zé)任（9）專利權(quán)人的確保責(zé)任（即專利的有效性、合法性）（10）違約金及賠償方法（11）爭議解決辦法（協(xié)商解決、仲裁、法院判決及解決的所

7、在地）四、發(fā)明專利申請的臨時保護四、發(fā)明專利申請的臨時保護l使用他人公布后、授權(quán)前的發(fā)明專利申請，應(yīng)付使用費；l使用他人授權(quán)前的實用新型和外觀設(shè)計專利申請，無此規(guī)定。五、涉及國家重大利益的指定許可五、涉及國家重大利益的指定許可l對國家利益和公眾利益有重大意義的專利，國務(wù)院有關(guān)部委、省級政府可指定單位實施；六、對實施專利職務(wù)發(fā)明人的獎勵與報酬六、對實施專利職務(wù)發(fā)明人的獎勵與報酬l 實施本單位發(fā)明和實用新型專利，發(fā)明人可獲稅后利潤2%報酬；實施外觀設(shè)計專利，可獲稅后利潤0.2%報酬（細(xì)則75條）；l 許可他人實施專利，發(fā)明人可獲稅后利潤10%報酬（細(xì)則76條）。l實施單位需向?qū)＠麢?quán)人支付使用費。七

8、、無效宣告的效力七、無效宣告的效力l已被宣告無效的專利，已履行的專利實施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同無溯及力；如顯失公平的，專利權(quán)人或?qū)＠麢?quán)轉(zhuǎn)讓人應(yīng)返還全部或部分專利使用費或?qū)＠麢?quán)轉(zhuǎn)讓費。八、專利實施的強制許可八、專利實施的強制許可l專利強制許可是指：未經(jīng)專利權(quán)人許可，但經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局依法授權(quán)，實施其專利的行為。l TRIPS協(xié)議第8條規(guī)定：成員國可采取適當(dāng)措施防止權(quán)利持有人濫用知識產(chǎn)權(quán)。例如專利權(quán)人不實施其專利。1、授予強制許可的、授予強制許可的3種情況種情況（1）具備實施條件的單位以合理條件請求專利權(quán)人許可實施其專利，但在合理長的時間內(nèi)未獲得許可；（2）國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或非常情況，或為了公共

9、利益的目的；（3）從屬專利情況下的強制許可。2、申請強制許可的條件、申請強制許可的條件（1）具備上述第1款的實施條件，并出具證明；（2）請求許可的主體是單位不是個人；（3）許可的專利是發(fā)明或?qū)嵱眯滦投皇峭庥^設(shè)計；（4）專利權(quán)授予后滿3年（無論該專利是否實施）；（5）按規(guī)范要求向國家知識產(chǎn)權(quán)局書面提出；（6）向?qū)＠麢?quán)人支付使用費；（7）被許可人享有和承擔(dān)普通許可的權(quán)利義務(wù)。3、請求從屬專利強制許可的條件、請求從屬專利強制許可的條件l（1）具備上述條件，但請求的主體可以是單位也可以是個人；l（2）后一專利（從屬專利）比前一專利有重大技術(shù)進步。4、國家緊急狀態(tài)下的強制許可、國家緊急狀態(tài)下的強制許可l國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或非常情況或為了公共利益的目的，國家知識產(chǎn)權(quán)局可指定具有實施條件的單位，授予強制許可;該許可無時間限定，無需實施單位提出請求。附：專利藥品強制許可制：lWTO總理事會2003年8月30日通過。文中規(guī)定：發(fā)展中成員和最不發(fā)達成員因艾滋