對外觀設計申請中的外國優(yōu)先權(quán)的思考

1、對外觀設計申請中的“外國優(yōu)先權(quán)”問題的思考劉國偉概述在外觀設計申請實踐中，自2004年以來，對來自于外國的外觀設計申請，經(jīng)常會收到 審查員以“在先申請與本申請不是同一主題”為由發(fā)出的“視為未要求外國優(yōu)先權(quán)”通知書， 如果申請人不同意審查員的意見，也只能先辦理權(quán)利恢復手續(xù)，然后再具體陳述其不同意的 理由。這不僅違反了行政法上的聽證原則，客觀上，給申請人帶來了時間上的不便和費用上 的負擔，更重要的是，還在于“在先申請與本申請不是同一主題”與“視為未要求外國優(yōu) 先權(quán)”并不存在任何法律上的因果關(guān)系。對外觀審計專利審查部分的這種審查基準的變化， 各界人士質(zhì)疑之聲此起彼伏，也有不少“先驅(qū)者”訴諸法律程序請

2、求司法機關(guān)審查，但仍然 無法改變審查機關(guān)的做法。值得欣慰的是，2005年歲末，在?？谑信e辦的“第六期全國專 利審查與專利代理業(yè)務研討班”上，國家知識產(chǎn)權(quán)局主管專利審查的領(lǐng)導透露，基于我國對 外觀設計的審查采取“初步審查”制度，準備在審查指南中明確規(guī)定不在初步審查階段 進行“相同主題”的審查，將外觀設計的優(yōu)先權(quán)審查放在后續(xù)的程序中進行。雖然這樣的修 改可以回避當前對外觀設計申請中的“外國優(yōu)先權(quán)”問題的爭論，并且與發(fā)明、實用新型優(yōu) 先權(quán)的審查標準保持一致。但是無可否認，這種修改并沒有對當前的審查做法做出實體上的 評價，有關(guān)當前審查做法的爭論并不因為審查指南的修改而停止，筆者愿意在此拋磚引 玉，以求

3、教于有識之士指正。一、關(guān)于“視為未要求外國優(yōu)先權(quán)”的成立要件關(guān)于“要求外國優(yōu)先權(quán)”，其法律依據(jù)來自于我國專利法第二十九條第一款1，專利 法第三十條了規(guī)定“視為未要求外國優(yōu)先權(quán)”的成立要件，即“申請人要求優(yōu)先權(quán)的，應當 在申請的時候提出書面聲明，并且在三個月內(nèi)提交第一次提出的專利申請文件的副本；未提 出書面聲明或者逾期未提交專利申請文件副本的，視為未要求優(yōu)先權(quán)。”由此可見，該條規(guī) 定的是“要求外國優(yōu)先權(quán)”的成立要件，包括：申請的時機是在提出專利申請的同時提出書 面聲明；申請的內(nèi)容應包括在申請?zhí)峤缓蟮娜齻€月內(nèi)補交第一次提出的專利申請文件的副本 （即優(yōu)先權(quán)文本）。如果“未提出書面聲明或者逾期未提交專

4、利申請文件副本的，視為未要 求優(yōu)先權(quán)”。專利法實施細則第九十二條第二款規(guī)定，申請人要求優(yōu)先權(quán)的，應當在繳納申 請費的同時繳納優(yōu)先權(quán)要求費；期滿未繳納或者未繳足的，視為未要求優(yōu)先權(quán)。因此，提 出“要求外國優(yōu)先權(quán)”，應包含以下三要素：一是“要求外國優(yōu)先權(quán)”的時機為提出專利申 請的同時，二是“要求外國優(yōu)先權(quán)”的載體包括：書面聲明和優(yōu)先權(quán)文本；三是應當在繳納 申請費的同時繳納優(yōu)先權(quán)要求費。該三要素即為“視為未要求外國優(yōu)先權(quán)”的成立要件，如 果三要素中的任意一要素不滿足，則“視為未要求外國優(yōu)先權(quán)”。當申請人根據(jù)專利法第二十九條第一款，專利法第三十條的規(guī)定，已經(jīng)在申請時提出了 要求優(yōu)先權(quán)聲明，并交納優(yōu)先權(quán)

5、申請費，以及在法定期限內(nèi)提交了在先申請文件的證明文件， 滿足了就要求外國優(yōu)先權(quán)的全部形式要件，全部初審要件一旦滿足，就不能發(fā)出“視為未要 求外國優(yōu)先權(quán)”通知書。由此可見，對于“視為未要求外國優(yōu)先權(quán)”的審查，只是一種初步審查，專利行政部門 作為行政機關(guān)，只能依法行政。凡是不符合上述三要素而“要求外國優(yōu)先權(quán)”的，才可以發(fā) 出“視為未要求外國優(yōu)先權(quán)”通知書，除此之外，不能超越法律規(guī)定創(chuàng)設新的“視為未要求 外國優(yōu)先權(quán)”理由。二、對“視為未要求外國優(yōu)先權(quán)”通知書的質(zhì)疑筆者認為，審查員以“在先申請與本申請不是同一主題”為由發(fā)出的“視為未要求 外國優(yōu)先權(quán)”通知書不具備“一經(jīng)發(fā)出即生效”的法律效力。從形式上，

6、該“通知書”與其他審查過程中的通知并無特別之處，既然是通知書， 就應如同“補正通知書”、“第一次審查意見通知書”一樣，都要明確地指明給予申請 人答復的期限，如果逾期無正當理由不作答復，才可做出相應的行政處分。而“視為未 要求外國優(yōu)先權(quán)”通知書在沒有依據(jù)聽證原則給予申請人合理的答復期限之前，以“通 知書”之名行“行政處分決定”之實，既違反了行政法中的程序規(guī)定，又違反了行政法 中的聽證原則。從內(nèi)容和理由上，“在先申請與本申請不是同一主題”并不是“視為未要求外國優(yōu) 先權(quán)”的法定理由。如果審查員有充分的理由和法律依據(jù)證明“在先申請與本申請不是同一主題”，則 屬于對在先申請與本申請進行了實質(zhì)的比對，已經(jīng)

7、超出了初步審查的范圍，從法律文書 的形式上，審查員完全可以“不享有外國優(yōu)先權(quán)的審查決定”的形式做出行政處分決定 ，并在決定書上寫明申請人對不服該決定的救濟途徑。而不是以“視為未要求外國優(yōu) 先權(quán)”通知書的形式代替行政決定。三，有關(guān)“在先申請和后一申請是否具有相同的設計主題”的判斷屬于實體判斷值得注意的是，為了配合上述專利法及其實施細則的規(guī)定，審查指南第一部分第一 章第3.2.1節(jié)對“要求外國優(yōu)先權(quán)”做出更加細致地規(guī)定可，審查指南第一部分第一章 第3.2.1.1小節(jié)中明確指出，對于在先申請是否為巴黎公約定義的第一次申請以及在先申請 和后一申請的主題的實質(zhì)內(nèi)容是否相同均不予審查，除非第一次申請明顯不

8、符合巴黎公約的 有關(guān)規(guī)定或者在先申請和后一申請的主題明顯不同。而對于外觀設計專利申請的審查則不 然，審查員還應對“在先申請和后一申請是否具有相同的設計主題”進行審查5這樣的規(guī)定是因為發(fā)明專利的審查流程分為初步審查和實質(zhì)審查，由于發(fā)明專利申請的 主題屬于技術(shù)方案，對“在先申請和后一申請的主題的實質(zhì)內(nèi)容是否相同”的判斷屬于技術(shù) 判斷，又由于技術(shù)方案所涉及的領(lǐng)域十分廣泛，要求負責初步審查的審查員做出判斷是不合 理的，留給負責實質(zhì)審查的具有技術(shù)背景的審查員處理，符合審查分工的要求。我國外觀設 計專利申請并不進行實質(zhì)審查而采取初步審查制，而現(xiàn)行審查指南規(guī)定判斷“在先申請和后 一申請是否具有相同的設計主題

9、”納入外觀設計審查部門的初審范圍。綜上分析，對于“在先申請和后一申請”，對專利法意義上的“相同主題”的判斷，無 論是“技術(shù)主題”還是“設計主題”，都屬于實體判斷。顯然，對于實體判斷來說，其前提 條件就是申請人已“要求外國優(yōu)先權(quán)”，因此，以“在先申請與本申請不是同一主題”的實 體判斷結(jié)果為由發(fā)出“視為未要求外國優(yōu)先權(quán)”通知書，超出初步審查的范圍。此外，實體 判斷的審查基準理應與后續(xù)的專利復審與無效程序乃至于專利保護階段的標準保持一致，應 是一個基本原則。四、我國專利法對“相同主題”的判斷標準是統(tǒng)一的根據(jù)我國專利法第二十九條第一款的規(guī)定，無論是發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，還是外觀設計， 對在先申請與在后申請都

10、統(tǒng)一地要求具有“相同主題”。既然我國將發(fā)明、實用新型，和外 觀設計作為發(fā)明創(chuàng)造統(tǒng)一規(guī)定在一部專利法中，對專利法第二十九條第一款中“相同主題” 的內(nèi)涵理解也應是統(tǒng)一的，盡管“主題”可以依發(fā)明或?qū)嵱眯滦团c外觀設計的客體不同而分 成“技術(shù)主題”和“設計主題”，但在理解“相同主題”上，兩者的分析方法和結(jié)論都是一 致的。即對“相同主題”的判斷標準只能是單一標準而不能采取雙重標準。否則就會產(chǎn)生邏輯 矛盾。因此，我們對發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷摹跋嗤黝}”的判斷標準完全可以平移到對外觀設計的 “相同主題”分析判斷中。巴黎公約第四條（H）規(guī)定：“不得以要求優(yōu)先權(quán)的發(fā)明的某些元素（elements）沒有 出現(xiàn)在原始申請中

11、的權(quán)利要求書中而拒絕優(yōu)先權(quán)要求，只要該原始申請作為一個整體清楚地 披露了這些元素即可?！卑屠韫s的上述規(guī)定告訴我們判斷“相同主題”的基本原則，即應以“該原始申請作為 一個整體”作為判斷基準，具體說就是以原始申請的“全文內(nèi)容”做出判斷基準。下面，筆 者分別以“技術(shù)方案”和“設計方案”的對比來說明該基本原則。在一個在先的原始申請的“技術(shù)方案”中，所謂主題是指以原始申請的“全文內(nèi)容”體 現(xiàn)的技術(shù)內(nèi)容，既包括說明書公開的技術(shù)內(nèi)容，也包括權(quán)利要求所公開的技術(shù)方案。對于在 后申請來說，所謂主題是指各項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案。在一個在先的原始申請的“設計方案”中，所謂主題是指以原始申請的“全文內(nèi)容”體

12、 現(xiàn)的設計內(nèi)容，既包括實線部分所公開的內(nèi)容，也包括虛線部分所公開的內(nèi)容。例如美國的 外觀設計中，也存在權(quán)利要求（claim），美國專利法認為實線部分所公開的內(nèi)容屬于權(quán)利 要求的范圍。相應地，實線部分與虛線部分所整體公開的“全文內(nèi)容”才對應于說明書記 載的公開內(nèi)容。需明確指出的是，在先申請中的“全文內(nèi)容”僅僅是作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的內(nèi)容， 該在先申請中的“全文內(nèi)容”不能混同于在后申請所要求的“保護范圍”。質(zhì)言之，作為在 后申請要求優(yōu)先權(quán)的內(nèi)容與在后申請所要求的“保護范圍”可以相等，也可能不相等。但是，類似的例子如果出現(xiàn)在外觀設計中，結(jié)論又會是怎樣呢？假設一個外國的在先申 請公開了一個帶有人體裸

13、體圖案的撲克牌，如果有人以該申請作為優(yōu)先權(quán)基礎，向中國申請 外觀設計，如果其滿足巴黎公約和我國專利法的有關(guān)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，則該申請可以享有優(yōu)先 權(quán)。但我們不能說，因為該申請不符合中國專利法第五條的規(guī)定，而得出“視為未要求優(yōu)先 權(quán)”。審查實踐中，對于在先的原始申請的“設計方案”所包含的虛線部分，當前的審查做法 是根據(jù)機械制圖的規(guī)范，將該虛線部分視為看不見的內(nèi)容，認為在先申請中的虛線部分就形 同一張白紙，不承認其屬于外觀設計所公開的內(nèi)容。且不說這樣的比較本質(zhì)上是將機械制圖 的規(guī)范關(guān)于虛線的規(guī)定強加到外國的外觀設計申請文件的虛線6表達上，將外國關(guān)于對其外 觀設計保護的內(nèi)容等同于巴黎公約規(guī)定“該原始申請

14、作為一個整體”的公開內(nèi)容，實際上是 混淆了申請時的公開范圍和要求保護的范圍，進而認為兩者不具有“相同主題”。顯然，如 果尊重事實，承認虛線部分也屬于所公開的內(nèi)容，則結(jié)論就恰恰相反了。于是，問題的性質(zhì) 就轉(zhuǎn)化為我們是否堅持巴黎公約的上述原則了。在以一份以美國的在先申請作為優(yōu)先權(quán)基礎的名稱為鼠標”的中國外觀設計申請案中， 該鼠標的外輪廓為虛線，該鼠標的滾輪部分為實線，如果審查員以美國的在先申請中含有虛 線為由，認為該中國外觀設計申請案不能享受優(yōu)先權(quán)，但當申請人如果將虛線部分刪除以保 持與美國的在先申請一致，則審查員會以我國不保護“部分外觀設計”為由駁回，如果申請 人如果將虛線部分改為實線，審查員又

15、以修改超出原始申請范圍駁回；總之，申請人只好重 新提交一個將虛線部分改為實線的新申請并被授權(quán)。這樣帶來的一個問題是：如果在重新提 交申請的申請日之前，該美國的在先申請已被公開，則該含有虛線的美國申請是否可以當作 對比文獻用來無效在后的不含有虛線的中國申請？或者說，有人實施與該中國外觀設計申請 一樣的設計方案是否構(gòu)成侵權(quán)？如果按照上述的觀點，則該含有虛線的美國申請不能作為無 效的證據(jù)。但這樣的結(jié)論顯然又與專利復審委員會的審理實踐相反。五、外觀設計保護的客體：產(chǎn)品乎？設計乎？眾所周知，專利法實施細則第二條的規(guī)定在我國專利法體系中，占據(jù)了十分重要的地位， 就在于該條規(guī)定了我國專利制度所保護的三種發(fā)明

16、創(chuàng)造的定義，。對于外觀設計保護的客體 是什么，占主流的觀點認為，外觀設計保護的客體是產(chǎn)品，而且必須是完整的產(chǎn)品，即產(chǎn)品 說。這種觀點在審查指南中體現(xiàn)的淋漓盡致。有學者分析道，產(chǎn)品說的流行主要是來自 專利法第56條第二款的影響。即：外觀設計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的 該外觀設計專利產(chǎn)品為準。少數(shù)學者認為，外觀設計保護的客體應以專利法實施細則第 二條第三款規(guī)定為準，認為外觀設計保護的客體是“新設計”，即設計說。分析外觀設計保 護的客體，對理解“部分外觀設計”的保護尤其重要。筆者認為，在我國，“部分外觀設計”并非是一個嚴格意義上的法律概念。業(yè)內(nèi)所稱的 “部分外觀設計”，通常是指針對產(chǎn)品

17、的某一部分的形狀、圖案及位置關(guān)系所作出的新設計， 不是指對組成產(chǎn)品的零、部件進行的外觀設計。在國外到我國申請外觀設計專利的申請文件 中，經(jīng)?？梢钥吹綀D中標示有實線部分和虛線部分：實線部分為要求保護的部分，是產(chǎn)品設 計的要點，即該實線部分是對產(chǎn)品的部分作出的外觀設計；虛線部分為不要求保護的部分， 或可以認為是產(chǎn)品的公知部分。例如在美國的外觀設計中，會有一句聲明：The portions of the drawings shown in broken lines form no part of the claimed design” ，即： 圖中的虛線部分不屬于要求保護的外觀設計的范圍。盡管“部分

18、外觀設計”的提法在業(yè)界已經(jīng)約定俗成，但“無論從專利法以及實施細則， 還是審查指南中，都沒有給出關(guān)于“部分外觀設計”的定義，甚至沒有出現(xiàn)過“部分外 觀設計”的提法。我國專利法實施細則第二條第三款給出的外觀設計定義是這樣的：“專 利法所稱外觀設計，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作 出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計”。從該定義的語法結(jié)構(gòu)中，可以清晰地讀出，所謂 外觀設計是關(guān)于產(chǎn)品的新設計，這種“新設計”，并非限定為使對某類產(chǎn)品的全部涉及都是 新的，這也不符合事物發(fā)展規(guī)律。何謂關(guān)于“產(chǎn)品的新設計”？在“新設計”之前有一系列 的定語限定，即：對“產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合

19、以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的 富有美感”的設計。恰恰是從這些限定的定語中，我們可以看出，對“產(chǎn)品的形狀、圖案或 者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感”的設計，既可以是針對產(chǎn)品的一 部分所作出的設計，也可以是對整個產(chǎn)品的，絲毫沒有排除所謂“部分外觀設計”。這也從 另一個側(cè)面證明，對所謂“部分外觀設計”給予專利法保護，在我國法律上是有法律依據(jù)的， 并不存在任何法律障礙。也許有人會用審查指南第一部分第三章4.4.3節(jié)關(guān)于“不給予外觀設計部保護的 客體”中的第（3）項來反駁，即“產(chǎn)品的不能分割、不能單獨出售或使用的部分，如鞋幫、 帽沿、杯把”，是不被認為是外觀設計意義上的“產(chǎn)品”的

20、。但這樣的認識至少存在如下 的明顯的缺陷，缺陷之一，即使是“如鞋幫、帽沿、杯把之類的屬于產(chǎn)品的不能分割、不能 單獨出售或使用的部分”，但其在專利申請文件中并不是單獨地以“鞋幫、帽沿、杯把”本 身出現(xiàn)的，而是體現(xiàn)在一個完整的“鞋、帽、杯”之中，只不過其中的“鞋幫、帽沿、杯把” 是實線，而其余部分用虛線表示，整體上看，實線與虛線兩部分一起構(gòu)成了完整的產(chǎn)品。從 邏輯上分析，對一個產(chǎn)品的某一部分進行“設計”，不等于是“部分外觀設計”，仍屬于對“產(chǎn)品的設計”，關(guān)鍵在于這種“設計”是否為對“產(chǎn)品的新設計”。缺陷之二，從法理上， 審查指南對于“不給予外觀設計部保護的客體”的規(guī)定，只能服從于專利法或?qū)嵤┘殑t7

21、，而不能創(chuàng)設除此之外的新的“不給予外觀設計部保護的客體”。因此，專利法實施 細則第二條第三款是從積極方面給出了外觀設計定義，審查指南只是從消極方面（或 者說從否定的方面）給出進一步的解釋，而不能凌駕于專利法或?qū)嵤┘殑t之上，另起爐灶創(chuàng) 設新的“不給予外觀設計部保護的客體”。由此看來，審查指南第一部分第三章4.4.3 節(jié)關(guān)于“不給予外觀設計保護的客體”的具體規(guī)定，其前提的條件是指：因為這些客體不 符合專利法實施細則第二條第三款的規(guī)定，不屬于專利法意義上的“設計”。但我們稍 加思考，就可以得出如下的規(guī)則，即：凡是滿足專利法實施細則第二條第三款規(guī)定的“設 計”，都是可以給予外觀設計保護的客體。具體地，

22、對杯子的杯把形狀做出的“設計”是滿 足專利法實施細則第二條第三款的規(guī)定，屬于可以給予外觀設計保護的客體。只不過，這種 對杯子的杯把形狀做出的“設計”被人們錯誤地理解為“杯把”本身了。綜上分析，對審查指南所提到的“產(chǎn)品的不能分割、不能單獨出售或使用的部分， 如鞋幫、帽沿、杯把”，我們姑且可以作出如下的理解，即“產(chǎn)品的不能分割、不能單獨出 售或使用的部分”本身不能作為外觀設計申請專利，它們必須依附在一種產(chǎn)品之上。而不能 得出對“產(chǎn)品的不能分割、不能單獨出售或使用的部分”所作出的“新設計”不屬于“外觀 設計保護的客體”的結(jié)論。結(jié)束語優(yōu)先權(quán)制度是一個國際社會普遍奉行的原則，是巴黎公約和TRIPS協(xié)議所

23、確定的基本原 則，且為中國政府的立法所承認。為此認真全面地遵守優(yōu)先權(quán)原則不但是我們應遵守的法律 義務，也是專利行政部門依法行政的應有之意。筆者認為，首先，對于在先申請文本的認定， 應該堅持巴黎公約第四條（H）規(guī)定的“整體披露”原則，承認在先申請的虛線部分也是主 題公開的內(nèi)容，不能認為“相同主題”僅僅是兩者的形式完全相同，否定實質(zhì)相同的“相同 主題”。其次，“相同主題”的判斷需要與專利法第23條中的“不相同或不相近似”在判 斷標準上做出協(xié)調(diào)，保持兩者判斷邏輯的一致。進一步地問題是，外觀設計的專利要件中， “不相同”或“不相近似”是否與發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷摹靶路f性”和“創(chuàng)造性”標準相協(xié)調(diào)一 致，既然外

24、觀設計納入了專利法保護體系，這樣的協(xié)調(diào)一致也成為應有之義。另外，從橫向關(guān)系上看，應堅持對發(fā)明、實用新型和外觀設計三種發(fā)明創(chuàng)造的相同主題 的判斷標準是統(tǒng)一的原則；從縱向上看，應堅持專利審查階段相同主題的判斷標準與專利復 審無效階段或?qū)＠謾?quán)階段的相同主題的判斷標準相一致。再有，從外觀設計的保護客體上，應考慮是否有必要與國際上的主流做法保持一致，因 此，所謂“部分外觀設計”的明確引入，立法部門也應給予極大的關(guān)注。我們應該清醒地認識到，由于外觀設計的優(yōu)先權(quán)期限只有六個月，由于來中國申請外觀 設計的申請人絕大多數(shù)來自發(fā)達國家，設計理念上總體領(lǐng)先國內(nèi)是一個普遍的現(xiàn)象，在區(qū)區(qū) 六個月的時間差內(nèi)很難有國內(nèi)申請人提出相同主題的外觀設計專利申請，因此，放棄優(yōu)先權(quán) 對外國申請人的不會造成實質(zhì)影響，況且，其完全可以在申請專利的同時或稍后的一兩個月 內(nèi)向中國提出申請，因此，當前這種拒絕外國申請人的優(yōu)先權(quán)要求的做法，反而會造成我國 違反