被告方代理詞

1、山東大學(xué)中英文模擬法庭競(jìng)賽參賽隊(duì)簽號(hào)：被告方代理詞1目錄第一部分案件事實(shí) .3第二部分法律適用 .4第三部分 代理意見(jiàn) .7山東金雀山公司的起 訴理由不成立，因?yàn)楸桓娴钠?業(yè)名稱擁一、有在先權(quán)利.7(一)保護(hù)在先權(quán)利原則.7二、被告的產(chǎn)品外包裝不存在混淆相關(guān)公眾對(duì)產(chǎn)品來(lái)源的 認(rèn)識(shí)的問(wèn)題，對(duì)“康泰 ”的使用屬善意使用 .9(一)禁止混淆原 則.9(二)權(quán)力平衡利益兼 顧原則.102第一部分案件事實(shí)被告（山東康泰制藥有限公司，以下簡(jiǎn)稱被告）與山東金雀山制 藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱金雀山公司）為同處于山東省臨沂市蘭山區(qū)的藥品生產(chǎn)企業(yè)。被告的前身為 1952 年建立的山 東康泰制藥廠，后由于受體制和市場(chǎng)變

2、化及企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)等因素的影響，經(jīng)企業(yè)職工代表大會(huì)通過(guò)，于1999 年 2 月 18 日改制設(shè)立有限責(zé)任公司，1999 年 5 月 10 日，以“山東康泰制藥有限公司 ”為企業(yè)名稱向臨沂市工商管理部 門(mén)申請(qǐng)注冊(cè)登記，1999 年 5 月 27 日經(jīng)核準(zhǔn)成立。被告的注冊(cè)商 標(biāo)為和平鴿圖案加“永強(qiáng)”文字的 圖文組合商標(biāo)。改制后，被告的產(chǎn)品外包裝一直使用“山東康泰制藥有限公司 ”企業(yè)全稱、“山東康泰制藥”企業(yè)簡(jiǎn)稱，并同時(shí)在醒目位置上明確 標(biāo)注了 “永強(qiáng)”圖文組合商標(biāo)。“康泰 ”商標(biāo) 系由臨沂中藥材公司 飲片加工廠于 1984 年經(jīng)國(guó)家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)取得。金雀山公司是于 2000 年 4 月 16 日成

3、立，并于2000 年 11 月 25 日通過(guò)受讓取得“康泰 ”注冊(cè)商 標(biāo)專用權(quán)。“康泰 ”注冊(cè)商標(biāo)為文字商 標(biāo)，采用圓圈內(nèi)的 “康泰 ”變形文字加下方 “KANG TAI” 拼音組合。金雀山公司 認(rèn)為被告于 1999 年 5 月 27 日以金雀山公司的在先注冊(cè)商標(biāo)“康泰 ”文字作 為其企業(yè)名稱登記注冊(cè)的行 為構(gòu)成侵權(quán)，并認(rèn)為被告在產(chǎn)品包裝上使用與金雀山公司在先 獲得的“康泰 ”注冊(cè)商 標(biāo)相同3的康泰文字會(huì) 對(duì)相關(guān)群眾 對(duì)商品的來(lái)源 產(chǎn)生混淆，侵犯了其注冊(cè)商 標(biāo)專用權(quán)。故金雀山公司以此 訴諸法院，提出以下訴訟請(qǐng)求：1、確認(rèn)康泰公司企 業(yè)名稱侵犯了金雀山公司 “康泰 ”注冊(cè)商 標(biāo)的在先權(quán)利。2、判

4、令康泰公司立即停止使用與金雀山公司 “康泰 ”商標(biāo)相同的企業(yè)名稱。4第二部分法律適用1、中華人民共和國(guó)商 標(biāo)法第三十九條規(guī)定：轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商 標(biāo)的，轉(zhuǎn)讓人和受 讓人應(yīng)當(dāng)簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ，并共同向商標(biāo)局提出申 請(qǐng)。受讓人應(yīng)當(dāng)保證使用該注冊(cè)商標(biāo)的商品質(zhì)量。轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商 標(biāo)專用權(quán)。在本案中，“康泰 ”商標(biāo)系臨沂中藥材公司 飲片加工廠于 1984 年經(jīng)國(guó)家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)取得，原告于 2000年 11 月 15日通過(guò)受讓取得“康泰 ”注冊(cè)商 標(biāo)專用權(quán)。也就是說(shuō)，原告在 2000 年 11 月 15 日以前沒(méi)有取得 “康泰 ”這一注冊(cè)商 標(biāo)專用權(quán)。2、北京市高級(jí)人民法

5、院關(guān)于商 標(biāo)與使用企 業(yè)名稱沖突 糾紛案件審理中若干 問(wèn)題的解答第12 條規(guī)定，審理商標(biāo)與使用企 業(yè)名稱沖突糾紛應(yīng) 當(dāng)依法保 護(hù)在先合法登 記并使用企 業(yè)名稱者享有 繼續(xù)使用的合法權(quán)益，即在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前已經(jīng)合法登記并使用的企 業(yè)名稱中的字號(hào)與他人商 標(biāo)相同或者近似的，企業(yè)名稱使用人有 權(quán)繼續(xù)使用該企業(yè)名稱。本案中，被告于1999 年 5 月 10 日，以“山東康泰制藥有限公司 ” 為企業(yè)名稱向臨沂市工商行政管理部 門(mén)申請(qǐng)注冊(cè)登記，1999 年 5 月 27 日經(jīng)核準(zhǔn)成立，而原告于 2000 年 11 月 15 日取得 “康泰 ”商標(biāo)專用權(quán)，因此，被告企業(yè)名稱是合法并在先登 記的企業(yè)名稱，有

6、權(quán)繼續(xù)使用“山5東康泰制藥有限公司 ”這一企 業(yè)名稱。3、企業(yè)名稱登 記管理 規(guī)定、企業(yè)名稱登 記管理實(shí)施辦法規(guī)定，從事商業(yè)、公共飲食、服務(wù)等行業(yè)的企業(yè)名稱牌匾可適當(dāng) 簡(jiǎn)化。被告方在產(chǎn)品外包裝上使用 “山東康泰制藥”這一名稱，是在法律許可范圍內(nèi)將 “山東康泰制藥有限公司 ”這一企 業(yè)全稱簡(jiǎn)化，并非惡意利用金雀山公司的 “康泰 ”商標(biāo)信譽(yù)的行 為。4、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第5 條例外條款 規(guī)定“下列行為一般不被 視為市場(chǎng)混淆行為：（1）使用的著名標(biāo)示是商品、營(yíng)業(yè)或服務(wù)的通用名稱或 慣用標(biāo)示；（2）善意地使用自己的姓名；（3）他人的標(biāo)示在社會(huì)公眾所普遍 認(rèn)知前的善意使用行 為；（4）其他根據(jù)利益平衡原則

7、不被視為市場(chǎng)混淆行為的行為。被告方使用“康泰 ”二字是作 為企業(yè)名稱的簡(jiǎn)化而使用的，并非惡意利用原告 “康泰 ”這一臨沂市知名商 標(biāo)的聲譽(yù)的行 為，不存在搭他人便車(chē)的不正當(dāng) 競(jìng)爭(zhēng)行為，所以是善意的使用自己的企 業(yè)名稱，不屬于市場(chǎng)混淆行為。5、最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干 問(wèn)題的解釋第一條規(guī)定：下列行為屬于商標(biāo)法第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊(cè)商 標(biāo)專用權(quán)造成其他 損害的行為：（一）將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字6號(hào)在相同或者 類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的。被告于1999 年 5 月 10 日，以“山東康泰制藥有限公司 ”為企業(yè)名稱向臨沂

8、市工商行政管理部 門(mén)申請(qǐng)注冊(cè)登 記，1999 年 5 月 27 日經(jīng)核準(zhǔn)成立，而原告于 2000 年 11 月 15 日取得“康泰 ”商標(biāo)專 用權(quán)，所以，被告方不存在將原告方注冊(cè)商 標(biāo)相同的文字作 為企業(yè)名稱使用。6、2009 年最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審 判服務(wù)大局若干 問(wèn)題的意見(jiàn)規(guī)定，對(duì)于因歷史原因造成的注冊(cè)商 標(biāo)與企業(yè)名稱的 權(quán)利沖突，當(dāng)事人不具有 惡意的，應(yīng)當(dāng)視案件具體情況，在考慮歷史因素和使用 現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，公平合理地解決沖突，不宜 簡(jiǎn)單地認(rèn)定構(gòu)成商 標(biāo)侵權(quán)或者不正當(dāng) 競(jìng)爭(zhēng)。“康泰 ”商標(biāo)系由臨沂中藥材公司飲片加工廠于 1984 年經(jīng)國(guó)家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)取得，金雀山公司

9、2000 年 4 月 16 日成立后，于當(dāng)年11 月 25 日通過(guò)受讓取得 “康泰 ”注冊(cè)商 標(biāo)專用權(quán) ?？堤┲扑帍S是建于 1952 年的市 經(jīng)貿(mào)局直屬企 業(yè)，由于受體制市 場(chǎng)變化及自身因素的影響于 1999 年 2 月 18 日經(jīng)改制設(shè)立有限 責(zé)任公司，1999 年 5 月 27 日核準(zhǔn)成立。本案中，被告方所使用的 “康泰 ”二字來(lái)源于康泰制 藥廠，康泰制藥廠 1952 年就已使用“康泰 ”二字，所以本案應(yīng)考慮歷史因素和使用現(xiàn)狀，不能簡(jiǎn)單認(rèn)定被告侵 權(quán)。7、中華人民共和國(guó)反不正當(dāng) 競(jìng)爭(zhēng)法第五條 經(jīng)營(yíng)者不得采用下列不正當(dāng)手段從事市 場(chǎng)交易，損害競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：7（一）假冒他人的注冊(cè)商標(biāo)；（二）擅自使

10、用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購(gòu)買(mǎi)者誤認(rèn)為是該知名商品；（三）擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人 誤認(rèn)為 是他人的商品；（四）在商品偽上造或者冒用 認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志，偽造產(chǎn)地，對(duì)商品質(zhì)量作引人 誤解的虛假表示。被告于1999 年 5 月 10 日，以“山東康泰制藥有限公司 ”為企業(yè)名稱向臨沂市工商行政管理部 門(mén)申請(qǐng)注冊(cè)登 記，1999 年 5 月 27 日經(jīng)核準(zhǔn)成立，而原告于 2000 年 11 月 15 日取得“康泰 ”商標(biāo)專 用權(quán)，因此，被告方不存在假冒、擅自使用原告商 標(biāo)等不正當(dāng)行 為。8第三部分代

11、理意見(jiàn)尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：山東康泰制藥有限公司指派萬(wàn)達(dá)律 師事務(wù)所的張傲男和 鄧桐岳作為其與原告山 東金雀山制 藥有限公司 訴山東康泰制 藥有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案的代理人。代理人接受委托后，因我系被告 辯護(hù)律師，在接到案件后，詳細(xì)了解本案的情況，并做了大量的 調(diào)查取證工作，通過(guò)庭審調(diào)查 、質(zhì)證以及其他 訴訟活動(dòng)，現(xiàn)依據(jù)本案事 實(shí)及相關(guān)法律法規(guī)發(fā)表如下代理意 見(jiàn)：一、山東金雀山公司的起 訴理由不成立，因?yàn)楸桓娣狡?業(yè)名稱擁有在先權(quán)利商標(biāo)侵權(quán)糾紛 屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán) 沖突。解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)沖突，通常適用以下原則：一是保護(hù)在先權(quán)利原則；二是禁止混淆原則；三是權(quán)利平衡利益兼顧原則。（一）保護(hù)在先權(quán)利原則保護(hù)

12、在先權(quán)利原則是處理注冊(cè)商 標(biāo)與企業(yè)名稱權(quán)利沖突 時(shí)應(yīng)當(dāng)首先考慮的問(wèn)題。如果注冊(cè)商 標(biāo)不是在先 權(quán)利，那么注冊(cè)商標(biāo)排斥企業(yè)名稱的登 記與完整就無(wú)從 談起。保護(hù)在先權(quán)利原則要求在后 權(quán)利的創(chuàng)設(shè)、行使均不得侵犯在此之前已存在并受法律保 護(hù)的在先 權(quán)利。在后權(quán)利要獲得法律保 護(hù)，應(yīng)當(dāng)從形式到內(nèi)容都具有合法性，能 夠成為9一項(xiàng)獨(dú)立而完整的 權(quán)利。如果某一在后權(quán)利是以侵犯他人已 經(jīng)合法存在并且受法律保 護(hù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)為 前提，這種權(quán)利就不能獨(dú)立存在并受法律保護(hù)；如果在后權(quán)利是合法存在的，但該權(quán)利的行使可能侵犯他人合法的在先知 識(shí)產(chǎn)權(quán)，那么這種權(quán)利的行使就會(huì)受到限制。保 護(hù)在先權(quán)利原則還要求在先 權(quán)利必須是合

13、法的，而且在先權(quán)利的效力范 圍應(yīng)當(dāng)覆蓋在后 權(quán)利，在后權(quán)利存在于 該合法的在先 權(quán)利之上，否則，就不發(fā)生與在后 權(quán)利的對(duì)抗。在后注冊(cè)商 標(biāo)權(quán)利應(yīng)尊重在先 創(chuàng)設(shè)的企業(yè)名稱權(quán)利。對(duì)在先創(chuàng)設(shè)的企業(yè)名稱權(quán)利進(jìn)行一定限度的容允。北京市高 級(jí)人民法院關(guān)于商標(biāo)與使用企 業(yè)名稱沖突 糾紛案件審理中若干 問(wèn)題的解答第 12 條規(guī)定，審理商標(biāo)與使用企 業(yè)名稱沖突 糾紛應(yīng)當(dāng)依法保 護(hù)在先合法登 記并使用企業(yè)名稱者享有 繼續(xù)使用的合法 權(quán)益，即在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前已經(jīng)合法登記并使用的企 業(yè)名稱中的字號(hào)與他人商 標(biāo)相同或者近似的，企業(yè)名稱使用人有 權(quán)繼續(xù)使用該企業(yè)名稱。本案中，被告是于 1999 年 5 月 27 日經(jīng)臨

14、沂市工商行政管理部 門(mén)核準(zhǔn)，成功注冊(cè)了 “山東康泰制 藥有限公司 ”的企 業(yè)名稱，而金雀山公司是于 2000年 4 月 16日成立后，于 2000 年 11 月 25 日通過(guò)受讓取得“康泰”注冊(cè)商 標(biāo)專用權(quán)。根據(jù)以下法律：1、企業(yè)名稱登 記管理規(guī)定第三條，企業(yè)名稱在企 業(yè)申請(qǐng)登記時(shí)，由企業(yè)名稱的登 記主管機(jī)關(guān)核定。企 業(yè)名稱經(jīng)核準(zhǔn)登 記注冊(cè)10后方可使用，在規(guī)定的范圍內(nèi)享有專用權(quán)。2、商標(biāo)法第三十九條，轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)的，轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)當(dāng)簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ，并共同向商標(biāo)局提出申 請(qǐng)。受讓人應(yīng)當(dāng)保證使用該注冊(cè)商 標(biāo)的商品 質(zhì)量。轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商 標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)后，予以公告。受 讓人自公告之日起享有商 標(biāo)專用權(quán)。可

15、以得知，金雀山公司在被告取得企業(yè)名稱專用權(quán)之時(shí)還未獲得“康泰 ”商標(biāo)的商標(biāo)專用權(quán)。因此，我公司的企業(yè)名稱擁有在先權(quán)利，根據(jù)保護(hù)在先權(quán)利原則，如果注冊(cè)商標(biāo)不是在先 權(quán)利，那么注冊(cè)商標(biāo)就不能對(duì)企業(yè)名稱的登 記與完整進(jìn)行排斥。1、在商標(biāo)法第五十二條中，有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的 許可，在同一種商品或者 類似商品上使用與其注冊(cè)商 標(biāo)相同或者近似的商 標(biāo)的；（二）銷售侵犯注冊(cè)商 標(biāo)專用權(quán)的商品的；（三）偽造、擅自制造他人注冊(cè)商 標(biāo)標(biāo)識(shí) 或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商 標(biāo)標(biāo)識(shí)的；（四）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意，更換其注冊(cè)商 標(biāo)并將該更換商標(biāo)的商品又投入市 場(chǎng)的；（五）給他人

16、的注冊(cè)商 標(biāo)專用權(quán)造成其他 損害的。2、在最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干 問(wèn)11題的解釋的第一條中，下列行為屬于商標(biāo)法第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊(cè)商 標(biāo)專用權(quán)造成其他 損害的行為：（一）將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作 為企業(yè)的字號(hào)在相同或者 類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾 產(chǎn)生誤認(rèn)的。3、在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第五條中，經(jīng)營(yíng)者不得采用下列不正當(dāng)手段從事市 場(chǎng)交易，損害競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：（一）假冒他人的注冊(cè)商標(biāo)；（二）擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使 購(gòu)買(mǎi)者誤認(rèn)為是該知名商品；（三）擅自使用他

17、人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認(rèn)為是他人的商品；（四）在商品上偽造或者冒用 認(rèn)證標(biāo) 志、名優(yōu)標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志，偽造產(chǎn)地，對(duì)商品質(zhì)量作引人 誤解的虛假表示。適用以上三條法律構(gòu)成侵 權(quán)的，首先需要滿足大前提：原告方的商標(biāo)專用權(quán)擁有在先權(quán)利。本案中，原告方顯然不滿足這個(gè)首要條件，因此不適用商標(biāo)法與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法中的相關(guān)法律。所以原告的訴訟請(qǐng)求不成立。12二、被告方的 產(chǎn)品外包裝不存在混淆相關(guān)公眾 對(duì)產(chǎn)品來(lái)源的 認(rèn)識(shí)的問(wèn)題，對(duì)“康泰 ”的使用屬善意使用對(duì)于此問(wèn)題，同樣適用解決知 識(shí)產(chǎn)權(quán)沖突的三個(gè)原 則。（一）禁止混淆原則商標(biāo)的基本功能是區(qū)分商品、服 務(wù)的來(lái)源，各國(guó)商標(biāo)法以及國(guó) 際組織無(wú)不以禁止混淆 為商標(biāo)

18、立法的基本宗旨。只有企 業(yè)名稱在相關(guān)公眾中造成混淆，從而 損傷或破壞他人在先商 標(biāo)的識(shí)別功能時(shí)，才有禁止企業(yè)名稱登記、使用的必要。判斷商標(biāo)與企業(yè)名稱之間的混淆，一般通過(guò)綜合分析認(rèn)定的方法，綜合考慮以下因素：商品、服務(wù)的具體特點(diǎn)，商品、服務(wù)的相同類似程度或關(guān)聯(lián)程度，商標(biāo)與企業(yè)名稱中的字號(hào)的相同近似程度，相關(guān)公眾的注意程度，混淆的可能性以及是否已造成 實(shí)際混淆，在先商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性、知名程度，企業(yè)名稱的 實(shí)際使用方式，爭(zhēng)議雙方的 實(shí)際經(jīng)營(yíng) 方式，爭(zhēng)議雙方在地域范 圍上是否相互交叉等。就本案來(lái) 說(shuō)，被告提出以下三點(diǎn)觀點(diǎn)：1、原告方首先就不符合 擁有在先商 標(biāo)的基本條件，因此不構(gòu)成被告企業(yè)名稱在相關(guān)公眾中

19、造成混淆的 問(wèn)題。2、從產(chǎn)品外包裝來(lái)看，被告生 產(chǎn)產(chǎn)品的外包裝均整體 規(guī)范地使用了其經(jīng)核準(zhǔn)登記的企業(yè)名稱，其產(chǎn)品外包裝上使用了“山東康泰制藥有13限公司 ”企業(yè)全稱、“山東康泰制藥”企業(yè)簡(jiǎn)稱，同時(shí)明確標(biāo)注了為和平鴿圖案加 “永強(qiáng)”文字的圖文組合商標(biāo)，并且我方未使用原告所注冊(cè)商標(biāo)的特定 書(shū)寫(xiě)方式，與金雀山公司的 “康泰 ”商 標(biāo)存在明 顯不同，所以不會(huì)造成混淆的 問(wèn)題。3、就被告方公司 產(chǎn)品外包裝上 對(duì)“康泰 ”二字加 強(qiáng)的問(wèn)題，“康泰 ” 系取自被告公司前身的于 1952 年建立的山 東康泰制 藥廠，“康泰 ”二字在原企 業(yè)名稱中具有重要 標(biāo)識(shí)性作用，對(duì)其的沿用與加 強(qiáng)符合事實(shí)邏輯，無(wú)主觀惡意

20、。此外，被強(qiáng)調(diào)的“康泰 ”二字在 產(chǎn)品整體包裝上的位置、顏色、大小均并不處于突出位置。因此并無(wú) 惡意混淆。（二）權(quán)力平衡利益兼 顧原則利益平衡原 則的一個(gè)重要來(lái)源是公平 競(jìng)爭(zhēng)，其目的在于保護(hù)依法經(jīng)營(yíng)者的權(quán)利與利益。利益平衡原 則是以保護(hù)在先權(quán)利原則和誠(chéng)實(shí)信用原則為前提的。法官需要 綜合考量各種因素，在充分考 慮其它原則的基礎(chǔ)上，存不同的利益和 權(quán)利之間進(jìn)行權(quán)衡和取舍，做出體 現(xiàn)法律公平和公正的 選擇。適用利益平衡原 則的特定情形，可以是歷史因素以及使用 現(xiàn)狀。2009 年最高人民法院關(guān)于當(dāng)前 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審 判服務(wù)大局若干 問(wèn)題的意見(jiàn)規(guī)定，對(duì)于因歷史原因造成的注冊(cè)商 標(biāo)與企業(yè)名稱的權(quán)利沖突，當(dāng)事人不具