代理實務(wù)重要法條2011代理人考前培訓材料部祁建偉

代理實務(wù)重要法條2011代理人考前培訓材料部祁建偉代理實務(wù)重要法條專利法實施細則第53條：一、A.5,A.25,或二、A.2(2),A.20(1),,A.26(3,4,5),A.31(1),或R.20(2)三、或R.43(1)2023/2/22代理實務(wù)重要法條(一)前提條件1、2、3、2023/2/23代理實務(wù)重要法條(一)1、A.5:違反法律的發(fā)明創(chuàng)造違反社會公德的發(fā)明創(chuàng)造妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造2023/2/242、Art.2(2)專利法第二條第二款：專利法所稱的發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或其改進所提出的新的技術(shù)方案。專利法中，發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計的統(tǒng)稱。通常所說的發(fā)明創(chuàng)造是廣義的，而專利法意義上的發(fā)明僅指發(fā)明專利，是狹義的。2023/2/25不是專利法意義上的產(chǎn)品發(fā)明：聲、光、電、磁、波等信號或者能量；氣味；圖形、平面、曲面、弧線等本身不屬于專利法第二條第二款規(guī)定的專利法意義上的產(chǎn)品發(fā)明。2023/2/26科學發(fā)現(xiàn)智力活動的規(guī)則和方法疾病的診斷和治療方法動物和植物品種原子核變換方法以及用該方法獲得的物質(zhì)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標識作用的設(shè)計2023/2/27三、疾病的診斷和治療方法不授予專利權(quán)的原因：人道主義和社會倫理涉及國家利益和民生(是否作用于活體？)

2023/2/28代理實務(wù)重要法條(二)一、充分、必要條件---，A91、新穎性(現(xiàn)有技術(shù))2、抵觸申請3、同樣的發(fā)明創(chuàng)造2023/2/29A22：新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日之前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并且記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。2023/2/210三個基本概念：

1.申請日：專利法第28條規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門收到專利申請文件之日為申請日。如果申請文件是郵寄的，以寄出的郵戳日為申請日。

2023/2/211

2、優(yōu)先權(quán)日

申請人自發(fā)明或者實用新型在國內(nèi)外第一次提出申請之日起12個月內(nèi)，又再次向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出相同主題的專利申請的，在符合法律規(guī)定的前提下可以依法享有優(yōu)先權(quán)，其第一次申請的申請日為在后申請的優(yōu)先權(quán)日。

優(yōu)先權(quán)日（）申請日（）2023/2/2122023/2/213

3、現(xiàn)有技術(shù)

專利法第22條第5款規(guī)定：本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。2023/2/214 新穎性的判斷原則單獨對比發(fā)明創(chuàng)造——————現(xiàn)有技術(shù)（權(quán)利要求）(技術(shù)方案)

所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員ABS2023/2/2151、一種防腐涂料用添加劑，其特征在于包含石蠟?，F(xiàn)有技術(shù)：公開了一種塑料加工用的脫模劑，其中包含石蠟。新穎性？創(chuàng)造性？2023/2/216申請權(quán)利要求11、一種復合式棒球棒，其特征在于，包含有：一木質(zhì)主體，具有一外徑較粗的前端及一外徑較細的后端，而且，該主體具有一沿軸向延伸的軸孔；一芯管，嵌設(shè)于該主體的軸孔內(nèi)，其材質(zhì)為纖維補強塑膠或金屬。2023/2/217對比文件1、一種復合式撞球桿，其特征在于，包含有：一木質(zhì)主體，具有一外徑較粗的前端及一外徑較細的后端，而且，該主體具有一沿軸向延伸的軸孔；一芯管，嵌設(shè)于該主體的軸孔內(nèi)，其材質(zhì)為纖維補強塑膠或金屬。新穎性？2023/2/218乙申請日甲申請日甲申請公布日同樣的發(fā)明

申請日在先，公布日在后；

中國專利申請。2023/2/2194、抵觸申請

在申請日以前也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并且記載在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。只能用來評價新穎性，避免重復授權(quán)全文權(quán)利要求

2023/2/220慣用手段的直接置換(僅抵觸申請適用)

螺栓固定裝置

螺釘固定裝置2023/2/221

抵觸申請=現(xiàn)有技術(shù)？2023/2/222申請1和申請2申請日相同申請1的權(quán)利要求1：一種托盤，由托板和支撐立柱組成，托板為夾層板，其表面為薄木板或玻璃板，中間夾層為蜂窩芯。申請2的權(quán)利要求1：一種托盤，由托板和支撐立柱組成，托板為夾層板，其表面為玻璃板，中間夾層為蜂窩芯。如何審查？新穎性？創(chuàng)造性？？？2023/2/2235、相同發(fā)明同一天申請(Art.9)

專利法第9條第1款：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。

1、避免重復授權(quán)。

2、非現(xiàn)有技術(shù)和抵觸申請2023/2/224判斷原則 同樣的發(fā)明創(chuàng)造：

1、權(quán)利要求權(quán)利要求對比

2、技術(shù)方案為對比的基本單位？兩件專利申請說明書的內(nèi)容相同，但其權(quán)利要求保護范圍不同。2023/2/225注意！(指南P168)權(quán)利要求涉及連續(xù)數(shù)值范圍的，應當將該連續(xù)數(shù)值范圍作為一個整體予以考慮。若兩項權(quán)利要求涉及的數(shù)值范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

2023/2/226新穎性判斷的具體方法專利申請：

一種帶護套掛鎖，金屬鎖體上套有護套。對比文件(現(xiàn)有技術(shù))：一種帶護套掛鎖，黃銅鎖體上套有黑色乙烯基樹脂護套。新穎性？2023/2/227

1、上位概念與下位概念

下位概念破壞上位概念的新穎性例如：金、銀、銅、鐵金屬上位概念與下位概念？2023/2/2282、數(shù)值范圍例1：一種鈦合金，由重量％的鎳（Ni）、重量％的鉬（Mo）和余量鈦組成。對比文件：一種鈦合金，組成為重量％Ni、重量％Mo，余量為鈦。新穎性？2023/2/229例2：專利申請：一種熱處理臺車窯爐，其拱襯厚度為100-400毫米。對比文件：拱襯厚度為180-250毫米的相同熱處理臺車窯爐。

新穎性？2023/2/230例3：專利申請： 一種氮化硅陶瓷的生產(chǎn)方法，其燒成時間為1-10小時。對比文件： 氮化硅陶瓷的生產(chǎn)方法中的燒成時間為4-12小時。

新穎性？2023/2/231例4：專利申請：一種二氧化鈦光催化劑的制備方法，其干燥溫度為40℃、58℃、75℃、100℃。對比文件：干燥溫度為40℃－100℃的二氧化鈦光催化劑的制備方法。

新穎性？2023/2/232例5：專利申請的權(quán)利要求： 一種內(nèi)燃機用活塞環(huán)，其活塞環(huán)的圓環(huán)直徑為95毫米。對比文件公開： 圓環(huán)直徑為70－105毫米的內(nèi)燃機用活塞環(huán)。

新穎性？2023/2/233例6：專利申請的權(quán)利要求： 一種乙烯－丙烯共聚物，其聚合度為100－200。對比文件公開： 聚合度為50－400的乙烯－丙烯共聚物。

新穎性？2023/2/234總結(jié)：

所要求保護的數(shù)值范圍內(nèi)有沒有公開現(xiàn)有技術(shù)的“點”(點值，端點)

有沒有新穎性沒有有新穎性2023/2/2353、開放式和封閉式權(quán)利要求發(fā)明：一種涂料組合物，包括A和B。一種涂料組合物，由A和B組成?，F(xiàn)有技術(shù)：一種涂料組合物，由A，B和C組成。新穎性？創(chuàng)造性？2023/2/2363、開放式和封閉式權(quán)利要求（1）僅涉及組分時的新穎性判斷

a.開放式－－含有A+B權(quán)利要求

b.封閉式－－由A+B組成 現(xiàn)有技術(shù)：A+B+Ca、新穎性×b、新穎性√2023/2/237申請日前公開抵觸申請專利法第9條第1款現(xiàn)有技術(shù)申請日相同申請在先公開在后2023/2/238代理實務(wù)重要法條(三)充分、必要條件---創(chuàng)造性實用性2023/2/239創(chuàng)造性一、定義創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型有實質(zhì)性特點和進步。2023/2/2401、突出的實質(zhì)性特點發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的。2023/2/2412、顯著的進步

是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。2023/2/2423、所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員設(shè)定“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的目的2023/2/2432、“所屬領(lǐng)域技術(shù)人員”應具備的能力：

知曉申請日(優(yōu)先權(quán)日)之前的普通技術(shù)知識；

能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)；

具有常規(guī)實驗的手段和能力，但他不具備創(chuàng)造能力；

根據(jù)解決問題的需要，也應具有獲知相關(guān)領(lǐng)域的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能力。2023/2/244突出的實質(zhì)性特點的判斷(一)一篇對比文件的情形1、確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)2、與權(quán)利要求對比找出區(qū)別技術(shù)特征3、通過“分析、推理、或有限的試驗”(問題/啟示)

a、能夠得到權(quán)利要求的技術(shù)方案×

b、不能得到權(quán)利要求的技術(shù)方案√2023/2/245案例1

發(fā)明要求保護:一種復合地板，其包括基材、復合于基材下面的防潮層和復合于基材上面的耐磨層，該耐磨層為材料A。

對比文件1公開了:一種復合地板，其包括基材、復合于基材下面的防潮層和復合于基材上面的耐磨層，該耐磨層為材料C。

材料A和材料C均為已知的耐磨材料創(chuàng)造性？(替換)2023/2/246案例2：權(quán)利要求：一種藥物組合物，包括活性組分化合物A、填料和著色劑。對比文件：一種藥物組合物，包括活性組分化合物A和填料。常規(guī)技術(shù)手段(容易想到的)

創(chuàng)造性？2023/2/247突出的實質(zhì)性特點的判斷(二)多篇對比文件的情形(分析、推理、或有限的試驗)

a、能夠得到權(quán)利要求的技術(shù)方案×

b、不能得到權(quán)利要求的技術(shù)方案√2023/2/248案例3現(xiàn)有技術(shù)(對比文件1)：公開了一種防治腳部皸裂保健襪，由襪體1和乳膠2構(gòu)成，乳膠2附設(shè)在襪體1的襪跟部。問題：用途單一，不能作為普通襪子使用2023/2/249案例3權(quán)利要求：一種防治腳后跟皸裂的襪子，其特征在于腳后跟襪內(nèi)面設(shè)置一層浸有乳膠的布片。

2023/2/250對比文件2：公開了一種防治腳后跟皸裂的護具，是在腳后跟套子內(nèi)面設(shè)有一層浸有乳膠的布片。(既能夠用途防皸裂護具，又能夠作為普通護具使用)1、特征相同2、作用相同2023/2/2511、與對比文件1相比，其區(qū)別特征為“腳后跟襪內(nèi)面設(shè)置一層浸有乳膠的布片”2、對比文件2公開了該區(qū)別技術(shù)特征，并且其在該對比文件中所起的作用也是防皸裂，與發(fā)明中的相同。

創(chuàng)造性？2023/2/252案例1發(fā)明要求保護一種杯子，杯子把手外粘貼橡膠材料（防滑）對比文件1一種杯子，手與杯體使用相同的金屬材料。對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，發(fā)明的區(qū)別特征：杯子把手采用橡膠材料該區(qū)別特征在使發(fā)明達到的技術(shù)效果是：杯子具有更好的防滑效果發(fā)明實際解決的技術(shù)問題：改善杯子把手的防滑性能2023/2/253對比文件2公開了一種餐具(例如鍋鏟)，由金屬制成，為了防止手柄打滑，可以在手柄處包覆橡膠材料，或者手柄由橡膠材料制成。特征相同—作用相同—有啟示？2023/2/254案例2發(fā)明要求保護一種杯子，杯子把手外粘貼橡膠材料（防滑）對比文件1一種杯子，手與杯體使用相同的金屬材料。對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，發(fā)明的區(qū)別特征：杯子把手采用橡膠材料該區(qū)別特征在使發(fā)明達到的技術(shù)效果是：杯子具有更好的防滑效果發(fā)明實際解決的技術(shù)問題：改善杯子把手的防滑性能2023/2/255對比文件2公開了一種餐具(例如鍋鏟)，由金屬制成，為了控制手柄溫度不過度升高，可以在手柄處包覆橡膠材料，或者手柄由橡膠材料制成，從而解決了溫度過度升高的問題。特征相同作用不同沒有啟示？2023/2/256案例2說明書中記載發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是：防止氟離子含量降低而影響抗齲齒效果（說明書中還記載了通過控制PH值防止氟化物和滑石在一起使得氟離子含量降低，使用磨料拋光材料使組合物的牙齒拋光效果更好）發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是：如何提高防齲齒的潔齒組合物的牙齒拋光效果。發(fā)明對比文件一種潔齒組合物，含有1-50％的滑石，防齲齒的潔齒組合物，含有20-50％的滑石，1-3000ppm氟化物離子的氟化物鹽，1-2300ppm氟化物離子的氟化物鹽，30-90%的一種或多種含水載體，50-80％的一種或多種含水載體，5-50％磨料拋光材料，PH值為8-10。PH值為7-9。2023/2/257磨料拋光材料(增加的特征)要素增加或減少如果相應增加或減少了其作用創(chuàng)造性？2023/2/258突出的實質(zhì)性特點的判斷方法1、確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)2、確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題3、判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見

即將區(qū)別技術(shù)特征應用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明(分析、推理、或試驗)

a、能夠得到權(quán)利要求的技術(shù)方案×

b、不能得到權(quán)利要求的技術(shù)方案√2023/2/259啟示的通常情況1、區(qū)別特征--公知常識2、區(qū)別特征--最接近現(xiàn)有技術(shù)中披露的相關(guān)技術(shù)手段3、區(qū)別特征—為另一對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段

啟示(動機)源自于所要解決的技術(shù)問題相同、即作用相同2023/2/260“顯著的進步”的判斷發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有更好的技術(shù)效果；為解決某一技術(shù)問題提供了一種不同構(gòu)思的技術(shù)方案；代表某種新的技術(shù)發(fā)展趨勢；在某些方面有負面影響，但在其他方面有明顯積極的技術(shù)效果。2023/2/261“突出的實質(zhì)性特點”和“顯著的進步”1、判斷創(chuàng)造性時應作為一個整體考慮非顯而易見性—創(chuàng)造性2023/2/262選擇發(fā)明的創(chuàng)造性1、主要考慮因素是“預料不到的技術(shù)效果”2、其次是選擇的難易程度2023/2/263A22(4)—實用性

實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果1、能夠在產(chǎn)業(yè)中制造或者使用2、經(jīng)濟、技術(shù)和社會效果。2023/2/2641、“能夠制造或者使用”

指在產(chǎn)業(yè)中被制造或使用的可能性2、不具備實用性是由技術(shù)方案本身引起的

與說明書公開的程度無關(guān)實用性是先天不足造成的充分公開是后天人為所致2023/2/265無實用性的常見情形1、無再現(xiàn)性2、違背自然規(guī)律3、利用獨一無二的自然條件的產(chǎn)品4、人體或動物體的非治療目的的外科手術(shù)方法5、測量人或動物體在極限情況下的生理參數(shù)的方法6、無積極效果2023/2/266代理實務(wù)重要法條(四)單一性、清楚、支持、和必要技術(shù)特征1、2、A.26(3,4,5)3、2023/2/267

1、單一性的判斷方法：

（1）確定第一項發(fā)明的“特定技術(shù)特征”；（2）比較第二項發(fā)明是否存在一個或多個相同或相應的特定技術(shù)特征；（3）存在：有單一性；不存在：無單一性“特定技術(shù)特征”－體現(xiàn)發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)作出創(chuàng)造性貢獻的那些技術(shù)特征

2023/2/268判斷單一性應注意的問題1、與撰寫的形式無關(guān)

與不同類權(quán)利要求是否按引用關(guān)系無關(guān)；與撰寫順序無關(guān)；一個權(quán)利要求中也有單一性問題；2、當?shù)?獨立權(quán)利要求因缺乏新穎性、創(chuàng)造性而不能被授權(quán)，則需要考慮

－從屬權(quán)利要求之間是否符合單一性－其他獨立權(quán)利要求之間是否符合單一性2023/2/269判斷單一性案例11.一扶手椅，包括扶手板，其特征在于在上述扶手板上有一個凹坑，凹坑底部有一橡膠墊。2.一扶手椅，包括扶手板，其特征在于在上述扶手板上有一個凹坑，凹坑四周有一圈凸起。

a、如果凹坑是對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻的特定技術(shù)特征，那么，它們之間具有單一性。

b、如果凹坑已被現(xiàn)有技術(shù)披露，權(quán)利要求1和2之間有無單一性？2023/2/270判斷單一性案例21.一種A產(chǎn)品，其特征在于，…。2.一種權(quán)利要求1的A產(chǎn)品的制備方法，包括…。3.權(quán)利要求1的A產(chǎn)品在…中的應用。

a、如果三個權(quán)利要求均具有新穎性和創(chuàng)造性，三者之間具有單一性。

b、如果產(chǎn)品A沒有新穎性或創(chuàng)造性，那么權(quán)利要求2和3之間沒有單一性。

2023/2/271單一性判斷應注意的問題……即判斷這些權(quán)利要求中是否包含使它們在技術(shù)上相互關(guān)聯(lián)的一個或者多個相同或者相應的特定技術(shù)特征。這一判斷是根據(jù)權(quán)利要求的內(nèi)容來進行的，必要時可以參照說明書和附圖的內(nèi)容(P190)2023/2/272判斷單一性應注意的問題1.相同和相應特定技術(shù)特征的判斷技術(shù)效果→相應特定技術(shù)特征2.特定技術(shù)特征的判斷標準-創(chuàng)造性3.單一性判斷中的特定技術(shù)特征

2023/2/273單一性性的判斷方法1、技術(shù)問題—相關(guān)聯(lián)？2、特定技術(shù)特征—單一性？注意：相應特定技術(shù)特征的判斷2023/2/2742、A.26(3,4,5)◆A26.3—公開充分2023/2/2751、充分公開是專利申請的要求充分公開(A26.3)------清楚、完整、實現(xiàn)為什么要充分公開發(fā)明內(nèi)容付出—報酬/公開---保護(立法宗旨)2023/2/2762、不充分公開的后果a、不能獲得專利保護b、偶然獲得專利-對保護也無濟于事2023/2/277

3、申請人的對充分公開的擔憂？尤其方法申請等---國內(nèi)，無法防止侵權(quán)行為---國外，無償使用問題2023/2/278

4、申請人的對充分公開的理解？---國外專利大多都做不出來---如何理解A26.3(清楚、完整、實現(xiàn))---實現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)化或商品化無關(guān)---實現(xiàn)(能夠?qū)嵤?、能夠解決技術(shù)問題(效果)2023/2/279—技術(shù)訣竅(know-how)合理地保留技術(shù)訣竅的重要性1、國內(nèi)—有利于技術(shù)轉(zhuǎn)讓、防止侵權(quán)行為的發(fā)生2、國外—防止專利被無償使用5、公開充分不等于和盤托出2023/2/2802023/2/281能夠?qū)嵤?，且能夠解決技術(shù)問題說明書專利法第26條第3款22023/2/282權(quán)利要求應當以說明書為依據(jù)清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍2023/2/283清楚、簡要1、從技術(shù)層面考慮(技術(shù)方案)2、從法律層面考慮(專利法規(guī))2023/2/284如果權(quán)利要求的概括使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術(shù)問題，并達到相同的技術(shù)效果，則應當認為該權(quán)利要求沒有得到說明書的支持。對于這些情況，審查員應當根據(jù)專利法第二十六條第四款的規(guī)定，以權(quán)利要求得不到說明書的支持為理由，要求申請人修改權(quán)利要求。專利法第26條第4款22023/2/285支持是“有沒有”的問題2023/2/286R20：

權(quán)利要求書應當有獨立權(quán)利要求，也可以有從屬權(quán)利要求。

獨立權(quán)利要求應當從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。從屬權(quán)利要求應當用要求保護的附加技術(shù)特征，對引用的權(quán)利要求作進一步的限定。專利法實施細則第20條第2款32023/2/287R.20.2(必要技術(shù)特征)是“能不能”的問題從技術(shù)問題入手2023/2/288

【例】說