等同原則在專利侵權(quán)訴訟中的適用

等同原則在專利侵權(quán)訴訟中的適用等同原則在專利侵權(quán)訴訟中的適用——北京康體休閑設(shè)備開發(fā)中心訴北京鷹博藍天科技有限公司等專利侵權(quán)糾紛案◆案情摘要原告：北京康體休閑設(shè)備開發(fā)中心（代理人：北京市集佳律師事務(wù)所律師）被告：北京鷹博藍天科技有限公司被告：北京頤方園體育娛樂有限責(zé)任公司體育健康城原告北京康體休閑設(shè)備開發(fā)中心（以下簡稱“康體中心”）經(jīng)審理于1999年12月3日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出名稱為“模擬激光射擊系統(tǒng)”的發(fā)明專利申請，于2003年1月15日被授予專利權(quán)，2004年發(fā)現(xiàn)被告北京鷹搏藍天科技有限公司（以下簡稱“鷹搏藍天公司”）在其網(wǎng)上宣傳銷售模擬激光射擊系統(tǒng)產(chǎn)品，同時還發(fā)現(xiàn)該公司在被告北京頤方園體育娛樂有限責(zé)任公司體育健康城（以下簡稱“頤方園健康城”）安裝的模擬激光射擊系統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)特征落入了涉案專利的保護范圍，構(gòu)成對原告專利權(quán)的侵犯。故訴至法院，請求判令被告停止侵權(quán)并賠償損失。被告鷹搏藍天公司辯稱：原告未掌握被告侵權(quán)的明確證據(jù)，而且被告的產(chǎn)品不構(gòu)成對原告專利權(quán)的侵犯。因此，不同意原告提出的訴訟請求?！舴ㄔ簩徖肀本┦械诙屑壢嗣穹ㄔ航?jīng)審理查明，康體中心涉案第99125554.2號發(fā)明專利目前合法有效。根據(jù)該專利獨立權(quán)利要求，可以認定該專利技術(shù)方案包括八個必要技術(shù)特征。審理過程中，一審法院委托北京紫圖知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定中心對涉案兩種技術(shù)方案進行的技術(shù)鑒定，原被告當(dāng)事人對該鑒定報告進行了當(dāng)庭質(zhì)證。法院認為：與涉案專利技術(shù)方案相比，被控侵權(quán)技術(shù)方案中具備原告涉案專利的2、4、6、8等四個必要技術(shù)特征，雖然被控侵權(quán)技術(shù)方案中不存在涉案專利的1、3、5、7四個技術(shù)特征，但是分別存在與之對應(yīng)的等同技術(shù)特征，因此，一審法院認定被控侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利的保護范圍，構(gòu)成專利侵權(quán)。被告鷹搏藍天公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提出上訴，二審法院認為鷹搏藍天公司的上訴理由不能成立，遂駁回其上訴并最終維持了原判?！舭讣u析一、等同原則概述：本案中涉及到的主要問題就是被控侵權(quán)技術(shù)方案中是否存在與涉案專利相應(yīng)必要技術(shù)特征相等同的技術(shù)特征，進而確定是否應(yīng)該適用等同原則認定被告構(gòu)成專利侵權(quán)。專利侵權(quán)判定中最基本的原則當(dāng)然應(yīng)該是全面覆蓋原則，也就是經(jīng)常所說的字面侵權(quán)，這就要求原告主張權(quán)利的權(quán)利要求中所記載的所有技術(shù)特征必須在涉嫌侵權(quán)的技術(shù)方案中全部得到一一再現(xiàn)，否則就不構(gòu)成侵權(quán)。但是在現(xiàn)實中，侵權(quán)人為了規(guī)避這種字面侵權(quán)，很少有原封不動的按照權(quán)利人權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案全盤照抄照搬，而總是通過一些稍微變化或常規(guī)的替換對專利技術(shù)方案中的技術(shù)特征進行改頭換面。因此如果嚴格按照全面覆蓋原則進行侵權(quán)比對，顯然改動后的方案就不構(gòu)成專利侵權(quán)，這就在一定程度上影響了專利權(quán)人對于專利保護制度的信心，挫傷了他們將發(fā)明創(chuàng)造申請專利的積極性。因此，為了更好的維護專利權(quán)人的利益、保護發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)，就有必要對這種沒有本質(zhì)區(qū)別的侵權(quán)技術(shù)方案納入相關(guān)專利權(quán)的保護范圍。這就對全面覆蓋原則提出了挑戰(zhàn)，也正是基于這樣的出發(fā)點，所以在司法實踐中逐步提出了在等同基礎(chǔ)上的全面覆蓋。等同判定侵權(quán)最早是由美國法院在100多年前的專利侵權(quán)審判中率先提出來的，但是它作為一項正式的專利侵權(quán)判定原則在我國卻出現(xiàn)得較晚，我國關(guān)于等同最早的法律依據(jù)是 2001年7月1日開始實施的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），該規(guī)定第十七條明確：專利法第五十六條第一款所稱的“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”，是指專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。事實上，在該解釋出臺之前，我國的司法實踐中已經(jīng)出現(xiàn)了一定數(shù)量適用等同原則判定專利侵權(quán)的案件，但是由于沒有統(tǒng)一的法律依據(jù)，所以在具體操作中各地法院所掌握的尺度明顯不一，該司法解釋的出臺在很大程度上統(tǒng)一了全國各專利案件管轄法院對于等同認定的標(biāo)準(zhǔn)，無疑對于我國的專利侵權(quán)司法實踐具有里程碑式的意義。二、判定是否構(gòu)成等同特征的條件及分析；根據(jù)最高院的《規(guī)定》第十七條，等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。因此，判斷侵權(quán)物中是否具有與授權(quán)專利相應(yīng)特征相等同的特征，必須從手段、功能、效果以及本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見等四個方面分別進行比較，如果兩者的手段、功能、效果基本相同，而且對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說也屬于顯而易見的話，則可以認定為等同特征，否則就不宜認定為等同。事實上，專利法要求符合授權(quán)條件的發(fā)明專利與實用新型專利必須都具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性，通常情況下，除非明顯不具有實用性，否則不對實用性進行審查。另外，如果某一技術(shù)方案不具備新穎性，必然也就意味著其不具有創(chuàng)造性，因此，最高院也正是基于上述考慮，進而認為在判定兩個技術(shù)特征是否構(gòu)成等同特征的過程中主要應(yīng)該考慮創(chuàng)造性因素，因為一旦涉嫌侵權(quán)技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征對于專利技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征而言具有了創(chuàng)造性，也就說明兩者屬于本質(zhì)不同的技術(shù)特征，涉嫌侵權(quán)技術(shù)方案相對于專利技術(shù)方案而言也就屬于本質(zhì)不同的技術(shù)方案，所以該技術(shù)特征也就不再屬于與專利技術(shù)方案相應(yīng)技術(shù)特征等同的特征；反之，如果該涉嫌侵權(quán)物的相應(yīng)特征只是對于專利技術(shù)相應(yīng)特征進行了簡單的文字變換、常規(guī)手段的等效變換，則這種變換不具有任何創(chuàng)造性，實際上仍然是一種意圖規(guī)避侵權(quán)的侵權(quán)行為。根據(jù)專利法第二十三條的規(guī)定，創(chuàng)造性，是指同申請日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型有實質(zhì)性特點和進步。由此可知，創(chuàng)造性包括了實質(zhì)性特點和進步兩個方面。專利審查指南關(guān)于創(chuàng)造性地判斷部分進一步明確了創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點，是指發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，是非顯而易見的。發(fā)明有顯著的進步，是指發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。由此可知，創(chuàng)造性的內(nèi)容實際上已經(jīng)包括了功能、效果、手段等內(nèi)容在內(nèi)。在司法實踐中，要判斷兩個技術(shù)特征所產(chǎn)生的功能、效果基本相同或者是否對于本領(lǐng)域技術(shù)人員顯而易見往往是相對容易做到的，但是到底如何判斷兩個技術(shù)特征所采用的手段是否基本相同卻較難準(zhǔn)確把握。筆者認為，如果過分強調(diào)兩個技術(shù)特征是否采用了基本相同的手段來作為判定是否構(gòu)成等同特征的必要條件，實際上是不利于對專利權(quán)人的保護的。按照《規(guī)定》十七條，只有同時滿足了手段、功能、效果基本相同而且本領(lǐng)域技術(shù)人員顯而易見等四個條件才可以認定等同。但是實踐中，在認定兩個技術(shù)特征是否采用了基本相同的手段是沒有一個統(tǒng)一的判斷標(biāo)準(zhǔn)，而且站在不同的高度和不同的層面看，得到的結(jié)論就可能完全相反。例如，站在較低的第一個層面可分為軟件手段與硬件手段；站在較高的第二個層面可分為物理手段與化學(xué)手段；站在更高的第三個層面可分為常規(guī)手段與非常規(guī)手段等等。顯然，軟件手段與硬件手段都可以歸納為物理手段，而物理手段和化學(xué)手段往往有很可能都屬于常規(guī)手段。因此，如果一種技術(shù)特征采用了軟件手段，而另一種特征采用了硬件手段，兩者到底是否采用了基本相同的手段呢？站在第一層面則兩者屬于不同的手段， 站在第二層面和第三層面則屬于相同的手段。 因此，站在不同層面所得出的結(jié)論往往是截然相反的。 基于上述情況，筆者認為實際上如果有了本領(lǐng)域技術(shù)人員非顯而易見的這一限定，就不必再過分強調(diào)兩者是否采用了基本相同的手段。以免增加司法實踐中對于應(yīng)用等同原則帶來操作上的困難。 因為實際上某一具體技術(shù)方案中的具體技術(shù)手段雖然明顯采用了不同的方式，但是對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，這種手段的變化也許是司空見慣的，不具有任何創(chuàng)造性內(nèi)容，所以，對于這種雖然表面上看采用了不同手段的行為，實際上還是應(yīng)該認定為等同。例如：硬件的軟件化以及軟件的硬件化是該技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員所慣用的等效置換手段，不能說因為專利方案采用的是軟件手段，而涉嫌侵權(quán)方案采用了硬件手段等效替換則不構(gòu)成專利侵權(quán)。本案中已經(jīng)認定的部分等同特征之間實際上就屬于這種情形，如果過分強調(diào)專利方案中和涉嫌侵權(quán)方案中所采用的手段是否基本相同，則明顯不利于保護專利權(quán)人的利益。三、適用等同原則應(yīng)該注意的幾個問題：（一）判定等同的時間點標(biāo)準(zhǔn)：在判定兩個技術(shù)特征是否構(gòu)成等同時，到底應(yīng)該以專利申請日、專利公開日、專利授權(quán)公告日還是專利侵權(quán)日為標(biāo)準(zhǔn)呢？顯然，采用不同的時間標(biāo)準(zhǔn)所得到的結(jié)論往往會是不一樣的。世界各國采用的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣，我國的專利法以及相關(guān)司法解釋均沒有予以明確的規(guī)定，但是在司法實踐中往往都采用了專利侵權(quán)日為判斷是否構(gòu)成等同的時間標(biāo)準(zhǔn)。筆者認為，采用這一時間標(biāo)準(zhǔn)相對而言是比較有利于充分保護專利權(quán)人利益的。因為專利的保護期限往往較長，特別是發(fā)明專利，保護期從申請日開始計算有20年，而現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展日新月異，專利權(quán)人幾乎不可能在若干年前申請專利時就將未來20年內(nèi)可能出現(xiàn)的等同技術(shù)手段全部涵蓋在申請文件中，因此，如果從申請日、公開日或者公告日來作為判定等同的時間點顯然都是不利于權(quán)利人的。所以我國采用了專利侵權(quán)日的這一判斷時間標(biāo)準(zhǔn)客觀上就更好地維護了專利權(quán)人的利益。（二）等同判定與專利創(chuàng)造性程度的關(guān)系：雖然專利法對發(fā)明和實用新型都要求具有一定的創(chuàng)造性，但是不同的發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性程度差異還是較大的。因此，筆者認為在認定是否構(gòu)成等同時，創(chuàng)造性程度越高的專利，在進行等同判定時應(yīng)該適用的等同條件應(yīng)該越寬松，例如，對于開拓性發(fā)明或者具有劃時代意義的重大發(fā)明，就應(yīng)該通過等同的方式確定較大的保護范圍。反之，對于創(chuàng)造性程度較低的專利，則應(yīng)該嚴格控制認定等同的條件。因為專利法的宗旨就是以技術(shù)的公開換取法律的保護，顯然誰對社會的貢獻越大，對誰的保護力度就應(yīng)該越大。而正是基于上述考慮，所以才應(yīng)該對與不同的創(chuàng)造性的專利認定等同時采取不同高度的要求。（三）等同原則與多余指定原則的關(guān)系：通過《規(guī)定》第十七條的定義以及我國的司法實踐可以看出，運用等同原則進行侵權(quán)判定時并非判斷涉嫌侵權(quán)方案與專利方案這兩個方案是否構(gòu)成整體等同，而是比較涉嫌侵權(quán)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征與專利方案中的對應(yīng)必要技術(shù)特征是否構(gòu)成等同。關(guān)于必要技術(shù)特征，通常將其定義為：是指在技術(shù)方案中能夠獨立地對解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)問題產(chǎn)生技術(shù)效果的技術(shù)單元或者技術(shù)單元的集合。由此可知，并非專利權(quán)利要求中的每一句話就是一個必要技術(shù)特征，而必須是能夠獨立解決技術(shù)問題的技術(shù)單元或技術(shù)單元的集合才構(gòu)成一個必要技術(shù)特征，它往往是以技術(shù)“單元”或“集合”的形式出現(xiàn)的。多余指定原則，是指在專利侵權(quán)判定中,在解釋專利獨立權(quán)利要求和確定專利權(quán)保護范圍時，將記載在專利獨立權(quán)利要求中的明顯附加技術(shù)特征(即多余特征)略去,僅以專利獨立權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征來確定專利權(quán)保護范圍,判定被控侵權(quán)物是否覆蓋專利權(quán)保護范圍的原則。筆者認為：多余指定原則實際在一定程度上體現(xiàn)出我國的專利侵權(quán)判定中存在著整體等同的形式。當(dāng)然，從保護權(quán)利人的角度出發(fā)，整體等同對于專利權(quán)人來說無疑是更有利的，因為整體等同原則實際上就是接近于某些國家所提倡的“中心限定說”，只要是圍繞權(quán)利要求所限定的發(fā)明中心，任何技術(shù)方案都落入其專利保護范圍。雖然實踐中運用多余指定原則的案例不多，但是在最高人民法院還是意識到這一原則的應(yīng)用有違公平原則。因此，最高院已經(jīng)通過判例的方式體現(xiàn)出逐步廢除多余指定原則的意向。事實上，多余指定原則的運用對于社會公眾來說的確是不公平的，因為社會公眾判定自己實施的技術(shù)方案是否構(gòu)成侵權(quán)時，只能根據(jù)權(quán)利人的權(quán)利要求中全部技術(shù)特征所共同確定的保護范圍來分析，但是在侵權(quán)比對時如果權(quán)利人突然又減少了原來是用于界定專利保護范圍的某一個技術(shù)特征，顯然就大大的擴展了權(quán)利人的保護范圍，從而使原本不侵權(quán)的技術(shù)方案在忽略了某一技術(shù)特征之后則構(gòu)成專利侵權(quán)。因此，筆者認為：在司法實踐中廢除多余指定原則這一提法是勢在必行的，任何專利權(quán)，一旦受權(quán)公告，其保護范圍就應(yīng)該是穩(wěn)定的，而不能忽大忽小，讓社會公眾在決定采用相應(yīng)的技術(shù)方案時感到無所適從。當(dāng)然，多余指定原則雖然作為一項原則的存在沒有其必要性，但是在其特殊的情況下，可以將多余的特征一并劃分到到某一個必要技術(shù)特征“單元”或“集合”中，由于其不會對該特征單元或集合所解決的技術(shù)問題產(chǎn)生任何實質(zhì)性影響，所以也不會影響到最后的判斷結(jié)論。這樣就能一方面避免了多余指定原則的存在而可能任意擴大權(quán)利人的保護范圍，另一方面也在適度保護專利權(quán)人利益的同時兼顧了社會公眾利益。（四）等同原則的例外：等同原則的適用顯然是有利于專利權(quán)人，但是在進行專利侵權(quán)判定的同時為了不一味強調(diào)等同而侵害社會公眾的利益，因此也有必要對正確適用等同原則的同時對其作出一定限制。 其中最主要兩個方面體是：禁止權(quán)利人反悔以及禁止權(quán)利人將公