發(fā)明的可專利性

發(fā)明的可專利性一一實用性?案例分析【案情介紹】1原告謝呈合不服專利復審委于2005年5月10日作出的6245號決定，認為申請?zhí)枮?1108833.8、名稱為“曲軸連桿法利用磁能”的發(fā)明專利申請不具備實用性，依照《中華人民共和國專利法》第二十二條第四款的規(guī)定，決定維持國家知識產(chǎn)權局于2003年10月24日對本申請作出的駁回決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。專利復審委員會維持駁回決定的理由是:根據(jù)說明書的記載，該申請的技術方案是：“先用兩相同的方形（或其它形）永磁體，兩邊裝上小滑輪，連同連桿曲軸一起由滑輪和軸承支撐在支架上，使兩相同永磁體磁通量最大，磁力線最密的正面同極相向，中間平行插入一平面稍大于兩永磁體平面的軟鐵片，或其它易磁化的材料，使兩永磁體平面與軟鐵片平面保持在既平行而距離又相等，最接近而又不接觸的位置，曲軸一端裝上飛輪。這時，快速抽出軟鐵片，兩同極相向的永磁體在相斥力的作用下同時向相反方向移動，通過連桿推動曲軸轉到180度，同時也產(chǎn)生了所需要利用的動力，當又快速將軟鐵片插回兩永磁體中間，曲軸借助飛輪的慣性沖過上止點繞過180度轉到360度，又回到原來的位置，當曲軸借助飛輪的慣性沖過下止點時，如果又把軟鐵片抽出，兩永磁體又同時移開，這樣周而復始，兩永磁體就不停地運動，從而不斷產(chǎn)生所需要利用的動力。支架、連桿用非磁性材料制作?！敝x呈合在復審請求書和復審意見陳述書中聲稱能量守恒定律對該發(fā)明是不適用的;本發(fā)明可以不停地運動，不斷輸出能量。專利復審委認為這種效果是無法實現(xiàn)的。首先，整個系統(tǒng)中存在各種摩擦力、阻力，謝呈合在復審意見陳述書中對此也予以承認；其次，鐵片在抽插時需要外力對其做功；最后，本裝置僅能起到的效果是轉化和傳輸能量，而無法創(chuàng)造新的能量。本申請圖示中的鐵片恰好處于插入動作完成、抽出動作還未開始的特殊時刻和位置，在這一完全對稱位置的鐵片上的合力確實為零；只要鐵片一旦偏移此對稱位置，合力就不為零。為了將鐵片抽出或插入，必然要向鐵片施加一個力；抽出或插入鐵片需經(jīng)過一段位移，力與位移的乘積也不為零。謝呈合實際上也承認抽出鐵片和插入鐵片需要外力的作用，但混淆了力與功的概念。謝呈合給出的試驗數(shù)據(jù)是在沒有考慮外力做功的情況下得出的，根據(jù)這些數(shù)據(jù)所作出的結論是錯誤的。專利復審委認為該申請違反了量守恒定律，在沒有外力對鐵片做功的情況下該系統(tǒng)無法運轉，更無法輸出能量，可見該申請聲稱的效果不可能實現(xiàn)，因此該申請不具備《專利法》第二十二條第四款規(guī)定的實用性，不能被授予專利權。【本案涉及的知識點】實用性的判斷標準【與本案有關的現(xiàn)行法規(guī)定】1.《中華人民共和國專利法》第22條第1款：授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具1案例來源：北大法意，/Case/Case_Display.asp?RID=99239&KeyWord，2009年5月20日最后一次訪問。備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。第4款規(guī)定：實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。2.我國《專利審查指南》第二部分第五章第2節(jié)第（1）項規(guī)定：實用性，是指發(fā)明或者實用新型申請的主題必須能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果?！井斒氯说囊庖娂袄碛伞吭嬷x呈合訴稱，因為其于2001年3月7日申請的“曲軸連桿法利用磁能”發(fā)明專利被國知局駁回，遂于2003年12月2日向專利復審委提出復審請求。專利復審委以要控制好鐵片剛好位于兩磁體中間需要外力、要使兩磁體接近和鐵片插入過程需要外力做功、抽插鐵片過程總功不為零為由認為本申請不具有實用性，依據(jù)專利法第二十二條第四款作出復審決定駁回復審請求，維持國知局的決定，這是不正確的，同時也違反了專利法第二十一條第一款的規(guī)定。本申請的技術方案既不需要輸入能量，又能不停地運動而輸出能量，永磁體還能保留較強的磁性不易消失。顯然，這些客觀事實及自然現(xiàn)象并不支持能量守恒定律，但主觀應服從客觀，雖然本申請確系永動機，不受能量守恒定律的約束，但仍具有實用性。故被告認為本申請不具有實用性與事實不符，所以6245號決定錯誤，請求法院依法予以撤銷。被告專利復審委辯稱，6245號決定中已經(jīng)詳細指出整個系統(tǒng)中存在各種摩擦力、阻力，謝呈合在復審意見陳述書中對此也予以承認；鐵片在抽插時需要外力做功，本申請僅能起到轉化和傳輸能量的效果，無法創(chuàng)造新的能量。本申請違反了能量守恒定律，其聲稱的效果不可能實現(xiàn)，因此本申請不具備專利法第二十二條第四款規(guī)定的實用性，不能被授予專利權。綜上所述，請求法院駁回謝呈合的訴訟請求，維持6245號決定?！痉ㄔ旱呐袥Q結果及理由】北京市第一中級人民法院認為，專利法第二十二條第四款規(guī)定的發(fā)明的實用性是指該發(fā)明能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果?！秾彶橹改稀返诙糠值谖逭?.2.2節(jié)中明確指出那些違背能量守恒定律的發(fā)明或者實用新型專利申請的主題，必然是不具備實用性的。本申請在其說明書中描述，兩個永磁體中間鐵片的抽插只需消耗微小的能量，周而復始，兩永磁體就不停運動，從而不斷產(chǎn)生所需利用的動力；而且，謝呈合自認本申請的技術方案既不需要輸入能量，又能不停地運動而輸出能量，亦自認本申請系永動機、違背能量守恒定律。故北京市第一中級人民法院認為本申請的主題違背了能量守恒定律，從而必然是不具有實用性的。6245號決定關于本申請不具備實用性的認定是正確的。此外，謝呈合還主張專利復審委作出6245號決定違反專利法第二十一條第一款的規(guī)定，但鑒于其未指出專利復審委除對于本申請實用性認定以外，還有哪些不客觀、不公正、不準確、不及時的依法處理本申請相關事宜的具體行政行為。因此，謝呈合的上述主張法院不予支持，維持復審決定?！驹u析】本案判決是正確的。其主要涉及實用性的判斷標準問題。實用性，及產(chǎn)業(yè)或工業(yè)實用性，是授予專利的積極條件之一，我國專利法第22條第4款規(guī)定：實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。如果專利申請的是一種產(chǎn)品，那么該產(chǎn)品必須在產(chǎn)業(yè)中能夠制造，并且能夠解決技術問題；如果申請涉及的是一種方法，那么該方法必須在產(chǎn)業(yè)中能夠使用，并且能夠解決技術問題。在產(chǎn)業(yè)上能夠制造或使用的技術方案，是指符合自然法則、具有技術特征的任何可實施的技術方案。2實用性的判斷標準可從以下方面加以衡量：可實施性可實施性是指所屬技術領域的技術人員不需要創(chuàng)造性勞動就能夠實施該發(fā)明，如果是一種產(chǎn)品應當能夠制造，是一種方法應能夠使用。依專利審查指南第二部分第五章2審查基準：專利法第二十二條第四款所說的'能夠制造或使用”是指發(fā)明或者實用新型的技術方案具有在產(chǎn)業(yè)中被制造或使用的可能性。滿足實用性要求的技術方案不能違背自然規(guī)律并且應當具有再現(xiàn)性。因此，違背自然規(guī)律的發(fā)明是不能實施的，不具有技術性，本案中申請的主題確實違背了能量守恒定律，是不能實施的，從而必然不具備實用性?？蓪嵤┬缘牧硪粚雍x則是要求發(fā)明具備再現(xiàn)性，專利審查指南第二部分第五章3.2.1指出，再現(xiàn)性是指所屬技術領域的技術人員，根據(jù)公開的技術內容，能夠重復實施專利申請中為解決技術問題所采用的技術方案。這種重復實施不得依賴任何隨機因素，并且實施結果應該是相同的，具有實用性的發(fā)明應當具有再現(xiàn)性。利用獨一無二的自然條件的產(chǎn)品屬于不具備再現(xiàn)性的情形。本案中謝呈合實際上也承認抽出鐵片和插入鐵片需要外力的作用，但混淆了力與功的概念。謝呈合給出的試驗數(shù)據(jù)是在沒有考慮外力做功的情況下得出的，實質上是利用特定的自然條件建造的不可移動的唯一產(chǎn)品，該申請違反了量守恒定律，在沒有外力對鐵片做功的情況下該系統(tǒng)無法運轉，更無法輸出能量，無法創(chuàng)造新的能量，可見該申請聲稱的效果不可能實現(xiàn)，不具有可再現(xiàn)性，無法重復實施，不能滿足技術性的要求。有益性即申請專利的技術方案應當能夠產(chǎn)生預期的積極效果。能夠產(chǎn)生積極效果，是指發(fā)明或者實用新型專利申請在提出申請之日，其產(chǎn)生的經(jīng)濟、技術和社會的效果是所屬技術領域的技術人員可以預料到的。這些效果應當是積極的和有益的。3明顯無益、脫離社會需要、嚴重污染環(huán)境、嚴重浪費能源或者資源、損害人體健康的技術方案不具有專利法意義上的實用性。關于“積極效果”，是我國專利法中所獨有的，其合理性是值得懷疑的。發(fā)明或者實用新型的技術方案必須是技術性的，必須有技術效果，這一個要求各國專利法都一致，但這個技術效果的要求只是有無的問題，而不應是多與少或積極或消極的問題，實用性只是要求技術方案具有技術性，并不要求技術方案要具有經(jīng)濟效果，更不應該要具有積極的經(jīng)濟效果。4正如日本學者吉藤幸朔先生指出的：“所謂能夠利用于產(chǎn)業(yè)之中，并不意味著可以取得經(jīng)濟上的利益。能否取得經(jīng)濟利益，主要是根據(jù)經(jīng)濟和社會各種條件而定，未必就直接與發(fā)明的質量即技術價值有關。”5科學必須尊重和承認事實，發(fā)明創(chuàng)造是人類利用自然規(guī)律所得到的智力成果，這種自然規(guī)律不一定是已知科學原理、定律，也包括人們在自然界中根據(jù)經(jīng)驗發(fā)現(xiàn)的，獲得發(fā)明專利2見審查指南（2006年修訂本）第二部分第五章第2節(jié)第（4）項。3見審查指南（2006年修訂本）第二部分第五章第2節(jié)第（5）項。4張曉都：《專利實質條件》，法律出版社2002年版，第11頁。5（日）吉藤幸朔：《專利法概論》，宋永林、魏啟譯，專利文獻出版社1990年版，第90頁，轉引自陳宗波、李曉秋、姚兵兵等：《專利法體系化判解研究》，武漢大學出版社2008年7月版，第111頁。并不需要發(fā)明人完全清楚其中的科學原理，發(fā)明人獲得專利權與發(fā)明創(chuàng)造得來的方式與過程無關。世此實質上，本案中只要謝呈合能夠用事實證明，不論本申請的技術方案是否符合能量守恒定律，如果該申請方案仍能達到目的，法院也將