[DOC] 引進專利技術(shù)合同談判策略分析

1、引進專利技術(shù)合同談判策略分析tm2012,a|_i=-ulichinachemicaltradej綜述引進專利技術(shù)合同談判策略分析王慧敏(中海石油煉化有限責任公司惠州煉油分公司合同采辦部,廣東惠州516086)摘要:引進專利技術(shù)采購是石化項目建設中的一項重要工作,其中合同文本談判是采購過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),體現(xiàn)了各采購環(huán)節(jié)的具體工作內(nèi)容,是簽約的基礎,也是實現(xiàn)簽約雙方合同目的的保障.本文概述了引進專利技術(shù)合同的主要條款內(nèi)容,對專利商提出的條款偏離進行分析并提出應對思路,從而形成談判策略和實施方法.將談判實踐的過程記錄下來,及時梳理成文,總結(jié)經(jīng)驗,汲取教訓,以便后續(xù)工作開展順利;同時期望為相關(guān)石化項目

2、引進專利技術(shù)采購提供參考和借鑒.關(guān)鍵詞:引進專利技術(shù)采購合同談判工藝技術(shù)專利商石化項目專利實施許可許可方被許可方煉油,化工工廠的規(guī)模,產(chǎn)能,技術(shù)先進性和經(jīng)濟適用性取決于其工藝路線的選擇,石化項目建設中一旦確定了全廠工藝路線,就可以著手選擇各裝置所采用的工藝技術(shù).隨著我國石化技術(shù)的發(fā)展和成熟,部分煉油,化工裝置可采用國內(nèi)技術(shù)工藝,但同發(fā)達國家相比,部分關(guān)鍵裝置的工藝技術(shù)尚不成熟,距國際先進水平還有很大提升空間,這些先進技術(shù)往往以專利形式掌握在國際上比較知名的專業(yè)技術(shù)公司,即專利商手中.為建設具有世界先進水平的石化工廠,需從專利商手中獲得技術(shù)的使用許可,即專利實施許可.因此,引進專利技術(shù)采購是一項

3、非常重要的工作.石化項目引進專利技術(shù)采購通常是指專利實施許可的采購,主要包括裝置工藝包專利技術(shù)的使用許可權(quán),工藝包設計,現(xiàn)場服務和技術(shù)培訓四項內(nèi)容.通過采購獲得專利技術(shù)的使用權(quán),在取得的工藝包設計的基礎上開展基礎設計和詳細設計,同時獲得裝置現(xiàn)場服務和技術(shù)培訓.同實體物資采購一樣,引進專利技術(shù)采購也要執(zhí)行采購程序,通常要經(jīng)過專利商資格審查,技術(shù)附件簽署,發(fā)出詢價,接收報價,技術(shù),商務和價格評審,條款和報價澄清,確定專利商,合同談判及簽署等環(huán)節(jié).其中,合同文本是許可方(指中標的專利商)和被許可方(指專利技術(shù)采購方)就專利使用許可授予等相關(guān)事項達成一致的內(nèi)容,是各采購環(huán)節(jié)工作內(nèi)容的體現(xiàn),是雙方履行義

4、務達成合同目的的法律依據(jù).因此,合同談判是引進專利技術(shù)采購的關(guān)鍵環(huán)節(jié).本文首先概述引進專利技術(shù)合同文本的主要構(gòu)成條款,接著對專利商的條款偏離內(nèi)容進行分析并提出談判應對思路,最后形成具體談判策略和實施方法.一,引進專利技術(shù)合同條款內(nèi)容專利技術(shù)合同文本由主體條款,商務附件和技術(shù)附件三部分組成.其中,技術(shù)附件是許可方和被許可方就專利技術(shù)進行詳細磋商所達成的技術(shù)協(xié)議,是采購方詢價,專利商報價和雙方簽訂合同的基礎.主要由工藝描述,設計基礎,設計原則規(guī)范和標準,許可方工作范圍,設計和技術(shù)資料,儀表控制系統(tǒng),性能保證,許可方人員現(xiàn)場服務和培訓范圍等幾部分內(nèi)容組成.主體條款和商務附件的主要內(nèi)容如下:1.合同范

5、圍及授權(quán)約定合同范圍包括專利使用許可權(quán),工藝設計包,技術(shù)服務,技術(shù)培訓和許可方對其專有和/或強制推薦的設備和/或催化劑的質(zhì)量保障承諾.授權(quán)約定是指許可方向被許可方授予的專利許可使用權(quán)為非專有,不可撤銷和永久的使用許可.2.技術(shù)服務和技術(shù)培訓許可方按照技術(shù)附件要求進行設計并負責設計過程中的技術(shù)資料審核,協(xié)助許可方進行基礎設計和詳細設計審查,派遣工藝專家提供現(xiàn)場技術(shù)服務和技術(shù)培訓.對于工藝包延遲交付和技術(shù)服務人員延遲派遣需承擔違約責任.3.保密合同生效后1o年內(nèi),被許可方對其從許可方處所獲得的信息承擔保密義務,一些特殊情況除外.4.財務稅務約定與合同范圍相對應,合同價格由專利許可使用費,工藝包費,

6、技術(shù)服務費和培訓費四部分組成,其中工藝包費包括資料審查費,培訓費包括國內(nèi)培訓費和國外培訓費.專利許可使用費,工藝包費和培訓費為lumpsum價格,技術(shù)服務費為人工日費率,實際費用按照發(fā)生隋況據(jù)實結(jié)算.付款節(jié)點,比例和方式:專利許可使用費和工藝包費分別按照總費用的10%,50%,30%和10%分四筆支付.第一筆為預付款,在合同生效后被許可方收到所要求的請款文件后支付;第二筆款在許可方完成工藝包資料遞交后支付;第三筆款在基礎設計和詳細設計審查完成后支付;最后一筆款在合同裝置驗收后支付.技術(shù)服務費按照實際發(fā)生的人工日,每兩個月支付一次.技術(shù)培訓費在培訓完成后一次性支付.付款方式為電匯.l_j鞲_囊!

7、量i蠢毒f中國化工貿(mào)易l215練蓬疊薯chinachemicaltrade2012年,a許可方和被許可方各自承擔中國政府向其征收的相關(guān)稅費.對于中國政府向許可方征收的預提所得稅,由被許可方在每一筆付款中代扣代繳.5.性能考核許可方對其所提供的工藝技術(shù)的新穎性和技術(shù)文件的準確性做出保證.在滿足性能考核條件的前提下,對已完工裝置實施性能考核,考核合格,簽發(fā)合格證書;考核不合格,酌情要求其整改或給予補償.對于因許可方原因?qū)е碌难b置開車不成功或裝置性能值無法達到技術(shù)附件中所規(guī)定的限定值等極端情況,實施整改或賠償.如催化劑壽命測試無法滿足要求,被許可方需承擔違約責任.6.專利侵權(quán),賠償責任,適用法律等法

8、律條款許可方應保證其所授予的專利使用權(quán)不侵犯任何第三方權(quán)益,如發(fā)生侵權(quán),許可方應對被許可方所蒙受的損失承擔賠償責任.對于因許可方疏忽所造成的人身傷亡,財產(chǎn)損失或損壞等導致提出的任何索賠,賠償責任等,許可方應向被許可方做出賠償.合同適用中國法律,如發(fā)生爭議,提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會實施仲裁.不可抗力指締結(jié)合同時無法預見,且其發(fā)生及結(jié)果均無法避免或克服的任何事件,缺乏資金,勞動力不足,物資存在缺陷或不足,人員不作為和不造成妨礙的戰(zhàn)爭等不構(gòu)成不可抗力.二,專利商合同文本偏離分析及應對思路專利商大多為國際知名的技術(shù)公司,很重視合同文本的簽署,有嚴格的合同條款審核和簽署程序,風險防范意識極強,往往

9、會對采購方的合同文本提出偏離.具體應對思路分析如下:1.合同范圍及授權(quán)約定對于合同范圍,專利商提出可保留對許可方專有設備及催化劑的質(zhì)量責任,但排除對其強制推薦設備的責任.考慮強制推薦設備采購難度大,如到貨質(zhì)量出現(xiàn)問題,將出現(xiàn)現(xiàn)場安裝協(xié)調(diào)困難以致影響施工進度的問題,應堅持許可方對其強制推薦設備的質(zhì)量負責.作為讓步,可適當調(diào)整措詞,將許可方如何參與其推薦制造廠的產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗表述在合同中.關(guān)于授權(quán)約定,有的專利商縮小授權(quán)范圍,將未來專利排除在外;有的專利商縮短授權(quán)期限,如將許可方應向被許可方授予的信息及許可方目前開發(fā)的專利的使用權(quán)的限定詞”永久的”替換為”直到裝置終止運行為止”;有的專利商提出

10、在工藝改進條款中添加被許可方應當在取得改進時,向許可方及其關(guān)聯(lián)方及其他被許可方進行回授.本著權(quán)利義務對等原則,雙方可互享技術(shù)改進,但應堅持專利技術(shù)使用權(quán)是永久的.對于技術(shù)改進回授,應明確規(guī)定后續(xù)改進的技術(shù)成果的知識產(chǎn)權(quán)屬于被許可方;同時應明確回授的截止13期為”截至日前”或”合同失效日前”,視情況具體約定.2.技術(shù)服務和技術(shù)培訓對于設計分包,如許可方委托第三方履行設計和現(xiàn)場216l中國化工貿(mào)易l1l.簿_i?器一服務義務,應事先經(jīng)被許可方同意.關(guān)于工藝包交付,有專利商提出資料發(fā)出日即為實際交付et,同實際收到日為交付13存在偏離.由于實際交付13是考量工藝包是否延遲交付的基礎,將涉及違約罰金的

11、計算,故應堅持以實際收到日為交付日期.對于現(xiàn)場服務,為便于比價,統(tǒng)一要求專利商在報價時按照現(xiàn)場服務假期為圣誕節(jié)兩日和周日考慮,加班時間的費率和正常工時費率一致.可提示專利商依據(jù)此條件調(diào)整服務費率報價.關(guān)于培訓,可分為國內(nèi),國外兩項內(nèi)容進行表述.3.保密專利商往往要求較長的保密期限:l5年,20年不等,有的甚至要求永久保密.由于合同有效期為合同生效日后1o年,保密期限一般不得超過合同有效期限.如確因特殊情況需超過合同有效期限,應在合同中明確理由,以便辦理審批手續(xù).有的專利商不接受保密例外情況,如:并非由”對方”提供的信息不在保密之列;再如,有專利商提出,被許可方在項目建設中向第三方做必要的信息披

12、露時,應事先和這些第三方達成保密協(xié)議,且保密措施應當遵照本合同的條款和條件.在被許可方保密義務期內(nèi),如由于被許可方以外原因技術(shù)被公開,保密義務即行終止.談判過程中可與專利商協(xié)商將可能發(fā)生的第三方信息披露情況進行羅列,必要時可考慮事先同第三方達成保密協(xié)議.4.財稅方面付款方式:有專利商要求采用信用證付款.由于技術(shù)引進不同于實體物資,不存在貨權(quán)憑證,不適合采用信用證支付;另外,信用證付款方式不方便辦理預提稅等稅費支付.所以,只考慮采用電匯的付款方式.付款期限:專利商大多要求付款期限為被許可方收到合格的付款單據(jù)后30天內(nèi)付款,如不按期完成付款,則要求支付延期付款利息或停工等.由于付款審批流程和環(huán)節(jié)繁

13、瑣,無法實現(xiàn)30天付款,盡量說服專利商接受45天的付款期限.預付款保函實質(zhì)上是履約保函和質(zhì)保函,在專利技術(shù)采購中,采購方其實處于弱勢,簽約時應注意自我保護,要求許可方所提供的保函有效期至裝置驗收合格.對于專利商提出的技術(shù)服務費率的有效期調(diào)整,結(jié)合項目建設特點,可設定為裝置驗收后或合同生效后42個月.稅費問題:中國政府征收的代扣預提所得稅稅率為10%,專利商提出,如稅率調(diào)整,則雙方應修訂合同調(diào)整價格,以確保許可方仍會收到被許可方支付的同樣金額的稅后合同款.由于費率調(diào)整是由政府決定,調(diào)增還是調(diào)減對雙方都是風險,所以不在文本中明確具體稅率.對于營業(yè)稅,專利商提出,需在合同中明確合同金額不包括5%營業(yè)

14、稅,如合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)額外征收的情況,則須修訂合同以確保許可方收到原定合同金額.買方同意上述要求,但為避免合同中出現(xiàn)包稅條款,此項內(nèi)容不體現(xiàn)在合同文本內(nèi),可考慮另外簽署備忘協(xié)議.,i2012年ia|,;chinachemicaltradei絳述5.性能考核關(guān)于考核的前提條件,有專利商增加了”合同裝置應根據(jù)工藝設計包建設,且按照許可方的指導進行操作”作為考核的條件.可以考慮接受.關(guān)于原料改變對性能考核的影響,有專利商刪除了在收到新的料表后在兩周內(nèi)提供最新的考核指標的時間限制;同時,如許可方提出重新計算會涉及實質(zhì)性的工作,則雙方需要就費用事先達成一致.如原料與設計基礎不一致且無法消除時,應要求專

15、利商調(diào)整保證值,考慮工程建設進度要求,許可方應在被許可方所要求的期限內(nèi)提高最新的考核指標.如由于許可方原因致使初次性能考核失敗,許可方只有一次機會重復進行性能考核,多次重復性能考核將不被接受.關(guān)于makegood條款,有專利商提出部分或全部刪除.考慮合同的邏輯性和完整性,為規(guī)避風險,對于因許可方原因?qū)е碌难b置開車不成功或裝置性能值無法達到技術(shù)附件中所規(guī)定的限定值等極端情況,實施整改或賠償是必要的.關(guān)于性能保證責任免除,如支付了賠償金,可考慮解除許可方的責任;但有專利商提出,如因非許可方方面的原因在合同生效后一段時間無法進行性能考核,則認為裝置自動驗收合格,這是無法接受的.對于考核指標的描述,采

16、用表格方式列出比較直觀,便于合同執(zhí)行.6.專利侵權(quán),賠償責任,適用法律等法律條款關(guān)于專利侵權(quán),有專利商提出由于侵權(quán)責任導致的許可方應支付給被許可方的賠償費用不得超過許可方已取專利費用的一定比例;還有專利商提出將確?？梢允褂玫臋?quán)力的范圍限定在現(xiàn)有專利和技術(shù)訣竅,而排除了技術(shù)文件和技術(shù)服務;還有專利商不接受對專利侵權(quán)除法庭以外所蒙受的損失承擔責任和賠償.專利許可方應對其所授予的全部專利技術(shù)使用權(quán)實施侵權(quán)保護,無論是現(xiàn)有專利還是未來改進專利;同時,專利侵權(quán)賠償不應設置上限.除專利侵權(quán)外,賠償責任通常在以下幾種情況下發(fā)生:技術(shù)指導失誤,設計文件錯誤,性能考核失敗,工藝包遲交及工藝專家延派,催化劑壽命考

17、核不合格等.專利商往往提出對失誤進行修改,對于對被許可造成的損失的賠償,通常要求有一個限額,往往是一定比例的相關(guān)費用,如有專利商提出,性能考核違約金不超過許可方已經(jīng)收到的工藝包費用的一定比例;性能測試違約金責任及為裝置達到性能考核而對裝置進行修復而需采購的物資設備金額的總和不超過專利費的一定比例.考慮未報價先澄清合同條款的特殊情況,要求專利商統(tǒng)一將賠償基數(shù)設置為許可方與工藝包費之和,可分項考慮比例,最終可設置合同總賠償上限.如催化劑性能考核不合格,可考慮用現(xiàn)金或補劑的方式接受賠償,不能接受任何單純的補劑或抵扣券方式.專利商對合同適用法律提出較多偏離,經(jīng)與法律人員確認,適用中國法最好,可接受適用

18、英國法.關(guān)于仲裁地,可接受新加坡和香港這些中西人文比較融通的地方.關(guān)于不可抗力,對于對前往工程實施地點不造成妨礙的戰(zhàn)爭,政府行為和罷工不能構(gòu)成不可抗力.大部分美國專利商提出增加出口控制條款,為規(guī)避風險,采購方可通過由法律人員起草此項內(nèi)容,請專利商確認是否接受的方式來達成雙方共識.三,談判策略及實施方法談判前與各專利商溝通,制定詳細的談判計劃.組織技術(shù),法律,財務等相關(guān)人員組成談判小組并確定主談.談判過程包括談判前準備,談判實施和談判后總結(jié).談判前的準備至關(guān)重要,主要包括分析研究專利商偏離,制定應對策略,熟悉技術(shù)附件,與專利商的溝通,英語語言和會議資料準備等.由于合同各條款之間密切相關(guān),牽一發(fā)則動全身,為提高談判效率,可在談判之初提出對方糾結(jié)之處并向其進行澄清解釋,這樣可以解決一類問題.這就要求談判前認真分析專利商所提出的偏離,找出雙方理解上的偏差,談判一開始便把這些問題拿出來重點討論,說清楚了,思路清晰了,再具體修改語言,很快可把文本內(nèi)相關(guān)內(nèi)容都確定好.例如,通過對偏離的分析,可看出專利商對被許可方的性能考核的要求和思路的理解存在偏差,談判時將整個考核過程進行詳細介紹,提出考核思路,雙方很快在理解上即可達成一致,形成文本.再如,分析專利商偏離過程中可發(fā)現(xiàn)有的專利商的法律人員在合同文本編制上處