軟件發(fā)明專利思路

1、軟件發(fā)明專利思路Prepared on 22 November 2020針對(duì) 軟件類 的專利以發(fā)明為主軟件類的發(fā)明專利目前在我國(guó)還沒有足夠的重視，也許和我國(guó)的文化有關(guān),包容融合是我 們歷來的尊崇.下文主要說明在編寫軟件發(fā)明專利時(shí)的注意問題，讓大家有的放矢,少一些彎路.由于距離和時(shí)間等原因，技術(shù)人員通常將其要申請(qǐng)的技術(shù)內(nèi)容通過技術(shù)交底書以書面形 式給代理人，代理人在根據(jù)技術(shù)交底書公開的內(nèi)容，理解技術(shù)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步進(jìn) 行技術(shù)挖掘，以便能撰寫出有效且保護(hù)范圍更大的專利申請(qǐng)文件。技術(shù)交底書中至少包 括該技術(shù)的詳細(xì)介紹、該技術(shù)解決的問題以及該技術(shù)以前的現(xiàn)有技術(shù)。在技術(shù)交底書的 基礎(chǔ)上進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)

2、挖掘是非常重要的，它是一份好的申請(qǐng)文件的基礎(chǔ)，而申請(qǐng)文件 是審查員進(jìn)行審查判斷能否獲得專利權(quán)的法律文件，更是后續(xù)判斷是否侵權(quán)的依據(jù)。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，利用計(jì)算機(jī)解決某一領(lǐng)域存在的某一問題，像這一類的發(fā)明 創(chuàng)造日益增多。我在接收到這一類關(guān)于計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)交底書時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)其的技術(shù)挖 掘與其它類型技術(shù)交底書的技術(shù)挖掘有著相同之處及不同之處。為此，以計(jì)算機(jī)軟件類 專利申請(qǐng)為例初略談?wù)勅绾芜M(jìn)行技術(shù)挖掘工作。（一）從專利的角度判斷技術(shù)交底書中公開的內(nèi)容是否符合專利保護(hù)的客體，若不是， 則盡量在與技術(shù)人員充分溝通的基礎(chǔ)上，提供能落入專利保護(hù)的建議。由于軟件申請(qǐng)的特殊性以及技術(shù)人員對(duì)此了解有限，因此代理

3、人接收到的技術(shù)交底書 很可能是一些表象內(nèi)容，如該技術(shù)一些功能介紹，而并未涉及實(shí)質(zhì)的內(nèi)容，如一些應(yīng)用 類軟件的流程類似于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法等。對(duì)于技術(shù)人員來說，每一件申請(qǐng)都是傾注其心血，對(duì)于一個(gè)公司提出一件專利都是有 其市場(chǎng)或戰(zhàn)略等考慮因素，因此絕不能很粗暴地說這個(gè)專利不能申請(qǐng)。比如，我曾經(jīng)接到一個(gè)技術(shù)交底書，技術(shù)交底書的內(nèi)容大致是：在一個(gè)測(cè)試過程中， 第一種現(xiàn)有技術(shù)是采用A算法進(jìn)行測(cè)量，第二種現(xiàn)有技術(shù)是采用B算法進(jìn)行測(cè)量，本發(fā) 明的發(fā)明點(diǎn)在于在測(cè)量過程中，加上一個(gè)判斷條件C,當(dāng)C成立時(shí)采用A算法進(jìn)行測(cè) 量，否則采用B算法進(jìn)行測(cè)量。我在技術(shù)人員溝通時(shí)，了解到該測(cè)試過程中公知的，并 且該判斷條件

4、C也是顯然易見的，也就是，本領(lǐng)域的技術(shù)人員通過現(xiàn)有技術(shù)的A和B無 需創(chuàng)造性勞動(dòng)即可得到本發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)。后來，我以該專利申請(qǐng)存在創(chuàng)造性不夠?yàn)樵?因，建議該技術(shù)人員重新考慮此案的申請(qǐng)。技術(shù)人員為此專門敘述此技術(shù)申請(qǐng)的發(fā)明背 景以及此技術(shù)的市場(chǎng)前景，并強(qiáng)烈表示希望能獲得專利保護(hù)。在這次溝通過程中，技術(shù) 人員無意間透露算法B是未公開的一項(xiàng)專利申請(qǐng)的內(nèi)容。為此，我對(duì)本技術(shù)的撰寫是否 具有創(chuàng)造性重新做出的考慮，并且在溝通過程中，也獲知此技術(shù)的兩個(gè)非常重要的應(yīng)用 過程。后來，我乂向技術(shù)人員要求提供這兩個(gè)應(yīng)用過程的具體步驟。在撰寫該申請(qǐng)文件 時(shí)，我先保護(hù)該測(cè)量過程，并且將該測(cè)量過程作為一個(gè)具體步驟乂保護(hù)了兩個(gè)

5、具體的應(yīng) 用過程。對(duì)于應(yīng)用類軟件的技術(shù)交底書，需要啟發(fā)技術(shù)人員提供完整的技術(shù)方案。但是，很多 時(shí)候技術(shù)人員提供的技術(shù)方案雖然包括問題、解決該問題的技術(shù)過程等內(nèi)容，但按照其 技術(shù)交底書提供的內(nèi)容是無法獲得專利保護(hù)的，通常代理人需要找到能獲得專利保護(hù)的 發(fā)明點(diǎn)，然后關(guān)于此發(fā)明點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)挖掘。比如：曾有一家軟件公司提供的一份技術(shù)交底書，大致內(nèi)容如下：銀行需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 控制，現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)控制是先在計(jì)算機(jī)中設(shè)置各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，然后計(jì)算機(jī)將從各個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn) 采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行該些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的篩選，并將篩選后的數(shù)據(jù)進(jìn)行保存，以便人為判斷是否 存在不安全交易。但是，每天篩選后得到的數(shù)據(jù)是非常巨大的，人為判斷準(zhǔn)確性不高， 在

6、技術(shù)交底書中公開的發(fā)明點(diǎn)是通過在計(jì)算機(jī)建立風(fēng)險(xiǎn)模型來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的篩選。初略 看，該專利申請(qǐng)的內(nèi)容即是將人為完成的工作通過計(jì)算機(jī)來完成。這種技術(shù)方案屬于智 力活動(dòng)的規(guī)則，是不受專利保護(hù)的。但是，我仔細(xì)閱讀其技術(shù)方案后發(fā)現(xiàn)，若從銀行網(wǎng) 點(diǎn)過來的數(shù)據(jù)作為考慮客體，原有的數(shù)據(jù)處理流程和現(xiàn)有的數(shù)據(jù)處理流程是非常不同 的，并且，新的數(shù)據(jù)處理流程能夠達(dá)到提高CPU的處理效率、大大減少存儲(chǔ)空間等技術(shù) 效果。為此，我就以該數(shù)據(jù)處理流程為發(fā)明點(diǎn)，并將其銀行風(fēng)險(xiǎn)控制過程作為應(yīng)用例來 向發(fā)明人進(jìn)行技術(shù)挖掘。(二)以撰寫的申請(qǐng)文件具有有效性為原則進(jìn)一步挖掘技術(shù)以H本的日立公司為例，它對(duì)于專利申請(qǐng)一直推行著u5FP(5f

7、ighting patents) ”活 動(dòng)。所述5FP活動(dòng)是指針對(duì)公司的每種主要產(chǎn)品的技術(shù)，以獲取至少5件戰(zhàn)略專利特別 是至少5種能夠經(jīng)得起法院判決的專利為目標(biāo)。也就是說，撰寫的申請(qǐng)文件是否有效， 不僅僅是考慮讓其能夠獲得專利權(quán)，而且至少還要考慮到無效過程。也就是，所撰寫的 專利申請(qǐng)文件應(yīng)具有強(qiáng)有力打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的法律文書。在無效理由中，關(guān)于所請(qǐng)求專利技術(shù)不具備專利性的條件，一般難以取證，舉證成本 也較高。然而，針對(duì)專利申請(qǐng)文件本身缺陷提出宣告專利無效請(qǐng)求，無需另行取證?！耙员酥?，攻彼之盾”，是專利侵權(quán)抗辯人最經(jīng)濟(jì)、最有效的反擊手段，也是專利權(quán) 人最捅悔的專利保護(hù)失敗。為此，代理人在技術(shù)挖掘時(shí)

8、，至少要考慮到：專利說明書清楚、完整和能夠?qū)崿F(xiàn)。對(duì)于大多數(shù)涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請(qǐng)，由于計(jì)算機(jī)硬件和軟件之間的相互關(guān)系 和相互依存，不但要在軟件方面充分公開而且要在硬件方面充分公開，因此，在說明書 中，還要對(duì)涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明所賴難以完成實(shí)現(xiàn)的硬件環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)描述。比如，曾有一份技術(shù)交底書是有關(guān)自動(dòng)控制領(lǐng)域的本體法PVC生產(chǎn)工藝一種改良方 法。技術(shù)人員在該技術(shù)交底書中將其生產(chǎn)工藝過程詳細(xì)公開，但在與技術(shù)人員溝通過程 發(fā)明該生產(chǎn)工藝是離不開一特定的控制設(shè)備。為此，我說服技術(shù)人員提供與該工藝有關(guān) 的控制設(shè)備信息。對(duì)于大多數(shù)涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請(qǐng)，還需要避免技術(shù)方案公開不充分的問 題。比

9、如，將計(jì)算機(jī)程序分解成不同的代碼段、功能塊或進(jìn)行塊等，然后將它們作為硬 件組件來描述。即進(jìn)行軟件模塊化地處理時(shí)，很難判斷該技術(shù)方案是否公開充分，為 此，需要將其特征細(xì)化到下一層次。最常見的是技術(shù)交底書中對(duì)處理器的描述“處理器 用于控制其他器件的工作”。在技術(shù)挖掘時(shí)，需要將處理器完成的工作具體化。比如， 以我撰寫的一個(gè)“倒車?yán)走_(dá)”為例，在技術(shù)交底書中，技術(shù)人員對(duì)倒車?yán)走_(dá)的控制中心 的描述是非常簡(jiǎn)單“用于控制其他器件的工作”，為了能將該控制中心公開充分，需要 了解在倒車?yán)走_(dá)裝置偵測(cè)障礙物的控制方法中，控制中心完成哪些工作，以便在撰寫過 程中能將該些工作分類后進(jìn)行模塊化。為此，至少需要技術(shù)人員能詳細(xì)

10、提供該控制中心 在該控制過程中的所完成的工作。（三）以撰寫的申請(qǐng)文件具有較大保護(hù)范圍為原則進(jìn)一步挖掘技術(shù)對(duì)于技術(shù)人員來說，他（們）面對(duì)的更多是市場(chǎng)，也就是用戶的需求。他（們）在考慮這 項(xiàng)技術(shù)時(shí)，會(huì)針對(duì)一個(gè)特定的領(lǐng)域并且技術(shù)方案相對(duì)比較完善。代理人不僅僅在基于技 術(shù)人員提供的技術(shù)交底書中，而且應(yīng)以更大的保護(hù)范圍為原則挖掘技術(shù)，使撰寫的專利 申請(qǐng)的保護(hù)應(yīng)大于技術(shù)交底書公開的范圍。比如：軟件提供的方案通常是局限于某一領(lǐng)域，代理人需要考慮技術(shù)方案是否只能局 限于此領(lǐng)域，若否，則需要將其擴(kuò)展成一個(gè)更廣泛的領(lǐng)域。再比如：技術(shù)人員通常提供 一種能夠?qū)嵤┑妮^佳的實(shí)施方案，首先需考慮解決預(yù)先提及的技術(shù)問題是否還需要其他 的實(shí)施方式，然后再考慮組成該技術(shù)方案的每個(gè)技術(shù)特征是否可以有其他可替換的技術(shù) 特征，這樣既能擴(kuò)大保護(hù)范圍乂能使得權(quán)利要求得到說明書的支持。在與技術(shù)人員溝通 時(shí)，多問幾個(gè)還有其他方式實(shí)現(xiàn)嗎，這種特征還能有其他特征來替換嗎，這兩個(gè)特征可 以將其上位嗎事實(shí)上，即便代理人能有機(jī)會(huì)和技術(shù)人員做面對(duì)面的溝通，代理人對(duì)該技術(shù)也非常了 解，通常也需要技術(shù)人員提供一份有關(guān)此技術(shù)的技術(shù)交底書。另外，對(duì)于技術(shù)，技術(shù)人 員永遠(yuǎn)是專家，因此