專利戰(zhàn)略方案

1、專利戰(zhàn)略冉從敬“DVD事件的連鎖效應(yīng)已逐漸波及到我高科技產(chǎn)業(yè)的多個(gè)領(lǐng)域。近期，一些國外企 業(yè)已陸續(xù)對(duì)我高清晰度電視、數(shù)碼相機(jī)、可視電話等出口產(chǎn)品提出收取專利費(fèi)的要求。不 久的將來，可刻錄DVD藍(lán)光DVD等高端視聽產(chǎn)品的專利糾紛可能會(huì)接踵而至。由于許多 高科技產(chǎn)品的核心技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已被發(fā)達(dá)國家所壟斷，國外大企業(yè)聯(lián)盟對(duì)我企業(yè)先 實(shí)施“放水養(yǎng)魚”，然后再收稅的手段將使我高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步履維艱。顯然，“DVD事件的示范作用，使國外企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的旗幟下，在一定程度上達(dá)到了其限制、壟 斷中國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壓縮中國高科技產(chǎn)品出口空間，以保護(hù)其國內(nèi)市場(chǎng)之目的。如不 及早遏制這種態(tài)勢(shì)，勢(shì)必使我高

2、科技產(chǎn)品出口發(fā)展面臨較大障礙。？制造業(yè)的專利危機(jī)阻礙著我國成為“世界制造工廠”夢(mèng)想的實(shí)現(xiàn)。除了制造業(yè)以外， 在金融業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，我們都遭受著專利的嚴(yán)重困擾。在2004年24日舉辦的金融信息化與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)專題講座上，中國銀監(jiān)會(huì)副主席李偉披露，中國銀 行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀態(tài)堪憂，目前沒有一項(xiàng)有較大影響和效益的發(fā)明專利10銀監(jiān)會(huì)在2004年5 月，會(huì)同國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)國內(nèi)銀行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)情況進(jìn)行了調(diào)查。據(jù)該調(diào)查初步分 析，國內(nèi)銀行業(yè)專利申請(qǐng)和授權(quán)均很少，獲得的專利僅有幾十項(xiàng)，而且多是技術(shù)含量低的 專利(如外觀設(shè)計(jì)等)，沒有一項(xiàng)有較大影響和效益的發(fā)明專利；在計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)和網(wǎng)

3、絡(luò)域名登記方面不盡如人意，這將嚴(yán)重影響網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的開展；國內(nèi)銀行業(yè)均沒有注冊(cè) 服務(wù)商標(biāo)；銀行基本沒有專門的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)有關(guān)事宜等。加入WTO中國是站在世界的舞臺(tái)上，因此外資銀行的進(jìn)入，他們肯定會(huì)利用專利大棒奪得更多利益，花旗銀 行就是一例。所以，無論是制造業(yè)，還是金融業(yè)，建立企業(yè)專利戰(zhàn)略都有著非常重要的戰(zhàn) 略意義。1企業(yè)的專利戰(zhàn)略體系企業(yè)應(yīng)該建立自己的專利戰(zhàn)略這已經(jīng)不是一個(gè)很新鮮的話題了。對(duì)于企業(yè)如何建立自 己的專利戰(zhàn)略，法學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、管理學(xué)家、信息學(xué)家都提出了不少自己的見解。比如, 從法學(xué)與管理學(xué)的角度一般將專利從申請(qǐng)到實(shí)施到防御的整個(gè)流程的做分析?？梢蕴岢鲆?個(gè)詳盡的專利戰(zhàn)略

4、列表，如(圖三)2企(1)技術(shù)動(dòng)向調(diào)查(2)專利性調(diào)查H業(yè)專利調(diào)查戰(zhàn)略(3)公知情況調(diào)查(4)法律狀況調(diào)查 11 hc360慧聰網(wǎng)銀監(jiān)會(huì)副主席：銀行知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況堪憂(訪問時(shí)間2004-12-13)專 利 戰(zhàn) 略 體 系（5）同族專利調(diào)查（6）監(jiān)視性調(diào)查專利申請(qǐng)戰(zhàn)略（7）基本專利戰(zhàn)略（8）外國專利戰(zhàn)略（9）搶先申請(qǐng)戰(zhàn)略專利實(shí)施戰(zhàn)略（10）獨(dú)占實(shí)施戰(zhàn)略 1（11）交叉許可戰(zhàn)略二（12）專利引進(jìn)戰(zhàn)略r （ 13）合作實(shí)施戰(zhàn)略（14）專利收買戰(zhàn)略J（15）專利出讓戰(zhàn)略（16）失效專利利用戰(zhàn)略（17）專利與商標(biāo)搭配戰(zhàn)略專利防御戰(zhàn)略（18）文獻(xiàn)公開戰(zhàn)略 ；（19）請(qǐng)求撤銷戰(zhàn)略 J（20）請(qǐng)求宣告無效戰(zhàn)略（

5、21 ）證明先用權(quán)戰(zhàn)略（22）主動(dòng)和解戰(zhàn)略（圖三）從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度可以從如下角度考察專利戰(zhàn)略：（1）將企業(yè)的專利戰(zhàn)略和企業(yè)形象（Corporate Identity）聯(lián)系考察；“ Cl” 是英文“ Corporate Identity ” 的縮寫，直譯為企業(yè)身份或企業(yè)特性、企業(yè)個(gè)性?，F(xiàn)在一般意譯為企業(yè)形象系統(tǒng)或企業(yè)形象設(shè)計(jì)。（2）將企業(yè)專利戰(zhàn)略與營(yíng)銷戰(zhàn)略聯(lián)系考察。銷路是企業(yè)的生路。任何產(chǎn)品只有進(jìn)入市場(chǎng)，才能 為企業(yè)帶來效益。因此，企業(yè)對(duì)營(yíng)銷謀略都十分重視。（3）將企業(yè)專利戰(zhàn)略與企業(yè)技術(shù) 改造聯(lián)系考察。重視技術(shù)的新陳代謝，設(shè)備的更新改進(jìn)，工藝的推陳出新，是企業(yè)保持活 力、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的基本保證。一

6、般說來，專利技術(shù)（特別是發(fā)明專利）具有新穎、先進(jìn)、 實(shí)用的特點(diǎn)，采用專利技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造，往往可以得到良好效果。（4）將企業(yè)專利戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略聯(lián)系考察。企業(yè)投資的目的在于加快企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，提高企業(yè)素質(zhì)，促進(jìn)企 業(yè)發(fā)展。要實(shí)現(xiàn)這一目的，在實(shí)施投資行為之前，必須進(jìn)行科學(xué)的謀劃和合理的統(tǒng)籌。這 就是投資戰(zhàn)略。在對(duì)投資項(xiàng)目作決策之前，對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)供需狀況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、項(xiàng)目 建設(shè)條件（能源動(dòng)力、工程地質(zhì)、水文交通、原材料來源等）、環(huán)境保護(hù)、技術(shù)可靠性、 先進(jìn)性、適應(yīng)性等應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)估。作這種評(píng)估，離不開專利戰(zhàn)略的運(yùn)用，特別是其中涉及 技術(shù)方面的問題時(shí)。從信息學(xué)的角度考察，專利戰(zhàn)略主要是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的分析與

7、專利戰(zhàn)略信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。 專利戰(zhàn)略信息系統(tǒng)一般是指以專利信息分析的理論為模型、利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)原理和軟件技術(shù) 設(shè)計(jì)，對(duì)專利信息進(jìn)行二次加工，便于對(duì)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、申請(qǐng)人狀況、專利保護(hù)地域等專 利戰(zhàn)略要素進(jìn)行定性、定量分析，研究的軟件系統(tǒng)。其方法涉及到數(shù)據(jù)收集、主題詞表的擬訂、完善的分類標(biāo)引、數(shù)據(jù)庫的建立、軟件的設(shè)計(jì)的整個(gè)流程。其功能根據(jù)擬訂的主題詞表和軟件設(shè)計(jì)而定。比如可以建立下的分析模型 專利戰(zhàn)略分析系統(tǒng) （訪問時(shí)間：2004-12-佝:（圖 注：IPC即國際專利分類碼）這些戰(zhàn)略是從不同的層面來構(gòu)建自己的體系， 彼此都正確但都不是很完整的。實(shí)際上, 專利戰(zhàn)略可以從工具、方法、運(yùn)做等幾個(gè)方面來實(shí)現(xiàn)。

8、信息學(xué)的角度作為一種工具層面， 主要為決策做參考；經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度作為一種方法和思想，是決策的依據(jù)和來源；法學(xué)和管 理學(xué)方法主要從運(yùn)做層面為著眼點(diǎn)，是實(shí)際上企業(yè)在專利方面能夠運(yùn)用的具體操作。這三 者構(gòu)成了一個(gè)企業(yè)的專利戰(zhàn)略體系。2企業(yè)的專利管理戰(zhàn)略舉要限于篇幅，本文不擬對(duì)企業(yè)專利戰(zhàn)略做一個(gè)完整的表述，只就專利申請(qǐng)戰(zhàn)略和專利防 御戰(zhàn)略進(jìn)行闡述。（一）專利申請(qǐng)戰(zhàn)略專利申請(qǐng)一定要根據(jù)市場(chǎng)狀況進(jìn)行靈活的調(diào)整。在專利申請(qǐng)中，基礎(chǔ)專利和改進(jìn)專利 要采用不同的專利戰(zhàn)略。一般來說基礎(chǔ)專利的研究開發(fā)難度比較大，一旦開發(fā)成功其影響 也很大，別人的繼續(xù)研究往往不能繞過自己的基礎(chǔ)技術(shù)。在美國這種專利被成為傘狀專利，意味著

9、一旦授權(quán)技術(shù)的覆蓋面是相當(dāng)大的徐宇光 專利申請(qǐng)戰(zhàn)略 （訪問時(shí)間:2004-12-14）。一般來說，對(duì)這些專利，企業(yè)不要急于申請(qǐng)， 因?yàn)閷＠麢?quán)授權(quán)是以技術(shù)公開為代價(jià)的，申請(qǐng)專利必須提交詳細(xì)的專利說明書，這些說明 書必須向社會(huì)公布，其他企業(yè)可以根據(jù)這些專利受益。所以明智的企業(yè)，尤其是擁有強(qiáng)大 實(shí)力的大企業(yè)常常在研究基礎(chǔ)技術(shù)時(shí)不急于申請(qǐng)專利，以免技術(shù)過早向社會(huì)公開。在申請(qǐng) 基礎(chǔ)技術(shù)專利之前企業(yè)應(yīng)當(dāng)抓緊時(shí)間針對(duì)基礎(chǔ)技術(shù)的周邊技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，使得自己在整個(gè) 技術(shù)領(lǐng)域有可能組建成一個(gè)嚴(yán)密的專利網(wǎng)。在若干和基礎(chǔ)技術(shù)相關(guān)聯(lián)的專利和基礎(chǔ)專利被 一起授權(quán)時(shí)就會(huì)在特定的技術(shù)領(lǐng)域擁有競(jìng)爭(zhēng)者不能規(guī)避的專利墻。 需要提醒許

10、多企業(yè)的是， 一旦認(rèn)定自己的專利是主要圍繞他人的基礎(chǔ)專利繼續(xù)開發(fā)出來的改進(jìn)專利，此時(shí)企業(yè)的決 策就絕對(duì)不能是秘密開發(fā)延遲申請(qǐng)。作為改進(jìn)專利的研究難度通常底于基礎(chǔ)專利，申請(qǐng)稍 有遲疑都難以保證自己在該專利申請(qǐng)上的優(yōu)先性。所以在一個(gè)企業(yè)開發(fā)出某個(gè)基于他人的 基礎(chǔ)專利的改進(jìn)專利應(yīng)當(dāng)立刻著手申請(qǐng)專利，避免被其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶先開發(fā)出相同的專利 而自己蒙受竹籃打水一場(chǎng)空的損失。在專利申請(qǐng)中， 把握時(shí)機(jī)非常重要。 申請(qǐng)過早， 技術(shù)保密的優(yōu)勢(shì)不能實(shí)現(xiàn)； 申請(qǐng)?zhí)t， 如果別人搶先申請(qǐng)，你就永遠(yuǎn)失去了這個(gè)專利。對(duì)于高科技專利，一般應(yīng)該及早申請(qǐng)。特 別是在通訊、電子和生物技術(shù)的領(lǐng)域。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。有些企業(yè)的策略

11、甚至到了在 方案沒有成熟的情況下就搶先申請(qǐng)專利。這樣的意圖非常明顯，就是以在先申請(qǐng)案破壞第 三人可能隨后提出的相同申請(qǐng)。這樣完全出于遏止競(jìng)爭(zhēng)而申請(qǐng)專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)法鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng) 的原則盡管有所違背，但是對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中一旦遇到非常有開發(fā)前景必須搶先申請(qǐng)以 保證自己享有新穎性優(yōu)勢(shì)時(shí)也是可以考慮采用的。專利申請(qǐng)書的寫作也是必須考慮到企業(yè)戰(zhàn)略問題。這包括技術(shù)公布的適度、權(quán)利要求 書的寫作。好的專利的公布程度既可以保證申請(qǐng)的實(shí)現(xiàn)，又能設(shè)置他人意圖專利侵權(quán)的障 礙。當(dāng)然，在實(shí)際中，專利申請(qǐng)可能遇到一些因素的干擾，比如企業(yè)為了激烈員工，鼓勵(lì) 職工積極申請(qǐng)專利，而企業(yè)往往沒有對(duì)這些專利進(jìn)行總體的考察和管理。（二

12、）專利防御戰(zhàn)略 專利防御戰(zhàn)略是指防御其他企業(yè)專利進(jìn)攻或反抗其他企業(yè)的專利對(duì)本企業(yè)的妨礙，而 采取的保護(hù)本企業(yè)將損失減少到最低程度的一種戰(zhàn)略。專利防御戰(zhàn)略主要有以下幾種：（1）取消戰(zhàn)略，即針對(duì)對(duì)方專利的漏洞、缺陷，運(yùn)用撤銷以及無效等程序，使對(duì)方所 取得的專利不能成立或者無效的戰(zhàn)略。在運(yùn)用專利防御戰(zhàn)略時(shí)對(duì)不具備新穎性、創(chuàng)造性、 和實(shí)用性、權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)、修改超出原申請(qǐng)公開的范圍、公開不充分、明顯 不屬于專利法保護(hù)范圍的專利可以在授予專利權(quán)公告之日起請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告專利 權(quán)無效。對(duì)被控侵權(quán)的人來說，這是一種有效的防御戰(zhàn)略。證明先用權(quán)戰(zhàn)略這也是作為專 利侵權(quán)訴訟的被告使用的一種戰(zhàn)略。 根據(jù)我國專利法第六十二條的規(guī)定 , 如果被告能證明在 原告專利申請(qǐng)日前已做好實(shí)施準(zhǔn)備 , 甚至已在制造該產(chǎn)品或使用該方法 , 并且僅僅在原有范 圍內(nèi)制造或使用 , 則可以不受追究 , 還可以在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造或者使用 , 無需承擔(dān)任何 法律責(zé)任。和解也是一個(gè)很重要的戰(zhàn)略方式。如確屬侵犯他人專利權(quán)，在權(quán)衡利弊后，如認(rèn)為即 使向?qū)Ψ街Ц兑还P使用費(fèi)，自己仍有利可圖，便可主動(dòng)求和。和解，最佳方案是庭外和解， 也可在法官主持下和解。和解方式，庭外和解可簽和解協(xié)議，或補(bǔ)簽實(shí)施許可合同。在法 院開庭調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，法院將制作民事調(diào)解書。國外的企業(yè)家都十分重視這一戰(zhàn)略。華 為與思科的官司最終也