走出出口專利申請(qǐng)中的誤區(qū) 2016

1、走出出口專利申請(qǐng)中的誤區(qū)走出出口專利申請(qǐng)中的誤區(qū)國(guó)內(nèi)代理在出口申請(qǐng)中的作用國(guó)內(nèi)代理在出口申請(qǐng)中的作用北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司李可李可概 述v1. 困難專業(yè)v2. 意外經(jīng)驗(yàn)v3. 費(fèi)用信賴v4. 程序可靠一. 困難專業(yè)v典型案例： 某企業(yè)直接申請(qǐng)美國(guó)專利的慘痛經(jīng)歷s原因：低估出口專利申請(qǐng)中的困難一. 困難專業(yè)v美國(guó)專利局的最終審查意見(jiàn)(Final OA)一. 困難專業(yè)v集佳的專利代理數(shù)據(jù) 美國(guó)專利申請(qǐng)量：超過(guò)1500件 歐洲專利申請(qǐng)量：1100件 PCT公開(kāi)量：3500件(至2012年3月)(PCT檢索網(wǎng)站：/pctdb/en/

2、)v集佳: 出口專利部 2010年4月成立一. 困難專業(yè)中國(guó)涉外專利代理機(jī)構(gòu)代理PCT申請(qǐng)公開(kāi)量統(tǒng)計(jì)表（截至2012年1月6日）排名事務(wù)所年度合計(jì)2006年2007年2008年2009年2010年2011年事務(wù)所成立至今占有率1北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 227 570 769 743 488 446 3,409 7.54%2北京安信方達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 23 127 148 266 726 949 2,283 5.05%3北京德琦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 393 437 559 152 126 105 2,131 4.72%4北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 6 47 216 272 53

3、0 414 1,541 3.41%5中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)-專利商標(biāo)事務(wù)所 92 67 79 55 81 136 1,168 2.58%6中國(guó)專利代理（香港）有限公司 85 105 150 106 104 142 1,088 2.41%7北京同立鈞成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 44 40 101 262 276 310 1,072 2.37%8北京三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 60 64 63 127 283 179 886 1.96%9北京凱特來(lái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 1 223 181 164 161 72 802 1.77%10廣東三環(huán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所 60 75 129 240 102 124

4、785 1.74%11金杜律師事務(wù)所 29 53 73 107 133 226 778 1.72%12北京中博世達(dá)專利商標(biāo)代理有限公司 2 7 63 244 255 201 774 1.71%13北京同達(dá)信恒知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 2 195 244 67 92 137 741 1.64%14柳沈知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所 41 38 53 85 97 150 671 1.48%15永新專利商標(biāo)代理有限公司 47 38 48 53 41 84 648 1.43%16上海專利商標(biāo)事務(wù)所 52 91 112 131 110 132 646 1.43%17深圳市順天達(dá)專利商標(biāo)代理有限公司 28 63 70 6

5、1 135 166 567 1.25%一. 困難專業(yè)排名事務(wù)所年度合計(jì)2006年2007年2008年2009年2010年2011年事務(wù)所成立至今占有率18北京紀(jì)凱知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 71 77 57 40 23 31 495 1.10%19北京鼎力知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司 - 1 62 371 - 1 435 0.96%20北京三高永信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司 7 7 54 155 71 61 356 0.79%21中原信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 26 30 35 15 16 42 350 0.77%22中咨律師事務(wù)所 33 10 5 73 39 94 324 0.72%23北京律誠(chéng)同業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公

6、司 65 70 23 25 30 30 297 0.66%24廣東華進(jìn)律師事務(wù)所 28 43 64 36 43 29 274 0.61%25北京金信立方知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 23 28 48 37 32 52 263 0.58%26隆天國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11 9 21 34 22 27 207 0.46%27北京天昊聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 15 29 28 37 18 - 130 0.29%28北京邦信陽(yáng)專利商標(biāo)代理有限公司 8 7 23 8 21 27 130 0.29%29北京銀龍知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 - 23 12 13 12 18 78 0.17%30北京東方億思知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理

7、有限責(zé)任公司 2 3 2 7 6 - 35 0.08%31北京琳達(dá)劉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 5 3 8 7 3 5 33 0.07%32中科知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 1 3 2 1 2 16 0.04%33北京銘碩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 - - - 3 3 4 10 0.02%合計(jì) 23,423 51.83%總PCT申請(qǐng)公開(kāi)量： 45,190 二. 意外經(jīng)驗(yàn)v典型案例 集佳代理古巴專利經(jīng)歷的曲折v冷門(mén)國(guó)家專利申請(qǐng)存在的風(fēng)險(xiǎn) 部分國(guó)家尚未建立專利制度，如卡塔爾 部分國(guó)家專利體系、管理不完善，如巴西、 委內(nèi)瑞拉（委內(nèi)瑞拉必須在申請(qǐng)同時(shí)提交經(jīng)過(guò)認(rèn)證的委托書(shū)，否則申請(qǐng)將不被受理）二. 意外經(jīng)驗(yàn)v經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)內(nèi)專

8、業(yè)代理機(jī)構(gòu) 各式各樣的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 各國(guó)專利申請(qǐng)中的多年經(jīng)驗(yàn) 擁有一批長(zhǎng)期合作的優(yōu)質(zhì)國(guó)外事務(wù)所三. 費(fèi)用信賴v誤區(qū)：授權(quán)專利即是好專利？v慎選包干價(jià) 包干價(jià)的危害和隱患v經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)內(nèi)專業(yè)代理機(jī)構(gòu) 爭(zhēng)取合理的權(quán)利保護(hù)范圍 做好案子的方方面面三. 費(fèi)用信賴v國(guó)外申請(qǐng)費(fèi)用的變動(dòng)因素 專利說(shuō)明書(shū)及權(quán)利要求的篇幅 專利申請(qǐng)的復(fù)雜度 代理機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 不定項(xiàng)目v專利代理人職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律四. 程序可靠v 誤區(qū)：對(duì)程序的重要性和復(fù)雜性認(rèn)識(shí)不足v 專利申請(qǐng)程序的復(fù)雜性和重要性美國(guó)的信息披露聲明(IDS) （）申請(qǐng)人的披露義務(wù)申請(qǐng)人有義務(wù)隨時(shí)向USPTO提交IDS（信息披露聲明），主要為披露申請(qǐng)人或其他相關(guān)人

9、員可獲知的對(duì)其專利可能有實(shí)質(zhì)性影響的資料只要還有權(quán)利要求在被審查，此義務(wù)就存在。四. 程序可靠美國(guó)的信息披露聲明(IDS)（）需提交的相關(guān)資料現(xiàn)有技術(shù)、同族專利檢索報(bào)告、相關(guān)審查意見(jiàn)和其中引用的參考文獻(xiàn)等列舉所有的專利、專利申請(qǐng)、文獻(xiàn)、及其它要專利局考慮的資料信息（如審查報(bào)告，授權(quán)通知書(shū)）。除了美國(guó)專利和美國(guó)專利申請(qǐng)之外的其它文件都要附一份影印本 信息揭露書(shū)里的每一個(gè)非英文的文件都應(yīng)該附有簡(jiǎn)要的說(shuō)明解釋文件的內(nèi)涵，如果有英文翻譯，應(yīng)該要交一份翻譯本。四. 程序可靠美國(guó)的信息披露聲明(IDS)（ ）提交聲明的時(shí)間IDS自申請(qǐng)日起三個(gè)月內(nèi)，或在第一次審查意見(jiàn)發(fā)出之前提交，USPTO不收取費(fèi)用提交時(shí)

10、限超出申請(qǐng)日起三個(gè)月或在第一次審查意見(jiàn)發(fā)出之后，但在發(fā)出最后一次審查意見(jiàn)、授予通知或其它終止程序的行為發(fā)生之前提交，應(yīng)提交一份聲明或支付費(fèi)用，USPTO將考慮提交的IDS 在上述時(shí)限之后，在支付授權(quán)費(fèi)用之日或之前提交，提交一份聲明并支付費(fèi)用， USPTO將考慮提交的IDS 。四. 程序可靠美國(guó)的信息披露聲明(IDS)（ ）聲明的內(nèi)容要求 在IDS中表明：所有信息均是在最近3個(gè)月以內(nèi)其它國(guó)家專利局審查相關(guān)申請(qǐng)案時(shí)找到的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)或信息不是其它國(guó)家專利局審查相關(guān)申請(qǐng)案時(shí)找到的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，但是相對(duì)于所有有揭露義務(wù)的人來(lái)說(shuō)，這些文獻(xiàn)都是最近3個(gè)月以內(nèi)才知道的。 “有義務(wù)的人”：列出的發(fā)明人；律師或

11、代理人；實(shí)質(zhì)上參與的人或與發(fā)明人、受讓人、具有轉(zhuǎn)讓義務(wù)的人相關(guān)的人。四. 程序可靠美國(guó)的信息披露聲明(IDS)（ ）披露不完全的嚴(yán)重后果導(dǎo)致整個(gè)專利不能實(shí)施甚至可能被判支付對(duì)方律師費(fèi)一種對(duì)專利侵權(quán)的積極抗辯印度的信息披露要求 （）主要涉及國(guó)外同族申請(qǐng)信息的披露 （）披露義務(wù)貫穿從申請(qǐng)到授權(quán)的整個(gè)期間四. 程序可靠印度的信息披露要求 （）具體要求提交申請(qǐng)的同時(shí)或之后一段時(shí)間如果某個(gè)專利申請(qǐng)人正在就相同或?qū)嵸|(zhì)相同的發(fā)明在印度以外的國(guó)家進(jìn)行專利申請(qǐng)，或者據(jù)其所知，該申請(qǐng)正在由其要求的或者從其處獲得權(quán)利的其他人處理，該申請(qǐng)人應(yīng)該在申請(qǐng)的同時(shí)或者在印度專利局長(zhǎng)允許的規(guī)定期限內(nèi)（一般為申請(qǐng)日起3個(gè)月內(nèi)）提

12、交：（1）一份陳述（a statement），列明該國(guó)外申請(qǐng)的詳細(xì)信息，以及（2）一份承諾（an undertaking），保證以下內(nèi)容：直到印度專利授權(quán)為止，該申請(qǐng)人都將會(huì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（一般為專利申請(qǐng)日起3個(gè)月內(nèi)）根據(jù)前款要求，以書(shū)面形式不時(shí)地告知印度專利局長(zhǎng)：該申請(qǐng)人在提交前款所述陳述之后在印度以外國(guó)家提交的、相同或?qū)嵸|(zhì)相同發(fā)明的其他每個(gè)申請(qǐng)的詳細(xì)信息。 國(guó)家名稱、申請(qǐng)日或?qū)嶋H進(jìn)入國(guó)家日、申請(qǐng)?zhí)?、公開(kāi)日、公開(kāi)號(hào)（如有）、授權(quán)日、專利號(hào)、放棄日期（如有）。 四. 程序可靠印度的信息披露要求 （）具體要求提交專利申請(qǐng)之后到申請(qǐng)被授權(quán)或者被駁回從申請(qǐng)人提交印度專利申請(qǐng)之后一直到被授予專利權(quán)或者被駁回，其間的任何時(shí)候，印度專利局長(zhǎng)還可以要求申請(qǐng)人提交在印度以外國(guó)家申請(qǐng)的相關(guān)處理信息，比如審查意見(jiàn)等。根據(jù)細(xì)則第十二條，申請(qǐng)人需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（一般為印度專利局長(zhǎng)通知申請(qǐng)人之日起的3個(gè)月內(nèi)）提交如下材料： （1）如存在有關(guān)發(fā)明的新穎性和專利性的異議，需要提交該異議的相關(guān)信息；以及 （2）其他任何印度專利局長(zhǎng)可能要求提供的詳細(xì)信息，包括被核準(zhǔn)的申請(qǐng)的權(quán)利要求。 與前面的陳述書(shū)和承諾書(shū)不同，以上為不必然要提交的材料，只有印度專利局長(zhǎng)有要求，申請(qǐng)人才需要提交。四. 程序可靠