商標法講座第五講

1、商標法系列講座第五講 商標侵權案件（二）趙克峰律師第六章節(jié)商標侵權抗辯事由第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）一、概述：一、概述：侵權抗辯事由為代理商標侵權案件中的被告一方時，向法院主張。侵權抗辯事由主要包括三大類：（1）未構(gòu)成侵權主張，如商標不近似商品不類似等。（2）正當使用的主張，指符合法律規(guī)定的正當使用的情形。 （3）擁有在先權利的主張，如擁有在先的注冊商標、商號等。向法院主張抗辯事由，最理想的狀態(tài)是法院認定不構(gòu)成侵權，駁回起訴。即使侵權抗辯未能完成成立，如抗辯中主張的關于主觀過錯、實際損失等因素被法院采納，也可以適當減輕被告責任。商標法

2、系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）二、商標不近似二、商標不近似/商品不類似的抗辯：商品不類似的抗辯：與代理商標侵權案件的原告思路相反商標不近似：“存同求異”，主張標識之間存在明顯的差異部分。商品不類似：嚴格按照商品分類表的大類、子類的規(guī)定，同時輔助說明兩種商品之間存在功能用途、消費群體的明顯差異。如成功主張，則被告的行為根本未落入原告的專有權范圍內(nèi)，不構(gòu)成侵權。商標法系列講座商標法系列講座二、商標不近似二、商標不近似/商品不類似的抗辯：商品不類似的抗辯：案例：Chateau Ritz案投訴人：The Ritz Hotel

3、 Limited （世界知名酒店）被投訴人：北京奧德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 投訴人注冊商標 被投訴人使用商標思考：如何抗辯？商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、正當使用抗辯：三、正當使用抗辯：1、概述商標法實施條例第四十九條：第四十九條注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。審查正當使用抗辯是否成立，應從被告

4、的使用意圖、使用方式和使用效果等方面，結(jié)合注冊商標的顯著性和知名度進行全面審查，必要時還應考察注冊商標以及被告使用標識的歷史因素。商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、正當使用抗辯：三、正當使用抗辯：2、正當使用成立應當具備的條件(1)被告的使用是善意的，即被告是出于對其商品的性狀、特點進行真實、必要的描述或說明，而不是作為區(qū)分商品或服務來源的商標使用；(2)被告的使用是合理的，符合一般的商業(yè)習慣，如其未將他人商標置于顯著位置、未突出使用，亦未采用與他人商標特有的字體、圖形或行文布局等進行使用，同時準確標注了自身的

5、商標、企業(yè)名稱等信息；(3)被告的使用行為不會使相關公眾對商品的來源產(chǎn)生混淆誤認。商標法系列講座商標法系列講座三、正當使用抗辯：三、正當使用抗辯：3、正當使用的方式思考：以下使用是否屬于合理使用？(1)“吉慶時分喝王老吉”(2)“隨堂通”用在課外輔導教材上(3)“DP”用在襯衣上商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、正當使用抗辯：三、正當使用抗辯：3、正當使用的方式（4）右圖的兩種使用方式是否屬于正當使用？商標法系列講座商標法系列

6、講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、正當使用抗辯：三、正當使用抗辯：4、通用名稱問題在判斷被訴標識的使用是否屬于正當使用他人注冊商標中含有的本商品的通用名稱時，對通用名稱的認定應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱或商品簡稱。審查判斷被訴標識是否屬于通用名稱，應以被訴侵權行為發(fā)生時的事實狀態(tài)為準。商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、正當使用抗辯：三、正當使用抗辯：4、通用名稱問題法定商品名稱：依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，約

7、定俗成的通用名稱：相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定為通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統(tǒng)、風土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關市場較為固定的商品，在該相關市場內(nèi)通用的稱謂，可以認定為通用名稱。商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、正當使用抗辯：三、正當使用抗辯：4、通用名稱問題思考：以下文字是否為通用名稱？（1）JEEP（吉普）（2）FRON（氟利昂） （3）蘭貴人商標法系

8、列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、正當使用抗辯：三、正當使用抗辯：5、地名和其他標志對地名商標中所包含地名的正當使用，應限于被告對其所提供的商品或服務內(nèi)容來源地域的真實描述。被告依法規(guī)范使用他人注冊商標中含有地理標志產(chǎn)品名稱或?qū)Ｓ脴酥镜模瑧J定構(gòu)成正當使用。案例：海棠灣案件商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）四、注冊商標抗辯四、注冊商標抗辯1、法律規(guī)定最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定第一條第二款

9、： 原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。注意：正在進行商標申請不構(gòu)成本項抗辯。商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）四、注冊商標抗辯四、注冊商標抗辯2、該商標被撤銷的處理在訴訟發(fā)生時商標仍有效，民事判決未作出前商標被撤銷的，如何認定抗辯成立？兩

10、種觀點（1）保護行政信賴利益原則，認定不構(gòu)成侵權（2）認定構(gòu)成侵權我們的觀點結(jié)合被撤銷事由綜合決定（1）因相同近似被撤銷，不構(gòu)成侵權（2）因搶注或其他有惡意情形被撤銷，認定構(gòu)成侵權商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）五、商號抗辯五、商號抗辯1、商號使用或注冊早于注冊商標（但使用全稱或規(guī)范簡稱）被告企業(yè)名稱登記時間先于原告商標核準注冊時間，并規(guī)范使用該企業(yè)名稱全稱，或者依照行業(yè)慣例或基于歷史因素簡化使用該企業(yè)名稱的，應認定被告的抗辯成立。但被告的簡化使用行為足以導致相關消費者混淆誤認的，可以在認定不構(gòu)成侵權的基礎上，要

11、求其規(guī)范使用企業(yè)名稱。商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）五、商號抗辯五、商號抗辯2、商號晚于注冊商標被告企業(yè)名稱登記時間晚于原告商標核準注冊時間，且被告登記、使用企業(yè)名稱本身具有不正當性，如被告系與原告具有特定身份關系的代理人、代表人，或者系將他人具有一定知名度的商標登記為字號并突出使用的，被告以合法取得企業(yè)名稱權為由進行不侵權抗辯的，不予支持。商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）五、商號抗辯五、商號抗辯3、商號晚于商標，但商號明顯無故意

12、，客觀上也不混淆原告商標核準注冊時間雖先于被告企業(yè)名稱登記時間，但在被告登記企業(yè)名稱時，原告注冊商標的知名度較小，被告取得和行使企業(yè)名稱權的行為在主觀上并無攀附原告商標商譽的故意，在客觀上規(guī)范使用企業(yè)名稱的行為也不會導致相關消費者混淆誤認的，被告以合法取得和行使企業(yè)名稱權為由進行不侵權抗辯的，應予支持。但被告突出使用字號，并造成相關消費者混淆誤認的，應認定構(gòu)成商標侵權。商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）五、商號抗辯五、商號抗辯4、境外商號的問題境外商號需在中國使用且有一定知名度才可作為反法所保護的商號，成為抗辯的一

13、種。否則仍構(gòu)成商標侵權。問題：商號保護范圍問題英文商號的首字母縮寫以及對應的約定俗成的中文簡稱，是否可以援引商號抗辯？商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）六、其他在先權利抗辯六、其他在先權利抗辯1、著作權2、外觀設計專利權問題：即使這些權利成立，被告能否將其作為識別性標識，在商業(yè)活動中進行商標性的使用？商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）六、其他在先權利抗辯六、其他在先權利抗辯3、商標權人搶注4、商標權人將公共元素注冊為商標問題：四葉草產(chǎn)品

14、外觀侵犯商標權案件，四葉草是否為公共元素，能否援引公共元素這一點進行侵權抗辯？商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）七、七、“第二被告第二被告”抗辯抗辯“：合法來源：合法來源商標法第五十六條：銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔賠償責任。構(gòu)成要件：(1)被訴商品是侵犯他人注冊商標專用權的侵權商品；(2)主觀上不知道被訴商品是侵權商品；(3)被訴商品是合法取得的。商標法系列講座商標法系列講座第六章節(jié)第六章節(jié) 商標侵權抗辯事由商標侵權抗辯事由商標侵權案件（二）商標侵權案件

15、（二）七、七、“第二被告第二被告”抗辯抗辯“：合法來源：合法來源不能構(gòu)成合法來源抗辯的情形：(1)被訴商品存在未標明生產(chǎn)者、包裝粗制濫造等明顯瑕疵的；(2)銷售者收到商標權人的侵權警告函后仍繼續(xù)銷售被訴商品的；(3)銷售者因曾銷售相同商品被人民法院生效判決確認侵權或被行政執(zhí)法管理部門處罰的；(4)銷售者未履行法律法規(guī)規(guī)定的對被訴商品的審查義務的；(5)其他能證明銷售者知道或應當知道被訴商品是侵權商品的情形商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)“OEM”專題第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題商標確權案件（二）商標確權案件（二）一、概述一、概述 OEM，又叫做涉外貼牌加工或涉外定牌加工，指

16、國內(nèi)加工方接受國外委托方的委托生產(chǎn)使用某特定商標的商品，該商品全部用于出口的行為。 問題：如果一家跨國公司生產(chǎn)的“AB”牌產(chǎn)品，僅在中國的工廠進行委托加工而全部出口歐美市場，從未在中國市場銷售，該AB品牌在中國有另外的注冊人C。中國注冊人C向法院起訴該跨國公司侵犯其在中國的AB注冊商標專用權，應否獲得支持？ 商標法系列講座商標法系列講座商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）二、各方觀點交鋒二、各方觀點交鋒1、不斷發(fā)展變化的司法實踐2001年，美國耐克v.西班牙CIDESPORT深圳中院：定牌加工人與委托人構(gòu)成共同侵權。2005年，寧波瑞寶訴慈溪永勝RBI商標糾紛浙江高院：混淆非侵權必要要件，定牌

17、加工人構(gòu)成侵權。2009年，上海申達與玖麗得案上海一中院：不會造成境內(nèi)消費者混淆，不構(gòu)成侵權。2011年，臺山利富鱷魚恤案廣東高院：不會混淆，不構(gòu)成商標近似，不侵權。商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）二、各方觀點交鋒二、各方觀點交鋒2、法官不同角度的詮釋孔祥?。荷虡私茟斨富煜越?，混淆是認定近似的重要考慮因素。蔣志培：認定商標侵權應當遵循法律法規(guī)，司法解釋不能任意擴大侵權構(gòu)成的范圍，對涉外定牌加工法外開恩。廣東高院林廣海：在我國依法獲得商標權注冊應當獲得保護；容易產(chǎn)生誤認的相關公眾不僅包括消費者，還包括定牌加工過程

18、中接觸到產(chǎn)品的相關經(jīng)營者。商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題商標確權案件（二）商標確權案件（二）三、三、OEM涉及若干問題涉及若干問題1、OEM是否構(gòu)成三十一條的“使用”？案例：無印良品 爭議商標“無印良品”（“Muji”商標的中文名字）被使用在良品計畫委托中國境內(nèi)OEM貼牌加工的專供出口的商品上。良品計畫在針對爭議商標向商標局提出異議申請被否決后，向法院提起行政訴訟，訴稱：良品計畫的“無印良品”商標在爭議商標在中國申請注冊前已經(jīng)在先使用并為中國公眾所知，是基于貼牌加工專供出口產(chǎn)品的“商標使用行為”。 商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM

19、“OEM”專題專題商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、三、OEM涉及若干問題涉及若干問題1、OEM是否構(gòu)成三十一條的“使用”？最高人民法院提審后認為：OEM貼牌加工專供出口產(chǎn)品不屬于商標法下規(guī)定的“商標使用行為”（針對“在先使用”的訴訟請求），即使良品計畫委托中國境內(nèi)企業(yè)代工生產(chǎn)相關商品供出口，但印有該標識的產(chǎn)品既沒有在中國市場銷售也沒有在中國進行廣告宣傳和推廣。法院認定該行為不屬于商標法下規(guī)定的“商標使用行為”，因為商標只有在商品的流通過程中才能發(fā)揮其功能，而在本案中，“無印良品”商標所在的產(chǎn)品并未進入中國市場流通。商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題

20、商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、三、OEM涉及若干問題涉及若干問題2、OEM中商標使用主體是誰？上海申達案上海一中院：在定牌加工關系中，境內(nèi)加工方在產(chǎn)品上標注商標的行為形式上雖由加工方所實施，但實質(zhì)上商標真正的使用者仍為境外委托方。問題：界定誰是使用者的意義是什么？如何理解OEM中誰在使用商標外國委托方還是中國加工方？商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、三、OEM涉及若干問題涉及若干問題3、OEM是否造成消費者混淆？這是認定OEM是否構(gòu)成侵權的最關鍵因素。因為混淆就是損害后果，不混淆就是沒有損害后果，自然不需要

21、認定侵權來使得國內(nèi)商標權人獲得救濟。問題：（1）混淆指實際混淆還是混淆可能性？全部出口外國有沒有混淆可能性？（2）相關公眾包括相關經(jīng)營者嗎（即為定牌加工貨物提供倉儲、運輸、報關的人）？相關公眾包括外國公眾嗎？（3）如何看待定牌加工中經(jīng)常出現(xiàn)的”尾單“現(xiàn)象？商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、三、OEM涉及若干問題涉及若干問題4、OEM涉及的商標地域性問題商標地域性指：在某單個國家取得的商標權利只能在該國內(nèi)部獲得保護，其他國家不當然承認其權利。即商標所有人只能在商標的注冊國享有商標權，在其他國家不享有商標權。問題：（1）

22、外國權利人有在國外的注冊，其在境內(nèi)的委托加工行為是否屬于正當行使其在外國注冊商標專用權的行為而具有正當性？（2）中國權利人在境內(nèi)享有商標注冊，其出口自己商品的利益和商業(yè)機會是否會因為定牌加工而受到損害？商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、三、OEM涉及若干問題涉及若干問題5、OEM涉及的侵權責任問題在定牌加工中，需要結(jié)合國內(nèi)受托加工方有無主觀過錯，確定其是否承擔侵權責任。問題：（1）法律只明文規(guī)定了銷售者有合法來源的情況下免除賠償責任，為什么受托加工方是生產(chǎn)者，仍然享受過錯責任的”待遇“？（2）受托加工方可能免除的是僅

23、指賠償責任還是全部責任，即是不是只要國內(nèi)商標權人有權利基礎，受托加工方就必須承擔停止侵權和銷毀已生產(chǎn)的侵權商品的責任？商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、三、OEM涉及若干問題涉及若干問題6、OEM涉及的審查義務在定牌加工中，國內(nèi)受托加工方有無主觀過錯，就是看其是否盡到了合理的審查義務。問題：（1）什么是應盡的審查義務？是不是加工方只要核實了外國商標權人的注冊證就可以了？（2）加工方有沒有必要對國內(nèi)是否存在相同近似商標進行基本檢索，是否一旦發(fā)現(xiàn)在國內(nèi)存在在先注冊，就算”明知“了，如果繼續(xù)接受委托生產(chǎn)，就是故意侵權呢？商

24、標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）三、三、OEM涉及若干問題涉及若干問題7、國內(nèi)注冊人和外國委托人誰搶注誰對OEM侵權認定有影響嗎？在定牌加工中，之所以出現(xiàn)同一個商標，不同國家的注冊人不同，往往是因為國內(nèi)注冊人和外國委托人之間存在合作或競爭關系或其他關聯(lián)關系。出現(xiàn)同一商標分屬不同權利人，往往存在”某人搶注某人“的歷史遺留問題。問題：（1）OEM是否侵權跟”誰搶注誰“有關系嗎？（2）如果有關系，A國內(nèi)注冊人系搶注外國知名商標，如何處理？B國內(nèi)注冊人為知名外國企業(yè)的關聯(lián)企業(yè)，在中國的注冊是正當?shù)模炊鈬蟹綄嶋H是該外國的經(jīng)

25、銷商搶注了該商標，如何處理？商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）四、四、OEM案件原告代理要點案件原告代理要點如果作為國內(nèi)商標權人的一方，可以強調(diào)如下幾點：1、商標法律和行政法規(guī)未規(guī)定混淆為侵權必要構(gòu)成要件，定牌加工構(gòu)成商標侵權。2、加工方無過錯僅免除賠償責任，不免除停止侵權的責任。3、定牌加工也存在混淆可能性，如導致”相關經(jīng)營者“和外國公眾混淆，損害中國商標權人利益。4、外國委托者屬于惡意搶注，其權利基礎不正，委托行為也難謂正當。商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題商標侵權案件（二）商

26、標侵權案件（二）五、五、OEM案件被告代理要點案件被告代理要點如果作為國內(nèi)受托加工的一方，可以強調(diào)如下幾點：1、全部出口外國不會造成混淆，混淆是認定商標近似和侵權的重要考慮因素，無混淆無損害。2、商標保護具有地域性，外國公眾是不是混淆，國內(nèi)商標權人在外國出口和銷售的利益受不受損不在侵權考慮范圍內(nèi)。3、已經(jīng)確定外國委托方有合法商標注冊，盡到了合理審查義務，己方?jīng)]有過錯。4、國內(nèi)商標持有人存在惡意搶注情形。商標法系列講座商標法系列講座第七章節(jié)第七章節(jié) “OEM“OEM”專題專題第八章節(jié)商標權與其他權利沖突的解決第八章節(jié)第八章節(jié) 商標權與其他權利沖突的解決商標權與其他權利沖突的解決商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）一、概述一、概述商標與其他權利沖突，指商標權和其他權利均經(jīng)過一定方式和程序取得，均指向相同的客體且分屬不同的主體。如果不同主體行使該等權利，勢必出現(xiàn)權利范圍的重合，造成與商標權的沖突，互相影響彼此行使權利。出現(xiàn)權利沖突的根源：1、知識產(chǎn)權的無形性（天生的”不排他性“）2、同一對象在不同知識產(chǎn)權制度中承載不同信息和商業(yè)價值3、獲得在同一客體上的不同權利所需要的方法和程序中，不會對是否存在權利沖突進行事先審查和主動審查。商標法系列講座商標法系列講座第八章節(jié)第八章節(jié) 商標權與其他權利沖突的解決商標權與其他權利沖突的解決商標侵權案件（二）商標侵權案件（二）二、案例一二、案例一蠟筆