走出專利申請的誤區(qū)

1、走出專利申請的誤區(qū)&PCT及國外專利申請問答一、走出專利申請的誤區(qū)1. 有了專利，就可以實施該專利技術了專利權授予專利權人的是禁止他人實施該技術的“排他權”，而不是授予專利權人自己能夠實施該技術的權利。一項產品中可能有很多其他人的在先專利，因此實施自己的專利仍然有可能侵犯他人在該產品中的專利權，甚至是核心技術的專利權。此時可以用自己的專利作為談判籌碼，與對方進行交叉許可。2. 專利申請授權了，就得到了專利保護授權的專利能否有效地保護發(fā)明，關鍵在于所批準的專利文本（主要包括“說明書”和“權利要求書”）的質量。如果申請文本質量不好，授權后不僅不能獲得應有的權利，而且放棄了權利（授權后不能再擴大保護

2、范圍，也不能再重新申請），使一項好發(fā)明變成了“爛專利”。3授權率高，因此專利申請的撰寫質量好撰寫質量好的專利申請文本應該能夠獲得對技術的有效壟斷權，即有效的法律保護。而如果僅僅是為了讓專利申請獲得批準，只需要在撰寫申請文件和答復審查意見時，將保護范圍縮小就能做到了。但所批準的專利由于保護范圍太窄，不能對該技術進行有效保護。4不容易被無效，因此批準的專利質量好質量好的專利文本應該能夠獲得對技術有效的法律保護。而如果僅僅是為了讓專利申請獲得批準并且不容易被無效，只需要在撰寫申請文件和答復審查意見時，將保護范圍縮小就能做到了。這樣獲得的專利是不容易被無效的，但由于保護范圍太窄，不能對該技術進行有效保

3、護。5發(fā)明專利申請很難授權專利是授予專利申請人的“私權”，所以如果申請人犧牲權利而縮小保護范圍（從而不會對公眾權利構成威脅），則發(fā)明專利申請（包括國外發(fā)明專利申請）是非常容易獲得授權的，而且授權的專利不容易被無效。但這樣的專利因為保護范圍窄，實際上沒有保護作用。6實用新型申請很容易撰寫實用新型申請因為不進行實質審查，所以只要符合形式要求，就能夠授權，因此實用新型申請一般都會批準。但這并不意味著申請文本容易撰寫，因為如果需要有效的法律保護，仍然需要高質量的申請文本。否則即使授權了，也不能有效地保護技術，并且喪失了權利。特別地，由于在審批過程中幾乎沒有修改機會，對申請文本的撰寫質量要求比發(fā)明申請更

4、高。所以，實用新型申請實際上是“好批不好寫”。7實用新型比發(fā)明低級對實用新型的創(chuàng)造性要求比對發(fā)明的要求低，從這點看，實用新型確實比發(fā)明“低級”。但是，申請專利的目的是為了有效的法律保護，即對技術的壟斷權，而不是比賽創(chuàng)造性的高低。而實用新型因為對其創(chuàng)造性的要求低，而不容易被無效，使專利很穩(wěn)定。在中國目前的技術發(fā)展高度較低的階段，應充分利用實用新型保護自己的技術，并且利用實用新型形成外圍專利，作為談判籌碼，迫使擁有核心專利的競爭對手進行交叉許可。8授權越快越好推遲專利授權有很多好處。雖然專利申請只有在授權之后才能行使權力，但專利申請一旦提出，就已經對竟爭對手、特別是對其合作伙伴產生了威懾作用，推遲

5、授權則因權利不確定而增強了這種威懾作用。而且由于尚未授權，對手無法提出無效請求，增強了對競爭對手合作伙伴的威懾力。此外，由于專利尚未授權，他人無法進行回避設計。推遲授權還可有更多的時間根據市場實施的情況考慮最好的權利范圍。此外，推遲授權可以推遲繳納專利年費。9維權環(huán)境差，或不愿意訴訟，所以不申請專利企業(yè)擁有了專利（或提出了專利申請），就擁有了在法律上的主動地位和在商業(yè)上的威懾作用（特別是威懾競爭對手的合作伙伴），在商業(yè)競爭中擁有更多的談判籌碼，而并非是為了進行訴訟。從這個角度看，企業(yè)擁有的專利或專利申請越多越好。但申請專利和維護專利是需要一定成本的，以平衡公眾權利，這才是制約企業(yè)申請專利的重要

6、因素。10專利是高科技，而對于簡單的技術，創(chuàng)造性低，不應該申請專利申請專利是為了獲得對技術的壟斷權，而不是獲得科技進步獎。專利保護的是在商業(yè)上有價值的技術，而這些技術不一定是高科技。對于簡單而且有商業(yè)價值的技術，很多競爭對手都希望使用，這樣的技術更需要申請專利。而且創(chuàng)造性的高低，不只考量其技術難度，顯著的技術效果也是非常重要的考量因索。相反，如果一項高科技如果沒有商業(yè)價值，或者仿造的成本非常高，申請專利的價值并不大。11不容易授權，所以不應該申請專利專利申請只要還未被駁回，就會給競爭對手（特別是競爭對手的合作伙伴）產生了威懾作用。專利申請即使最后不能授權，也僅僅是浪費了有限的申請成本而己，但其

7、因威懾作用所獲得的商業(yè)收益卻可能很大。所以，對于有商業(yè)價值的創(chuàng)新技術，無論其是否最后能夠獲得批準，都應該考慮申請專利，以獲得法律上的主動地位和商業(yè)上的威懾作用。12企業(yè)的技術水準不高，沒有什么創(chuàng)新可獲得發(fā)明專利只要是解決了技術問題的任何創(chuàng)新點都可以申請發(fā)明專利，而不一定是高科技。只要這個創(chuàng)新有商業(yè)價值，就應考慮申請專利，以獲得法律上的主動地位和商業(yè)上的威懾作用。對于發(fā)明專利申請，如果保護范圍比較窄，就容易獲得批準。13核心技術申請專利，就可以高枕無憂了僅僅將核心技術獲得專利常常是不夠的，還應該對在核心技術的基礎上發(fā)展的外圍技術或產品設計申請專利，以避免這些技術被其他人申請專利后，迫使你將核心專

8、利進行交叉許可。核心技術在申請專利后18個月就會被公開，在提交核心技術的專利申請后，應盡快進行外圍技術的開發(fā)和產品設計，并對改進技術申請專利，以盡量避免這些外圍技術或改進技術的專利落入他人之手。14別人已經有核心技術的專利了，我就不能使用該技術了首先應分析該專利的授權的專利質量，特別是其權利要求書所確定的保護范圍，以便通過回避設計來避免侵權。如果專利質量很好而很難繞過其保護范圍，則可與專利權人通過各種互利的交易方式獲得實施該專利的許可，特別是可利用自己改進技術的外圍專利作為談判籌碼，迫使其將核心技術進行“交叉許可”。15該發(fā)明有美國專利了，在中國不能生產專利是有地域性的，并沒有所謂的“世界專利

9、”。美國專利只在美國獲得保護，如果該發(fā)明沒有在中國獲得專利，則在中國是不受專利保護的，并且很可能因為已經喪失新穎性而不能再在中國獲得專利了。16獲得國外發(fā)明專利很難與獲得國內發(fā)明專利一樣，通過縮小保護范圍就可以很容易獲得一件國外發(fā)明專利，甚至會比國內更容易獲得。但這樣獲得的專利是不能有效地保護該技術的。17. PCT是國際專利PCT只是申請國外專利的一種程序，相當于暫時“掛號”，等到一定時間時（自優(yōu)先權日起30個月）就要到各個國家分別進行審查和批準。而PCT本身并不會獲得批準，所以并沒有“國際專利”。18. PCT申請很高級，很難處理，費用很高PCT申請是非常容易的，對發(fā)明內容和國內申請一樣，

10、并無特別要求。申請程序也非常簡單，只要將申請文件提交給受理局（中國專利局）就可以了，可以用中文提交，等到30個月期限快到了，再決定是否進入國外就可以了。費用也不高，官費僅1萬元左右（個人為3500元左右）。提交PCT申請就相當于向所有近180個PCT成員國提交了專利申請，保住了申請日，并對所有成員國都形成了威懾作用。在一定時間內（從優(yōu)先權日起30個月），需要到希望得到專利保護的各個國家分別辦理進入手續(xù)，并分別在這些國家進行審查和授權。二、PCT及國外專利申請問答1. 申請國外專利有哪些途徑申請某個國家的專利，一般有兩個途徑。其一是在中國申請?zhí)峤缓蟮囊荒曛畠龋磧?yōu)先權期限內），直接向這個國家提出

11、申請，以享受巴黎公約或WTO優(yōu)先權。其二是在優(yōu)先權期限內先提交PCT申請（即所謂的“國際申請”），然后在優(yōu)先權日起算的30個月（有些國家是31個月）內，再進入這個國家（即所謂的“國家階段”）。2. PCT申請有什么好處通過PCT申請的一大好處，是“花錢買時間”，可以用較少的費用，保留了向所有的PCT成員國（共179個）提出申請的權利，而將實際向相應國家申請的費用推遲到自優(yōu)先權起算的30個月（某些國家為31個月）。申請人有更多的時間判斷是否值得進入各個國家，在這段時間可以對發(fā)明的商業(yè)前景作進行市場檢驗，或與潛在的合作方進行商業(yè)談判等。此外，申請人在國際階段還會收到國際檢索報告和書面意見，這對專利

12、申請的前景有一定的參考作用，有利于申請人對是否進入各個國家作進一步的判斷。特別應該認識到的是，在這個時間內（即“國際階段”），PCT申請在所有PCT成員國具有對競爭對手、特別是其合作伙伴的威懾作用。3. 什么時候應該直接申請而不通過PCT途徑雖然一般而言，PCT申請有很多優(yōu)點，但并非所有的國家都是PCT成員國，例如大多數中東國家和臺灣并非PCT成員國，應在一年的優(yōu)先權期限內直接提出申請。此外，歐盟的一些登記制國家（例如法國、荷蘭、比利時），如果通過PCT途徑則必須通過費用較高的歐專局。如果想利用這些國家的登記制，則應直接申請。由于PCT申請有一定費用（法人申請的官費為1萬元人民幣左右），如果申

13、請人不想利用PCT的優(yōu)點，則可能考慮不通過PCT申請。4. 在提交PCT申請的時候，是否可以進行修改和直接向國外申請一樣，在提交PCT申請的時候，可以對申請文本進行修改和補充，以使得申請文本更加完善。而一旦PCT提交后，修改將不允許超出PCT申請文本的公開范圍。在一年的優(yōu)先權期限內，申請人常常對發(fā)明內容有了新的改進。所以，申請人應充分重視這次重要的修改和補充的機會。專利申請文本相當于專利權人與公眾之間簽署的一份關于權利分割的“合同”，因此申請文本的撰寫質量是至關重要的，否則授權的專利意味著放棄權利而不是獲得權利。目前國內許多專利申請文本的撰寫質量是比較差的，但絕大多數申請人并未意識到這一點。P

14、CT申請時的修改是一次重要的修補機會。此外，由于PCT申請并不收取超權項費，為了充分利用PCT的國際檢索服務，應考慮多寫一些權利要求，包括更多的創(chuàng)新點。5. 為何要特別重視申請文件的翻譯質量作為界定專利權人與公眾之間權利分割的“合同”，申請文本的質量是至關重要的。如果在進入某個國家時的譯文質量差，則定然造成對專利權人不利的后果。在PCT進入國家階段時，大多數國家都要求提交PCT申請文本的直譯譯文(即使原文有誤，在譯文中也必須“將錯就錯”）。如果錯誤的譯文擴大了授權權利要求的保護范圍，則可能會使得授權的專利無效。此外，如果譯文質量差，在審查時審查員也容易因此而提出文本質量的問題，并要求修改，從而

15、發(fā)生更多的官費和律師費用。6. PCT國際階段是否應該提出國際初審請求在申請人收到不利的國際檢索報告和書面意見時，常?？紤]提出國際初審請求，對權利要求書進行修改，并對書面意見進行爭辯，以針對新的權利要求獲得有利的國際初審報告。如果申請人感興趣的國家主要是一些審查能力較弱的小國家（例如泰國、土耳其等），這樣做有其好處，因為這些國家常常會借助國際初審報告作出審批決定。但是，如果申請人感興趣的主要是審查能力較強的發(fā)達國家（如美國、歐盟等），則提出國際初審弊多利少。由中國專利局作為國際初審單位作出的國際初審報告對這些國家的審查幾乎沒有影響，但卻在審查過程中留下更多的案底，在禁止反悔的原則下可能會對申請

16、人不利。7. 為何應考慮PCT回頭進入中國國家階段在外國專利局審查時，常常檢索出致命的對比文件。而中國專利局審查質量并不高，很可能并未查出這些致命的對比文件，而此時中國申請可能已經授權，已無法再進行合適的修改。而PCT進入中國國家階段，為權利要求的進一步修改提供了寶貴的機會。而這只需要支付50元的印刷費，不需要支付申請費和審查費。8. 如何安排各國的審查高質量的審查有利于授權的專利權穩(wěn)定，這對專利維權時是非常重要的。在國際申請中，合理安排各國的審查，不僅可以大量節(jié)省申請成本，而且有利于提高審查質量。通常可以考慮PCT提前進入某個審查質量較好的國家。如果美國是感興趣的國家之一，建議可考慮提前進入

17、美國，而美國的審查結果對其他國家有較好的參考作用。通常情況下，一些國家（例如加拿大、澳大利亞等）會跟隨美國的審查結果。而對于中國等其他國家審查質量相對較低的國家，美國的審查結果無疑有利于申請人對在各國的申請作相應的主動修改，以獲得相對穩(wěn)定的專利權。為了加快國外專利的審查，申請人可考慮充分利用目前中國與一些國家（美國、日本、德國、韓國等）建立的PPH（專利審查高速路）體系。9. 如何選擇外國律師事務所對于發(fā)達國家，由于相關法規(guī)和行業(yè)管理比較規(guī)范，選擇余地較多。通常情況下，應考慮選擇中等規(guī)模（30-50人左右）的事務所，大型的事務所適合于申請量較大的申請人，費用貴，但服務并不好；而太小的事務所可能

18、會發(fā)生不穩(wěn)定的風險。此外，應選擇專門從事專利申請的事務所，而不是一般律師事務所或以專利訴訟為主的事務所，否則不僅會存在流程管理的問題，而且費用較高，但對專利申請的服務質量并不好。對于不發(fā)達國家，首先應考慮安全因素，一般可通過歐美同行的推薦來選擇事務所，并進行各種測試。有的國外事務所里有華人，但應正確認識華人的作用。華人有利于在文化上的溝通，但在操作上不能依賴華人，特別要避免用中文作為書面指令。原因之一是華人有可能某一天會離開，原因之二是專利申請需要很多流程秘書的配合，而中文的指令需要翻譯并可能造成誤解。10. 申請美國專利時要特別注意避免的錯誤根據美國專利法的規(guī)定，在申請過程中任何欺騙美國專利局的行為都有可能造成批準的美國專利不可維權（unenforceable）。而中國申請人常常在這方面會犯下以下的錯誤，造成專利不可執(zhí)行的重點后果：1）發(fā)明人不真實，常常將公司老板作為發(fā)明人；2) 未將對專利性有不利影響的資料或信息提供給美國專利局；3）超過500人的企業(yè)，以老板個人名義申請，要求享受小企業(yè)待遇。另外，由于美國申請時需要