判斷現(xiàn)有技術(shù)給出啟示時(shí)需要考量的因素

判斷現(xiàn)有技術(shù)給出啟示時(shí)需要考量的因素編者按：在專利審查過程中，需要關(guān)注的并不僅僅是區(qū)別技術(shù)特征是否在對(duì)比文件中公開，而更需要關(guān)注該特征在對(duì)比文件的技術(shù)方案中起到了何種作用，帶來了何種技術(shù)效果，以及本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此可以獲得何種啟示。本文中，作者通過一件專利復(fù)審案件對(duì)這一問題進(jìn)行了詳細(xì)解析。2014年1月27日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出第154063號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定。該決定涉及申請(qǐng)?zhí)枮?01210161985.7、名稱為“鋁電解用惰性陽(yáng)極材料或，惰性陰極涂層材料的制備工藝”的發(fā)明專利申請(qǐng)（下稱本申請(qǐng)）。申請(qǐng)日為2012年5月23日。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利實(shí)質(zhì)審查部門以權(quán)利要求1-5不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性為由，于2013年3月1日作出駁回決定。駁回決定所針對(duì)的權(quán)利要求1為：“1.一種鋁電解用惰性陽(yáng)極材料或惰性陰極涂層材料的制備工藝，其特征在于：包括如下步驟：A） 將鋁放入反應(yīng)器中，抽真空后通入惰性氣體，升溫至700?800°C，往反應(yīng)器中加入干燥的氟硼酸鹽和氟鈦酸鹽混合物，快速攪拌，反應(yīng)4?6小時(shí)，生成硼化鈦和冰晶石，分離得到硼化鈦；B） 將得到的硼化鈦與碳素材料熔融，搗固到碳素陰極表面，經(jīng)燒結(jié)后形成鋁電解用惰性陰極涂層材料；或?qū)⒌玫降呐鸹伵c碳素材料混合均勻后，高壓成型，經(jīng)高溫?zé)Y(jié)后形成鋁電解用惰性陽(yáng)極材料?！瘪g回決定的主要理由是：對(duì)比文件1（“硼化鈦陰極涂層在鋁電解槽上的試驗(yàn)研究”，田強(qiáng)等，《世界有色金屬》，第3期，2008年03月）公開了一種鋁電解用硼化鈦陰極涂層，陰極涂層的原料包括硼化鈦粉末、樹脂等，首先將原料制成涂層糊料，然后將糊料涂抹到陰極內(nèi)襯表面，涂抹好涂層糊料的電解槽，在常溫下放置24小時(shí)之后，利用正常的焦粒焙燒啟動(dòng)工藝進(jìn)行焙燒碳化涂層。由此可見，該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1相比，區(qū)別在于：①對(duì)比文件1沒有公開硼化鈦的制備方法；②陰極涂層的形成方式略有不同。對(duì)于區(qū)別特征①，對(duì)比文件2（CN1552930A，公開日為2004年12月08日）公開了一種利用反應(yīng)鹽法制備原位自生TiB/Al高阻尼復(fù)合材料的工藝，首先加入鋁錠全部熔化后用覆蓋劑覆蓋熔體，熔化溫度在680?750C之間，鋁熔體保溫后加入烘干的KTiF、KBF混合鹽并攪拌，反應(yīng)結(jié)束后舀出混合鹽反應(yīng)產(chǎn)物，加入Si及Cu、Mg、Mn其中的一種或幾種調(diào)整化學(xué)成分，靜置后澆入錠模，即獲得原位自生TiB/Al高阻尼復(fù)合材料。由此可見，對(duì)比文件2已經(jīng)給出了可以采用鋁、氟硼酸鹽和氟鈦酸鹽反應(yīng)制備硼化鈦的技術(shù)啟示，另外，其它區(qū)別特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)慣用手段很容易進(jìn)行的選擇。因此，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2以及本領(lǐng)域的公知常識(shí)得出該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見的，權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。2013年6月17日，復(fù)審請(qǐng)求人對(duì)上述駁回決定不服，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出了復(fù)審請(qǐng)求，同時(shí)提交了權(quán)利要求書的修改替換頁(yè)，主要修改在于：相對(duì)于駁回文本而言，在權(quán)利要求1中限定了“按反應(yīng)比例”，在權(quán)利要求2和3中限定了制備硼化鈦的反應(yīng)式。其認(rèn)為對(duì)比文件2并沒有給出將區(qū)別特征結(jié)合于對(duì)比文件1的啟示。經(jīng)審查，專利復(fù)審委員會(huì)作出第154063號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定，撤銷了駁回決定。案例評(píng)析專利法第二十二條第三款規(guī)定，創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。判斷創(chuàng)造性最常使用的三步法是：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。這三步環(huán)環(huán)相扣，少了某一個(gè)環(huán)節(jié)，很可能會(huì)影響后一環(huán)節(jié)的進(jìn)行。并且，第三步由于夾雜了判斷者的主觀因素，容易在不同的判斷者之間產(chǎn)生差異，因此是否能把握好第三步的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)也顯得尤為重要。就本案而言，合議組經(jīng)過核實(shí)，駁回決定的對(duì)區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定無誤，但其沒有確定實(shí)際解決的技術(shù)問題。本申請(qǐng)說明書中記載，為了延長(zhǎng)電解槽的使用壽命，降低對(duì)大氣的碳排放量，并且降低電解溫度，提高電解效率，需要制備廉價(jià)并可以大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的惰性陽(yáng)極材料或者制備可用于碳素陰極表面涂覆的惰性陰極材料。硼化鈦對(duì)鋁液具有良好的潤(rùn)濕性，且耐冰晶石的腐蝕，但現(xiàn)有硼化鈦生產(chǎn)存在反應(yīng)條件苛刻，反應(yīng)得率不高（低于90%），綜合制備成本高的缺陷。本申請(qǐng)旨在提供一種高產(chǎn)率的硼化鈦的制備方法，其具體技術(shù)手段就是以氟硼酸鹽和氟鈦酸鹽的混合物為原料制備硼化鈦。本申請(qǐng)說明書記載的實(shí)施例一和實(shí)施例二驗(yàn)證了采用所述方法制備硼化鈦的反應(yīng)產(chǎn)率均在97%以上。由此可見，利用下式所示的反應(yīng)生產(chǎn)硼化鈦是本發(fā)明能夠提高產(chǎn)率的關(guān)鍵所在：KTiF+2KBF+10/3Al=TiB+10/3[6/5KF.AlF]（其中K可替換為Na）那么，既然對(duì)比文件2也明確公開了這一反應(yīng)式，為什么合議組會(huì)做出撤銷駁回決定的復(fù)審決定呢？我們下面進(jìn)一步使用三步法來梳理本案的評(píng)判思路。首先需要補(bǔ)上在駁回決定中漏掉的環(huán)節(jié)——確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。從上文所述效果中不難看出，基于上述區(qū)別特征，權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1實(shí)際解決的技術(shù)問題是，提供一種高產(chǎn)率的硼化鈦制備方法。因此，判斷本申請(qǐng)的技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性的關(guān)鍵在于：判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在以氟硼酸鹽和氟鈦酸鹽的混合物為原料制備硼化鈦來提高硼化鈦產(chǎn)率的技術(shù)啟示。合議組查明，對(duì)比文件2公開的利用KTiF、KBF混合鹽法反應(yīng)制備原位自生TiB/Al高阻尼復(fù)合材料的工藝為：（1）首先加入鋁錠全部熔化后用覆蓋劑覆蓋熔體，'熔化溫度在680?750°C之間，（2）鋁熔體保溫后加入烘干的KTiF、KBF混合鹽并攪拌，（3）反應(yīng)結(jié)束后舀出混合鹽反應(yīng)產(chǎn)物，加入Si及Cu、Mg、Mn其中的一種或二種或三種調(diào)整化學(xué)成分，靜置后澆入錠模，即獲得原位自生TiB2/Al高阻尼復(fù)合材料。首先，就對(duì)比文件2中所公開的工藝而言，其說明書記載了其發(fā)明目的是改善現(xiàn)有技術(shù)中鋁合金材料低阻尼的缺陷，利用KTiF、KBF混合鹽反應(yīng)制備原位自生TiB/Al高阻尼復(fù)合材料，可見，其中鋁是作為基礎(chǔ)材料，而TiB用于提高復(fù)合材料的阻尼，從對(duì)比文件2的實(shí)施例1-6可以看出，其KTiF、KBF混合鹽反應(yīng)時(shí)間很短，均在10?30分鐘，與本申請(qǐng)的反應(yīng)時(shí)間為4?6小時(shí)差異較大；其次，就硼化鈦的產(chǎn)率而言，對(duì)比文件2中始終未關(guān)注硼化鈦本身的產(chǎn)率，其最終目的是制備TiB/Al高阻尼復(fù)合材料；同時(shí)在最終的合金產(chǎn)物中，硼化鈦的含量都較低，如實(shí)施例2的合金中只有0.1%的硼化鈦。因此，對(duì)比文件2不僅沒有關(guān)注到硼化鈦的產(chǎn)率問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)公知常識(shí)也無法判斷所述制備方法與其他現(xiàn)有的硼化鈦制備方法相比而言在產(chǎn)率方面有何種優(yōu)勢(shì)。當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員面臨提供一種高產(chǎn)率的硼化鈦制備方法的技術(shù)問題時(shí)，不能從對(duì)比文件2中獲得利用KTiF、KBF混合鹽反應(yīng)就能高產(chǎn)率的制備硼化鈦的技術(shù)啟示。此外，就對(duì)比文件2的技術(shù)方案而言，其硼化鈦只是復(fù)合材料中的一種輔助成分，其本身具有高熔點(diǎn)和高硬度，如果其含量過高，必然會(huì)帶來阻尼過高的負(fù)面影響，并使復(fù)合材料變得難以加工，因而本領(lǐng)域技術(shù)人員也不會(huì)有動(dòng)機(jī)在對(duì)比文件2所公開的利用KTiF、KBF混合鹽法反應(yīng)制備原位自生TiB/Al高阻尼復(fù)合材料的工藝的基礎(chǔ)上延長(zhǎng)生成硼化鈦的反應(yīng)時(shí)間以提高其反應(yīng)產(chǎn)率。由此可見，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)將對(duì)比文件1和對(duì)比文件2的技術(shù)方案相結(jié)合，況且權(quán)利要求1使用氟硼酸鹽和氟鈦酸制備硼化鈦，取得了提高產(chǎn)率的有益技術(shù)效果，綜上，權(quán)利要求1的技術(shù)方案具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，符合專利法第二十二條第三款關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定。對(duì)本案進(jìn)行回顧總結(jié)，筆者認(rèn)為，本案的意義在于：一是進(jìn)一步明確了三步法每個(gè)環(huán)節(jié)之間不可脫節(jié)的緊密關(guān)系，作為中間環(huán)節(jié)，“確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”這一步驟很重要，而該步驟主要是將本申請(qǐng)和對(duì)比文件進(jìn)行效果上的比較，本案的駁回決定缺省了這一步驟，忽視了區(qū)別特征能夠提高產(chǎn)率這一效果，因此“對(duì)比文件2已經(jīng)給出了可以采用鋁、氟硼酸鹽和氟鈦酸鹽反應(yīng)制備硼化鈦的技術(shù)啟示”這一結(jié)論就有失偏頗；二是明確了在創(chuàng)造性的評(píng)判過程中，“對(duì)比文件2”與“對(duì)比文件1”的使用是有差別的，請(qǐng)求保護(hù)的權(quán)利要求與對(duì)比文件1技術(shù)方案之間特征的對(duì)比屬于按照單獨(dú)對(duì)比原則進(jìn)行的客觀對(duì)比，即，將該權(quán)利要求的技術(shù)特征與對(duì)比文件1同一個(gè)技術(shù)方案中的技術(shù)特征進(jìn)行對(duì)比，無需摻雜過多的主觀考量；然而，在確定了區(qū)別特征之后，如果區(qū)別特征“客觀的公開”在對(duì)比文件2中，不能將其等同于對(duì)比文件2給出了使用該區(qū)別特征去解決實(shí)際解決技術(shù)問題的啟示，還需要借助“實(shí)際解