小議專利審查意見中創(chuàng)造性的答復問題

1、小議審查意見中創(chuàng)造性的答復問題文/集佳知識產權代理有限公司 王洪我國專利法第二十二條的規(guī)定，發(fā)明具備創(chuàng)造性，是指同申請日 以前已有的技術相比，該發(fā)明有突出的實質性特點和顯著的進步。因 此，發(fā)明要滿足具有“突出的實質性特點”和“顯著的進步”兩個條 件，才被認為是具有創(chuàng)造性的發(fā)明。根據(jù)審查指南規(guī)定：“發(fā)明有突岀的實質性特點，是指對所屬技 術領域的技術人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的。如果 發(fā)明是所屬技術領域的技術人員在現(xiàn)有技術的基礎上僅僅通過合乎 邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見 的，也就不具備突出的實質性特點”。按此解釋，我國專利法中創(chuàng)造 性的標志之一“突出

2、的實質性特點”的判斷標準，實際上已經等同于 “非顯而易見性”標準。此外，審查指南中還指出判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點， 通?？砂凑找韵氯齻€步驟進行，即三步法原則：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明 實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員 來說是否顯而易見。然而，筆者認為提出上述三步法原則的出發(fā)點是為審查員對發(fā)明 專利申請進行審查提供理論基礎，也即為審查員審查申請文件的創(chuàng)造 性提出了理論依據(jù)；雖然目前業(yè)界對于有關創(chuàng)造性審查意見的答復也 普遍遵循此三步法原則，但是，由于權利義務的不同，權利人利用三 步法原則進行有關創(chuàng)造性審查意見的答復時，就必須與

3、審查員的角度 有所不同，對此筆者有下述幾點思考：第一，筆者認為在確定最接近的現(xiàn)有技術時，應當首先確定技術 領域，然后考慮技術問題和技術效果，最后確定技術特征，即應首先 考慮技術領域相同或相近的現(xiàn)有技術。需要注意的是，“現(xiàn)有技術” 與“最接近的現(xiàn)有技術”有著本質的區(qū)別：在申請日或優(yōu)先權口以前 公開的所有技術都可看作是現(xiàn)有技術；而如果技術領域不同，叩使公 開了發(fā)明的技術特征再多，那么也不能把它確定為發(fā)明的最接近的現(xiàn) 有技術，因為在這種情況下，發(fā)明實質上可以認為是其他技術領域的 現(xiàn)有技術的轉用發(fā)明，而轉用發(fā)明不適于采用三步法來判斷其創(chuàng)造 性。第二，在實際情況中，筆者經常會遇到需要重新確定“技術問 題

4、”的情況。當審查員認定的最接近現(xiàn)有技術與申請人認定的不同時, 審查員新認定的“區(qū)別技術特征”就會不同于申請文件說明書中所描 述的本申請與現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征；因而，依據(jù)新認定的區(qū)別技 術特征所確定的“實際要解決的技術問題”，也會與說明書中記載的 要解決的技術問題不同。此時，在答復創(chuàng)造性的審查意見時，就要充 分考慮審查員重新確定的最接近的現(xiàn)有技術，客觀的分析對比文件和 說明書中記載的現(xiàn)有技術到底哪個是真正的“最接近現(xiàn)有技術”，因 為不同的最接近的現(xiàn)有技術就會導致確定出不同的區(qū)別特征，進而確 定出不同的實際要解決的技術問題，確定發(fā)明具有創(chuàng)造性結論也會不 同。此外，對于技術問題和技術特征的關系也可

5、以從另外一個角度考 慮：當解決的技術問題不同時，解決該技術問題所必要的技術特征也 會不同；但當所有的必要技術特征都確定的時候，為了發(fā)明具有更高 的創(chuàng)造性，有時候人為的改變了 “實際要解決的技術問題”，這時候 就要客觀的根據(jù)該技術問題來重新確定不同的區(qū)別技術特征，這對于 答復創(chuàng)造性的審查意見，往往具有更為有力的說服力。第三，按照專利法規(guī)定，具備創(chuàng)造性的發(fā)明應當具有“突出的實 質性特點”和“顯著的進步”兩個條件；因此，理論上應當對這兩個 條件分別進行審查。但是筆者認為在實際情況中，“顯著的進步”這 一條件很容易滿足，只要技術方案解決了一定的技術問題，即可認為 該發(fā)明具有有益的技術效果，因此發(fā)明是否

6、具有創(chuàng)造性，重點是看其 是否具有突出的實質性特點。而目前，關于創(chuàng)造性的審查意見在判定 要求保護的技術方案相對于最接近現(xiàn)有技術不具備突岀的實質性特 點時，往往采用多個對比文件結合，或者對比文件結合公知常識來說 明，即要求保護的技術方案相對于多個對比文件結合后的技術方案、 或對比文件結合公知常識的技術方案來說是顯而易見的；因此，在答 復此種創(chuàng)造性的審查意見時，只需論述多個對比文件的結合，或者對 比文件結合公知常識不會對本申請要求保護的技術方案構成任何技 術啟示，即可有力說明其相對于最接近現(xiàn)有技術是非顯而易見的；當 然，在具體操作時會遇到多種多樣的情況，在此筆者僅通過一個典型 案例進行簡要的分析：申

7、請文件要求保護的技術方案由a、b、c元件組合而成，b和c 是螺紋連接；對比文件1公開了由a、b、c元件組合而成的技術方案, 對比文件2公開了 b和c是焊接；審查意見認為木中請要求保護的技術方案與對比文件1的區(qū)別技術 特征是b和c的連接關系，而對比文件2公開了 b和c的連接關系， 雖然此鏈接關系為焊接，不同于螺紋連接，但是對于本領域技術人員 來說，兩種連接關系只是慣用手段的置換，屬于公知常識，因而，判 定申請文件要求保護的技術方案相對于對比文件1結合對比文件2的 方案是顯而易見的，其不具備突出的實質性特點；此案筆者經過仔細分析后發(fā)現(xiàn)，對比文件2中雖然公開了 b和c 的連接關系，但是其技術方案由于

8、受特定的環(huán)境所限，導致b和c之 間的連接關系必須且只能是焊接，而非其他連接關系所能實現(xiàn)；所以, 如果對比文件1和對比文件2的方案能夠結合的話，則其結合后的技 術方案只能是a、b、c組合，且b和c之間為焊接關系；而本領域技 術人員了解，如果之前某一方案必須通過某種技術手段來實現(xiàn)，例如 前述的焊接，而現(xiàn)在改進方案若想不依賴于前述技術手段，則必須付 岀大量的和長時間的創(chuàng)造性勞動，同時本領域普通技術人員也了解， 螺紋連接要比焊接加工方便、使用靈活；由此可以很容易確定，本申 請中b、c的螺紋連接與對比文件2中b、c的焊接并不是慣用手段的置換，是需 要付出大量的和長時間的創(chuàng)造性勞動的，因而可以得出結論：對

9、比文 件1結合對比文件2的技術方案不會對本申請要求保護的技術方案構 成任何技術啟示，也即本申請要求保護的技術方案相對于對比文件1結合對比文件2的方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點；由此例可以看出，對于創(chuàng)造性的評價要多方考慮技術特征在特定 技術方案中所起的作用，以及所導致的技術效果，并不能將技術特征 簡單的結合即用來評價創(chuàng)造性。除此之外，需要注意的是，在采用三步法來判斷發(fā)明是否具有創(chuàng) 造性時，是有一定的局限性的。在審查指南中確定發(fā)明實際解決的技 術問題時規(guī)定，“發(fā)明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術 效果而需對最接近的現(xiàn)有技術進行改進的技術任務”，從這個意義上 說，采用三步法通常只適用于改進發(fā)明的創(chuàng)造性的判斷。而對于其他 類型的發(fā)明專利，例如，開拓性發(fā)明，因其是一種全新的技術方案， 在技術史上未曾有過先例，因而其不存在最接近的現(xiàn)有技術，也就無 法采用三步法來對其創(chuàng)造性進行判斷；還有組合發(fā)明，是將某些技術 方案進行組合，構成一項新的技術方案，以解決現(xiàn)有技術客觀存在的 技術問題；但因在對組合發(fā)明的創(chuàng)造性進行判斷時，需要充分考慮組 合后的各技術特征在功能上是否彼此相互支持，也要充分考慮組合的 難易程度，因而套用三步法對其創(chuàng)造性進行判斷也是不適合的。此外, 如轉用發(fā)明、選擇