小議專利審查意見中創(chuàng)造性的答復(fù)問題

1、小議審查意見中創(chuàng)造性的答復(fù)問題文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王洪我國專利法第二十二條的規(guī)定，發(fā)明具備創(chuàng)造性，是指同申請日 以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。因 此，發(fā)明要滿足具有“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”和“顯著的進(jìn)步”兩個(gè)條 件，才被認(rèn)為是具有創(chuàng)造性的發(fā)明。根據(jù)審查指南規(guī)定：“發(fā)明有突岀的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對所屬技 術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果 發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎 邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見 的，也就不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”。按此解釋，我國專利法中創(chuàng)造 性的標(biāo)志之一“突出

2、的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際上已經(jīng)等同于 “非顯而易見性”標(biāo)準(zhǔn)。此外，審查指南中還指出判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)， 通常可按照以下三個(gè)步驟進(jìn)行，即三步法原則：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明 實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員 來說是否顯而易見。然而，筆者認(rèn)為提出上述三步法原則的出發(fā)點(diǎn)是為審查員對發(fā)明 專利申請進(jìn)行審查提供理論基礎(chǔ)，也即為審查員審查申請文件的創(chuàng)造 性提出了理論依據(jù)；雖然目前業(yè)界對于有關(guān)創(chuàng)造性審查意見的答復(fù)也 普遍遵循此三步法原則，但是，由于權(quán)利義務(wù)的不同，權(quán)利人利用三 步法原則進(jìn)行有關(guān)創(chuàng)造性審查意見的答復(fù)時(shí)，就必須與

3、審查員的角度 有所不同，對此筆者有下述幾點(diǎn)思考：第一，筆者認(rèn)為在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先確定技術(shù) 領(lǐng)域，然后考慮技術(shù)問題和技術(shù)效果，最后確定技術(shù)特征，即應(yīng)首先 考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。需要注意的是，“現(xiàn)有技術(shù)” 與“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”有著本質(zhì)的區(qū)別：在申請日或優(yōu)先權(quán)口以前 公開的所有技術(shù)都可看作是現(xiàn)有技術(shù)；而如果技術(shù)領(lǐng)域不同，叩使公 開了發(fā)明的技術(shù)特征再多，那么也不能把它確定為發(fā)明的最接近的現(xiàn) 有技術(shù)，因?yàn)樵谶@種情況下，發(fā)明實(shí)質(zhì)上可以認(rèn)為是其他技術(shù)領(lǐng)域的 現(xiàn)有技術(shù)的轉(zhuǎn)用發(fā)明，而轉(zhuǎn)用發(fā)明不適于采用三步法來判斷其創(chuàng)造 性。第二，在實(shí)際情況中，筆者經(jīng)常會(huì)遇到需要重新確定“技術(shù)問 題

4、”的情況。當(dāng)審查員認(rèn)定的最接近現(xiàn)有技術(shù)與申請人認(rèn)定的不同時(shí), 審查員新認(rèn)定的“區(qū)別技術(shù)特征”就會(huì)不同于申請文件說明書中所描 述的本申請與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征；因而，依據(jù)新認(rèn)定的區(qū)別技 術(shù)特征所確定的“實(shí)際要解決的技術(shù)問題”，也會(huì)與說明書中記載的 要解決的技術(shù)問題不同。此時(shí)，在答復(fù)創(chuàng)造性的審查意見時(shí)，就要充 分考慮審查員重新確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，客觀的分析對比文件和 說明書中記載的現(xiàn)有技術(shù)到底哪個(gè)是真正的“最接近現(xiàn)有技術(shù)”，因 為不同的最接近的現(xiàn)有技術(shù)就會(huì)導(dǎo)致確定出不同的區(qū)別特征，進(jìn)而確 定出不同的實(shí)際要解決的技術(shù)問題，確定發(fā)明具有創(chuàng)造性結(jié)論也會(huì)不 同。此外，對于技術(shù)問題和技術(shù)特征的關(guān)系也可

5、以從另外一個(gè)角度考 慮：當(dāng)解決的技術(shù)問題不同時(shí)，解決該技術(shù)問題所必要的技術(shù)特征也 會(huì)不同；但當(dāng)所有的必要技術(shù)特征都確定的時(shí)候，為了發(fā)明具有更高 的創(chuàng)造性，有時(shí)候人為的改變了 “實(shí)際要解決的技術(shù)問題”，這時(shí)候 就要客觀的根據(jù)該技術(shù)問題來重新確定不同的區(qū)別技術(shù)特征，這對于 答復(fù)創(chuàng)造性的審查意見，往往具有更為有力的說服力。第三，按照專利法規(guī)定，具備創(chuàng)造性的發(fā)明應(yīng)當(dāng)具有“突出的實(shí) 質(zhì)性特點(diǎn)”和“顯著的進(jìn)步”兩個(gè)條件；因此，理論上應(yīng)當(dāng)對這兩個(gè) 條件分別進(jìn)行審查。但是筆者認(rèn)為在實(shí)際情況中，“顯著的進(jìn)步”這 一條件很容易滿足，只要技術(shù)方案解決了一定的技術(shù)問題，即可認(rèn)為 該發(fā)明具有有益的技術(shù)效果，因此發(fā)明是否

6、具有創(chuàng)造性，重點(diǎn)是看其 是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。而目前，關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見在判定 要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)不具備突岀的實(shí)質(zhì)性特 點(diǎn)時(shí)，往往采用多個(gè)對比文件結(jié)合，或者對比文件結(jié)合公知常識來說 明，即要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于多個(gè)對比文件結(jié)合后的技術(shù)方案、 或?qū)Ρ任募Y(jié)合公知常識的技術(shù)方案來說是顯而易見的；因此，在答 復(fù)此種創(chuàng)造性的審查意見時(shí)，只需論述多個(gè)對比文件的結(jié)合，或者對 比文件結(jié)合公知常識不會(huì)對本申請要求保護(hù)的技術(shù)方案構(gòu)成任何技 術(shù)啟示，即可有力說明其相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的；當(dāng) 然，在具體操作時(shí)會(huì)遇到多種多樣的情況，在此筆者僅通過一個(gè)典型 案例進(jìn)行簡要的分析：申

7、請文件要求保護(hù)的技術(shù)方案由a、b、c元件組合而成，b和c 是螺紋連接；對比文件1公開了由a、b、c元件組合而成的技術(shù)方案, 對比文件2公開了 b和c是焊接；審查意見認(rèn)為木中請要求保護(hù)的技術(shù)方案與對比文件1的區(qū)別技術(shù) 特征是b和c的連接關(guān)系，而對比文件2公開了 b和c的連接關(guān)系， 雖然此鏈接關(guān)系為焊接，不同于螺紋連接，但是對于本領(lǐng)域技術(shù)人員 來說，兩種連接關(guān)系只是慣用手段的置換，屬于公知常識，因而，判 定申請文件要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于對比文件1結(jié)合對比文件2的 方案是顯而易見的，其不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)；此案筆者經(jīng)過仔細(xì)分析后發(fā)現(xiàn)，對比文件2中雖然公開了 b和c 的連接關(guān)系，但是其技術(shù)方案由于

8、受特定的環(huán)境所限，導(dǎo)致b和c之 間的連接關(guān)系必須且只能是焊接，而非其他連接關(guān)系所能實(shí)現(xiàn)；所以, 如果對比文件1和對比文件2的方案能夠結(jié)合的話，則其結(jié)合后的技 術(shù)方案只能是a、b、c組合，且b和c之間為焊接關(guān)系；而本領(lǐng)域技 術(shù)人員了解，如果之前某一方案必須通過某種技術(shù)手段來實(shí)現(xiàn)，例如 前述的焊接，而現(xiàn)在改進(jìn)方案若想不依賴于前述技術(shù)手段，則必須付 岀大量的和長時(shí)間的創(chuàng)造性勞動(dòng)，同時(shí)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員也了解， 螺紋連接要比焊接加工方便、使用靈活；由此可以很容易確定，本申 請中b、c的螺紋連接與對比文件2中b、c的焊接并不是慣用手段的置換，是需 要付出大量的和長時(shí)間的創(chuàng)造性勞動(dòng)的，因而可以得出結(jié)論：對

9、比文 件1結(jié)合對比文件2的技術(shù)方案不會(huì)對本申請要求保護(hù)的技術(shù)方案構(gòu) 成任何技術(shù)啟示，也即本申請要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于對比文件1結(jié)合對比文件2的方案是非顯而易見的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)；由此例可以看出，對于創(chuàng)造性的評價(jià)要多方考慮技術(shù)特征在特定 技術(shù)方案中所起的作用，以及所導(dǎo)致的技術(shù)效果，并不能將技術(shù)特征 簡單的結(jié)合即用來評價(jià)創(chuàng)造性。除此之外，需要注意的是，在采用三步法來判斷發(fā)明是否具有創(chuàng) 造性時(shí)，是有一定的局限性的。在審查指南中確定發(fā)明實(shí)際解決的技 術(shù)問題時(shí)規(guī)定，“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù) 效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)”，從這個(gè)意義上 說，采用三步法通常只適用于改進(jìn)發(fā)明的創(chuàng)造性的判斷。而對于其他 類型的發(fā)明專利，例如，開拓性發(fā)明，因其是一種全新的技術(shù)方案， 在技術(shù)史上未曾有過先例，因而其不存在最接近的現(xiàn)有技術(shù)，也就無 法采用三步法來對其創(chuàng)造性進(jìn)行判斷；還有組合發(fā)明，是將某些技術(shù) 方案進(jìn)行組合，構(gòu)成一項(xiàng)新的技術(shù)方案，以解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的 技術(shù)問題；但因在對組合發(fā)明的創(chuàng)造性進(jìn)行判斷時(shí)，需要充分考慮組 合后的各技術(shù)特征在功能上是否彼此相互支持，也要充分考慮組合的 難易程度，因而套用三步法對其創(chuàng)造性進(jìn)行判斷也是不適合的。此外, 如轉(zhuǎn)用發(fā)明、選擇