DB5109-T 20-2023 企業(yè)海外知識產權保護指南

ICS

03.140CCS

A

005109

DB

5109/T

企業(yè)海外知識產權保護指南Guidelines

Overseas

of

Enterprises2023

-

10

-

24

2023

-

11

-

01

遂寧市市場監(jiān)督管理局 發(fā)

布DB

5109/T

20—2023 本文件按照GB/T

《標準化工作導則 第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。本文件由遂寧市市場監(jiān)督管理局提出并歸口。本文件起草單位：遂寧市市場監(jiān)督管理局。本文件主要起草人：李玲、米鳳瓊、杜碧科、陳嬌。本標準為首次發(fā)布。DB

5109/T

20—20231 范圍本文件規(guī)定了企業(yè)海外知識產權的術語和定義、基本要求、風險防控保障與管理、風險防范、海外知識產權糾紛應對、總結與改進。本文件適用于企業(yè)海外知識產權保護工作。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T

知識產權文獻與信息

基本詞匯GB/T

29490

企業(yè)知識產權合規(guī)管理體系

要求ISO

56005

《創(chuàng)新管理

知識產權管理指南》（Innovation

—

Tools

and

methodsfor

management

—

）3 術語和定義GB/T

界定的術語和定義適用于本文件。3.1知識產權

property在科學技術、文學藝術等領域中，發(fā)明者、創(chuàng)造者等對個人的創(chuàng)造性勞動成果依法享有的專有權，其范圍包括專利、商標、著作權及相關權、集成電路布圖設計、地理標志、植物新品種、商業(yè)秘密、傳統(tǒng)知識、遺傳資源以及民間文藝等。[來源：

，3.1.1]3.2代理人

agent在知識產權領域，受申請人委托，在其授權范圍內，以申請人的名義為申請人辦理有關專利、商標等事務的專業(yè)人員。[來源：

，3.1.9]3.3商業(yè)秘密

trade

secret不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益，具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息等商業(yè)信息。[來源：

，3.1.22]4 基本要求DB

5109/T

20—20234.1 機構4.1.1企業(yè)應設立知識產權管理部門，負責企業(yè)海外知識產權管理保護工作，具體職責包括但不限于：a)

海外知識產權管理制度體系制定；b)

制定與企業(yè)經營相結合的知識產權規(guī)劃；c)

參與國際標準制定；d)

企業(yè)知識產權的挖掘，海外布局、申請、管理、運用和保護制度；e)

海外知識產權的許可、轉讓、宣傳推廣等管理；f)

對目標市場的知識產權法律法規(guī)、政策、標準、案例等的研究；g)

引進知識產權管理系統(tǒng)，建立海外知識產權風險監(jiān)測預警機制和風險規(guī)避機制；h)

海外知識產權糾紛應對與處理；i)

開展海外知識產權的宣傳與培訓。4.1.2 企業(yè)的知識產權管理部門，應與技術研發(fā)部門、法務部門協(xié)同配合，做好知識產權的創(chuàng)新、海外布局與保護工作，推進企業(yè)知識產權戰(zhàn)略實施落地。4.2 人員4.2.1 部門負責人

部門負責人的能力要求包括但不限于：a)

具備

的知識產權工作人員的基本能力；b)

具備審核和管理企業(yè)知識產權合同的能力；c)

具備協(xié)調企業(yè)各方解決海外知識產權爭議和糾紛的能力；d)

具備統(tǒng)籌推進企業(yè)海外知識產權保護工作的能力。

部門負責人崗位職責包括但不限于：a)

建立企業(yè)海外知識產權保護體系，根據(jù)總體規(guī)劃與年度計劃，落實企業(yè)海外知識產權保護工作，明確企業(yè)海外知識產權保護工作人員職責；b)

做好海外企業(yè)知識產權的挖掘與創(chuàng)新的管理工作；c)

組織對目標市場的知識產權環(huán)境進行評估，開展海外知識產權布局；d)

應按照

29490

與

56005

的要求，充分利用知識產權管理部門預警信息，做好企業(yè)海外知識產權風險監(jiān)測和預警工作；e)

協(xié)調企業(yè)各方解決海外知識產權爭議和糾紛。4.2.2 知識產權工作人員 企業(yè)海外知識產權部門應配備專（兼）職人員負責知識產權工作，并符合以下要求：a) 技術能力。了解企業(yè)所處行業(yè)領域的競爭格局和海外政策，熟悉行業(yè)領域有關基本技術，具備與海外知識產權相適應的專業(yè)知識和工作技能；b) 法律能力。熟悉企業(yè)主要目標市場的知識產權法律法規(guī)與知識產權保護環(huán)境；c) 風險意識。具備企業(yè)海外知識產權的風險感知意識，能夠預先判斷風險、規(guī)避風險并及時應對；d) 從業(yè)經驗。熟悉海外知識產權保護應對工作流程，熟練開展應對工作。知識產權工作人員崗位職責包括但不限于：a) 根據(jù)企業(yè)海外知識產權保護體系要求，積極落實總體規(guī)劃與年度計劃，推進企業(yè)海外知識產DB

5109/T

20—2023權保護工作；b) 評估目標市場的知識產權環(huán)境，開展海外知識產權保護布局；c) 根據(jù)知識產權管理部門預警信息，做好企業(yè)海外知識產權風險監(jiān)測和預警工作；d) 積極應對處理海外知識產權糾紛。5 風險防控保障與管理5.1 防控體系建設5.1.1 應建立標準化工作流程。根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要、戰(zhàn)略目標，明確職能職責、規(guī)范工作流程，提高知識產權保護工作效率。5.1.2 應建立知識產權管理體系。企業(yè)應按照

29490

與

確定的知識產權管理體系，建立完善有序、高效的知識產權管理體系，建立源頭知識產權風險防范機制。5.1.3企業(yè)應建立海外知識產權保護制度，相關制度應包括但不限于：a)

知識產權創(chuàng)造、海外布局、管理、運用和保護制度；b)

知識產權風險監(jiān)測及運用制度；c)

知識產權糾紛處理制度；d)

知識產權培訓制度。5.1.4 應提高企業(yè)內部知識產權保護意識。企業(yè)應通過對工作流程、內部政策和制度、知識產權管理體系、海外知識產權保護制度的貫徹落實及宣傳培訓，提升企業(yè)內部知識產權保護意識。5.2 知識產權風險管理5.2.1 一般要求企業(yè)在進入目標市場前，應充分了解目標市場的知識產權環(huán)境，包括法律法規(guī)、制度環(huán)境等，梳理目標市場經營活動中的知識產權風險，同時要提高知識產權風險管理能力，做好應對預案。5.2.2 風險識別企業(yè)在目標市場經營活動過程中，對知識產權進行侵權行為風險識別（目標市場知識產權侵權行為匯總表見附錄A），風險識別種類包括但不限于：a)

知識產權盡調風險識別。應識別企業(yè)在目標市場投資、經營、貿易及展會等涉及雙方或多方合作的海外目標市場活動中，需通過知識產權盡職調查確定的風險；b)

知識產權權屬風險識別。應識別因權屬約定不清或者實際權屬與約定不符而引發(fā)的權屬糾紛風險；c)

合同風險識別。應識別知識產權、侵權責任、權利擔保等核心條款在合同中未明確約定、約定不公平條款或約定不清而產生的風險；知識產權成果被泄露等行為，產生違反合同條款約定而的風險。5.2.3 風險預警 侵權風險分析通過專利侵權風險分析（）、侵權責任保證等方式降低知識產權侵權風險。DB

5109/T

20—20 盡職調查企業(yè)在海外技術許可、轉讓、投資并購等海外活動前期，應針對知識產權市場價值、技術價值和法律價值，對知識產權權利的真實性、有效性、應用范圍、技術路線匹配程度等進行完善的盡職調查（常見的企業(yè)相關信息查詢網(wǎng)站參見附錄B）。 專業(yè)技術支持企業(yè)與目標市場合作的合同，針對知識產權侵權責任條款、權利擔保條款、知識產權權屬條款等核心條款內容，應借助專業(yè)機構、法律顧問及知識產權管理部門力量，提供必要的協(xié)助和支撐。 合同履約監(jiān)控企業(yè)應建立完善的知識產權履約監(jiān)控制度，設立定期的監(jiān)控節(jié)點，在履約期間，對合作方在履約過程中是否遵守權屬條款進行監(jiān)控。 合規(guī)風險監(jiān)控企業(yè)應對目標市場引發(fā)法律責任、造成經濟或者聲譽損失、以及其他負面影響的違規(guī)行為進行監(jiān)控。6 風險防范6.1 企業(yè)知識產權保護能力建設6.1.1 專業(yè)能力建設企業(yè)應加強對知識產權保護專業(yè)隊伍的管理和專業(yè)能力培訓，提升專業(yè)能力。6.1.2 知識產權信息化建設利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術，建立知識產權保護數(shù)據(jù)庫，對企業(yè)知識產權登記入庫；加強知識產權侵權行為監(jiān)測預警、識別模型與算法研究，提高知識產權侵權行為預警、識別、存證固證能力，提升海外知識產權保護工作信息化和智能化水平。6.2 關鍵環(huán)節(jié)風險防范6.2.1 技術研究開發(fā)環(huán)節(jié)參與產業(yè)知識產權導航，開展產品知識產權微導航，加強知識產權跟蹤檢索與分析研判，規(guī)避研發(fā)侵權。6.2.2 企業(yè)生產經營采購環(huán)節(jié)開展專利檢索、商標標識管理、新員工入職盡調等分析管理，規(guī)避侵權；加強合同管理，在采購合同中明確約定雙方的知識產權權利義務，明確侵權責任。6.2.3 委托生產加工承攬環(huán)節(jié)DB

5109/T

20—2023對委托生產的產品進行國內外專利檢索，明確其專利技術、專利權人分布，確定產品的目標市場，規(guī)避生產侵權；對加工承攬應在合同中明確雙方知識產權責任義務，委托方應提供知識產權不侵權證明，盡可能減少和降低侵權責任承擔，規(guī)避侵權風險；在合同中應設置保證金條款，約定產生侵權糾紛時承擔相應的法律和經濟責任。6.2.4 企業(yè)產品服務出口環(huán)節(jié)出口目標市場前，應進行必要的目標市場內外專利檢索分析、商標標識管理、技術秘密管理，規(guī)避侵權。6.2.5 對外宣傳展銷環(huán)節(jié)應了解對外宣傳、展會舉辦方所在目標市場的知識產權法律規(guī)定、對參展企業(yè)和參展產品的要求，防范知識產權侵權風險。6.3 熟悉知識產權保護環(huán)境熟悉企業(yè)目標市場知識產權保護環(huán)境（參見附錄C），包括但不限于：a)

目標市場知識產權立法、司法、行政機關設置及組織關系；b)

知識產權法律體系；c)

知識產權行政執(zhí)法措施；d)

知識產權相關的產業(yè)貿易政策、貿易調查措施、技術標準等；e)

涉及知識產權糾紛相關貨物管控措施；f)

知識產權侵權證據(jù)留存相關程序。6.4 海外知識產權布局6.4.1 布局準備 布局考量布局考量因素包括但不限于：a)

企業(yè)應確定主要的目標市場，目標市場的國家或地區(qū)主要包括美國、歐盟、日本、韓國、東南亞等；b)

企業(yè)應選擇技術重要發(fā)展方向，以降低成本；c)

企業(yè)應選擇在目標市場有較高盈利能力的產品或服務，明確企業(yè)在產業(yè)鏈中的分工、地位及話語權。 行業(yè)知識產權特點企業(yè)根據(jù)行業(yè)知識產權特點進行知識產權布局，包括但不限于：a)

企業(yè)應重點對競爭對手商業(yè)活動的生產地、銷售地和主要貿易中轉地開展知識產權布局，選擇恰當?shù)闹R產權類型進行布局；b)

專利權人主張的權利方式。企業(yè)應針對專利權人提起侵權訴訟的目的進行調查分析，做好規(guī)避設計，圍繞主要產品進行專利布局；c)

企業(yè)應根據(jù)知識產權訴訟情況進行布局，主要包括知識產權主要發(fā)生訴訟地、專利人主張的賠償數(shù)額、司法判決支持額；DB

5109/T

20—2023d)

企業(yè)應根據(jù)銷售對象取證難易程度進行知識產權布局。產品或服務主要客戶為商業(yè)企業(yè)的取證難度大，主要銷售對象為個人消費者的取證較為容易，電商銷售方式取證容易，應做好電商平臺上架前的盡職調查和知識產權保護。考慮因素企業(yè)海外知識產權布局應考慮成本因素與維權應訴因素。 知識產權保護形式企業(yè)海外知識產權保護形式主要有專利權保護、商標權保護、著作權保護、商業(yè)秘密保護。6.4.2 布局實施 專利專利的布局實施應符合：a)

海外專利布局前根據(jù)專利所對應的技術或產品可能實施的地區(qū)，對目標市場的專利申請環(huán)境、成本進行詳盡了解，申請過程主要考慮專利的新穎性、創(chuàng)造性、實用性以及適當?shù)氖跈喾秶?；b)

海外知識產權申請方式與途徑包括：1)

直接申請，申請人可以根據(jù)自己的需求，直接向目標國家或地區(qū)的負責部門遞交符合當?shù)匾?guī)定的申請文件，以使得自己的申請可以更快在該國獲得保護；2)

通過巴黎公約申請，企業(yè)向締約國專利部門，在特定期限內要求優(yōu)先權；3)

通過

申請，依據(jù)專利合作條約（PCT）在目標國家或地區(qū)的專利部門依法對專利進行申請。 商標商標的布局實施應符合：a)

商標標識的選擇，包括現(xiàn)有商標的海外申請擴展、新品牌的推出、本土化品牌、需要申請的類別；b)

商標申請途徑，主要有馬德里國際申請和單一國家申請。企業(yè)應結合自身情況，選擇恰當?shù)纳暾埻緩?。對非重要目標市場，可以通過馬德里國際申請覆蓋，對重要目標市場宜選擇單一國家申請或區(qū)域性國際組織申請。 商業(yè)秘密與著作權商業(yè)秘密與著作權的布局實施應符合：a)

企業(yè)應做好新入職人員盡調，排除保密義務和競業(yè)限制風險，避免侵犯商業(yè)秘密；b)

企業(yè)應建立健全的商業(yè)秘密保護內控制度，做好企業(yè)海外商業(yè)秘密保護；c)

企業(yè)應根據(jù)目標市場的國家或地區(qū)著作權法律的規(guī)定，制定布局策略，有效保護著作權。6.5 申請海關備案企業(yè)可將自身已在目標市場注冊的商標、版權、專利技術等知識產權及時向目標市場邊境執(zhí)法部門申請知識產權備案，獲得海關知識產權保護。6.6 不侵權證明DB

5109/T

20—2023企業(yè)進入目標市場前，可聘請當?shù)芈蓭煹葘I(yè)人員對出口商品/服務，在當?shù)爻鼍卟磺址钢R產權意見書。6.7 儲備海外知識產權服務機構企業(yè)應提前儲備境外有影響力的知識產權代理機構、知識產權律師事務所等專業(yè)服務機構，建立合作關系。7 海外知識產權糾紛應對7.1 侵權應對7.1.1 在目標市場被訴侵權 企業(yè)可依托國內外專業(yè)的海外知識產權服務機構，咨詢專業(yè)人士的意見和建議，積極與對方或對方的中國代理商、分銷商、位于中國的關聯(lián)公司等機構就分歧進行溝通，了解對方行為出發(fā)點和目的，明確真實意圖。 企業(yè)可加強與海外客戶、政府部門、行業(yè)協(xié)會等第三方的協(xié)作，引入第三方進行調解、斡旋。 企業(yè)被訴侵權時，應采取以下措施：a)

積極收集信息，對收到的律師函進行綜合分析，預判相關風險，回應律師函。對存在惡意欺詐、詆毀商譽、不正當競爭等情形，可向政府相關部門舉報；b)

對涉嫌侵權產品的新穎性與創(chuàng)造性進行分析評議，確認其權利范圍的有效性與穩(wěn)定性，做出應對決策；c)

有侵權風險，可通過積極談判簽訂協(xié)議獲得許可；尋找對方產品侵犯己方或關聯(lián)企業(yè)的知識產權等有利證據(jù)，作為談判籌碼；談判適當讓步、給對方優(yōu)惠條件。再根據(jù)長期效益和風險考慮是否調整產品設計方案，規(guī)避風險。 企業(yè)面對訴訟時，應采取以下措施積極應對：a)

組建訴訟團隊，由企業(yè)技術人員、熟悉掌握侵權行為地的法律規(guī)定和國際條約的規(guī)定的法律人員等組成；b)

積極應訴，避免敗訴風險；c)

開展知識產權評議，明確應訴方案，提出抗辯?？蓮脑媸欠駷橹R產權權利人、訴訟程序、不構成侵權、在先使用、現(xiàn)有技術、專利無效請求、專利是通過“不公正行為”獲得、濫用權利、非法壟斷等方面進行抗辯，以及商業(yè)秘密可從訴訟程序、技術秘密不具有秘密性、權利人未采取保密措施、未實施侵犯商業(yè)秘密的行為方面進行抗辯；d)

主張善意使用或善意銷售減輕侵權責任；e)

在展會被投訴知識產權侵權、面對“”調查或國外競爭對方非常強大時，可尋求國際行業(yè)協(xié)會和政府幫助。7.1.2 遭遇知識產權海關保護企業(yè)可采取對不當扣押提出異議、在民事訴訟中進行抗辯、向權利人爭取獲得知識產權許可。7.2 被侵權應對7.2.1 談判和解DB

5109/T

20—20 開展知識產權評議，分析我方知識產權權利的穩(wěn)定性、有效性，做出應對決策，提高和解成功率； 調查對方企業(yè)生產經營狀況，企業(yè)的專利技術、關聯(lián)企業(yè)等基礎信息，爭取最大和解條件； 根據(jù)對方基本情況，確定應對措施。7.2.2 訴訟 組建從業(yè)經驗豐富的訴訟團隊。 訴訟選擇處理知識產權糾紛經驗豐富的法院。 選擇恰當?shù)脑V訟理由，結合訴訟實際情況，制定訴訟應對方案。8 總結與改進8.1 企業(yè)應收集整理海外知識產權保護資料，總結經驗教訓，進一步強化制度建設，加強知識產權全流程管理和風險研判，提升企業(yè)競爭力。8.2 企業(yè)應積極向政府部門反饋海外維權保護的經驗與教訓，以便政府部門優(yōu)化機制，制定有關規(guī)章及配套政策，不斷完善適合企業(yè)發(fā)展的法治環(huán)境。8.3 企業(yè)可積極與行業(yè)協(xié)會、產業(yè)聯(lián)盟溝通維權情況，不斷提升行業(yè)自律管理水平，提高成員企業(yè)解決問題的能力。8.4 企業(yè)可通過行業(yè)協(xié)會、產業(yè)聯(lián)盟就企業(yè)海外知識產權保護法律法規(guī)、工作經驗、典型案例加強宣傳培訓。6.DB

5109/T

20—2023附

錄

A（規(guī)范性）知識產權侵權行為匯總表表A.1 知識產權侵權行為匯總表.DB

5109/T

20—2023表A.1知識產權侵權行為匯總表（續(xù)）10/zhfwpt/http://pss—/sipopublicsearch/portal/uiIndex.shtmlSOOPAT

/INCOPAT

/#page1INNOJOY/searchresult/default.html/index.htmlPATSNAP

/////branddb/en/https://oami.europa.eu/ohimportal/en////////http://1/OPENLAW//Alpha

//index.shtml/office/list.shtml?area_name=/hwwq_2/zhinan.htmlhtp:////

337Info/337external/USITChtp://usite.go/setarsedere8noticeshtm//bzgk/gb/(CEN)https://www.cen.eu/Pages/default.aspx(ANSI)/(DIN)https://ww.din.de/de(BSI)/(JSA)https://www.jsa.or.jp/en/DB

5109/T

20—2023

附

錄

B（資料性）常見的知識產權相關信息查詢網(wǎng)站表

B.1 常見的知識產權相關信息查詢網(wǎng)站11理體立法面，作為機構據(jù)美權制邦一的知法律。司法方面，聯(lián)邦地方法院主要審理涉及版權、注冊商標、