美國337調(diào)查程序詳解與實務(wù)指南

美國337調(diào)查程序詳解與實務(wù)指南CONTENTS01337調(diào)查程序重點程序性問題02337調(diào)查程序重點實體法問題03337調(diào)查程序與聯(lián)邦法院訴訟的相互影響與比較05337調(diào)查程序中被訴方的合法抗辯及應(yīng)對策略第一部分337調(diào)查程序重點程序性問題CONTENTS0101337調(diào)查程序重點程序性問題（共260頁）?337調(diào)查程序中提交起訴狀（Complaint）?337調(diào)查程序中的主體?337調(diào)查程序中的證據(jù)開示（Discovery）?337調(diào)查程序中的答辯狀?337調(diào)查程序中多個案件的合并、分案審理?337調(diào)查程序中的反訴?337調(diào)查程序中專利侵權(quán)案件的馬克曼聽證會?337調(diào)查程序中當(dāng)事人保密資料（CBI）的處理CONTENTS01337調(diào)查程序重點程序性問題?337調(diào)查程序的救濟(jì)措施?專利無效與337調(diào)查程序?337調(diào)查程序中的庭審（EvidentiaryHearing）?337調(diào)查程序中的“百日審”程序（100-dayProgram）?337調(diào)查程序中的撤訴?337調(diào)查程序中的調(diào)解程序?337調(diào)查程序中的裁決?337調(diào)查程序中裁決作出后ITC出具評估意見的程序?337調(diào)查程序中裁決作出后請求ITC修訂與撤銷原裁決的程序 國際貿(mào)易委員會(ITC)負(fù)責(zé)審理337調(diào)查程序>位于美國首都哥倫比亞特區(qū)（華盛頓）>根據(jù)1930年的關(guān)稅法第337條于1974年成立>有六位國際貿(mào)易委員會專員（6Commissioners）——由總統(tǒng)提名，并由參議院批準(zhǔn)>有六位行政法官（6AdministrativeLawJudges）>ITC負(fù)責(zé)調(diào)查與知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密、集成電路布圖設(shè)計等）侵權(quán)有關(guān)的不公平進(jìn)口行為>約90%和知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)的ITC調(diào)查案都是基于專利的糾紛>對ITC一審判決不服的，可上訴至美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC見后“337調(diào)查程序中的裁決”部分的詳細(xì)討論）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家6 337調(diào)查程序的統(tǒng)計數(shù)據(jù)新增案件數(shù)審結(jié)案件數(shù)在審中案件數(shù)桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家美國專利商標(biāo)局官網(wǎng)日）7 337調(diào)查程序中提交起訴狀(Complaint)(一)>起訴狀在形式上應(yīng)滿足ITC委員會規(guī)則$210.12條的規(guī)定ü原告可就形式上是否滿足要求向不公平進(jìn)口調(diào)查辦公室專職律師（OUIIInvestigativeAttorney）進(jìn)行咨詢并尋求修改意見ü應(yīng)詳細(xì)說明原告的權(quán)利基礎(chǔ)、是否滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件、被告的侵權(quán)行為、擬尋求的具體救濟(jì)措施及其對公眾利益的影響等內(nèi)容——337調(diào)查程序?qū)ζ鹪V狀的要求遠(yuǎn)超過聯(lián)邦地區(qū)法院訴訟中對起訴狀的要求ü在正式立案前的任何時候，起訴狀都可以被修改，但在正式立案后，任何對起訴狀的修改都需要事先獲得行政法官的批準(zhǔn)桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家8 337調(diào)查程序中提交起訴狀(Complaint)(二)>提交起訴狀之后，便進(jìn)入預(yù)立案程序（Pre-InstitutionProceeding尚未正式立案ü提交起訴狀后，由六位國際貿(mào)易委員會專員來投票決定是否正式立案>預(yù)立案之后的30日內(nèi)，ITC將決定（1）是否對337調(diào)查進(jìn)行正式立案（Institution），或（2）僅對部分337調(diào)查中的訴訟請求進(jìn)行正式立案üITC只有在極為罕見的情況下才會決定不予正式立案ü若ITC決定不予正式立案，該決定（Non-InstitutionDecision）可以被上訴至CAFC（見AmarinPharma,Inc.v.ITC,No.2018-114,2019WL1925649(Fed.Cir.May1,2019)案，在該案中，CAFC認(rèn)為，ITC拒絕立案屬于對實體爭議事項作出的裁判，因此，該不予立案的決定可被上訴至CAFC進(jìn)行審理另見文后“向CAFC提出上訴，由CAFC進(jìn)行二審審理”部分的內(nèi)容）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家9 337調(diào)查程序中提交起訴狀(Complaint)(三)>原告在起訴狀中增加新的被告或起訴狀中已有專利之其他權(quán)利要求的請求通常會被批準(zhǔn)（但修改不能在不合理延誤的情況下提出）ü若原告意在起訴狀中增加新的專利作為權(quán)利基礎(chǔ)，則通常會被拒絕.例外：在337-TA-781號案中，原告在337案件立案后的3個月獲得一個新的授權(quán)專利，及時提出追加權(quán)利基礎(chǔ)的申請，而后被批準(zhǔn)>原告在起訴狀中刪去部分內(nèi)容的請求也應(yīng)事先獲得批準(zhǔn)>提示：預(yù)立案之后，被告應(yīng)特別謹(jǐn)慎對待和非美國律師就案件內(nèi)容的討論與交流，這些交流的書面記錄可能被對方要求作為證據(jù)提供（詳見下文“律師與客戶保密特權(quán)（Attorney-ClientPrivilege）”部分的內(nèi)容）；此外，在獲悉原告提交起訴狀時，被告應(yīng)啟動應(yīng)訴準(zhǔn)備，制定應(yīng)對方案，不應(yīng)等待正式立案桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家10 337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(一)原告/投訴人（Complainant下文稱“原告”1/2）>原告提起337程序的基本要求1）ITC委員會對投訴案件具有管轄權(quán)2）原告是適格的原告，不存在必要共同權(quán)利人未參與此337調(diào)查程序的情形3）滿足“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”要件4）滿足“進(jìn)口”要件5）原被告間未達(dá)成妨礙提起337調(diào)查的仲裁協(xié)議。>對于以上第（2）個要求，在專利權(quán)存在共同權(quán)利人、被許可人等情況下，誰是提起337程序的適格原告：原則上，原告應(yīng)擁有涉案專利“全部實質(zhì)性權(quán)利”ü見文章《美國專利實務(wù)分享——誰是提起專利侵權(quán)訴訟的適格原告？》中對此部分的詳細(xì)闡述桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家11337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(二)原告/投訴人（Complainant2/2）>對于以上第（2）個要求，在專利權(quán)存在共同權(quán)利人、被許可人等情況下，誰是提起337程序的適格原告：原則上，原告應(yīng)擁有涉案專利“全部實質(zhì)性權(quán)利”ü若原告僅為部分“實質(zhì)性權(quán)利”的權(quán)利人，則其他與之共同享有“全部實質(zhì)性權(quán)利”的權(quán)利人（必要的共同原告）應(yīng)當(dāng)加入此337調(diào)查程序，與前者成為共同原告（此專利領(lǐng)域的要求與商業(yè)秘密領(lǐng)域不同，后者原告在起訴時更強(qiáng)調(diào)對商業(yè)秘密的合法擁有和利用，而不需要和所有對該商業(yè)秘密享有“全部實質(zhì)性權(quán)利”的當(dāng)事方共同起訴（見337-TA-963號案若其他與原告共同享有“全部實質(zhì)性權(quán)利”的權(quán)利人未共同提起337調(diào)查程序，則被告有權(quán)要求駁回原告的起訴，也有權(quán)要求將必要的共同原告追加至本337調(diào)查程序中（具體由行政法官審批（見337-TA-289號案））桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家12337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(三)被告/被投訴人（Respondent下文稱“被告”1/2）ü被控侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)者ü被控侵權(quán)產(chǎn)品的進(jìn)口者ü被控侵權(quán)產(chǎn)品的銷售者.337程序的原告/投訴人有時會謹(jǐn)慎選擇被訴的銷售者，特別是被訴的銷售者有可能同時為原告/投訴人的銷售方（含潛在銷售方）之時桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家13337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(三)被告/被投訴人（Respondent2/2）>在正式立案后，原告還可能會提交申請，請求追加被告，但具體由行政法官決定是否批準(zhǔn)ü此等追加被告的申請不應(yīng)在不合理延誤的情形下提出（在證據(jù)開示中通過新發(fā)現(xiàn)的證據(jù)而合理推定應(yīng)追加新的被告，且及時提出此申請的，很可能會被行政法官批準(zhǔn)）ü行政法官批準(zhǔn)追加被告的，應(yīng)頒布初步裁決（initialdetermination初步裁決可被ITC復(fù)審予以審查；詳見下文“337調(diào)查程序中的裁決”部分的討論）ü追加被告的申請若導(dǎo)致對被追加的被告不公平，或者導(dǎo)致337調(diào)查程序缺少效率，行政法官均可能會拒絕批準(zhǔn)桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家14337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(四)“缺席被告”的認(rèn)定與法律責(zé)任（ITC委員會規(guī)則$210.16條1/5）>在以下情況下，被告應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為“缺席被告”（$210.16條(a)款(1)項）：ü未能依據(jù)$210.13條和$210.59條(c)款的規(guī)定回應(yīng)起訴狀及立案通知；或ü未能按時提供答辯狀，且無合理理由>在$210.16條(a)款(1)項（以上）二情況之一出現(xiàn)時，當(dāng)事方可請求行政法官（后者也可自行決定）作出裁定（order），責(zé)令被告對為何不應(yīng)被列為“缺席被告”予以解釋（$210.16條(b)款(1)項(ii)目）（注：原告不能跳過這一步，直接向行政法官請求將被告認(rèn)定為“缺席被告”，見337-TA-243號案）。若被告繼續(xù)不予理會，行政法官將作出初步裁決（initialdetermination），認(rèn)定此被告為“缺席被告”；但，行政法官拒絕認(rèn)定被告為“缺席被告”的，行政法官將作出裁定（order$210.16條(b)款(1)項(ii)目而非作出初步裁決（ID區(qū)別在于，初步裁決可被ITC進(jìn)行復(fù)審，但一般的裁定（order）不會被ITC進(jìn)行復(fù)審）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家15337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(五)“缺席被告”的認(rèn)定與法律責(zé)任（ITC委員會規(guī)則$210.16條2/5）>在以下情況下，被告可以被認(rèn)定為“缺席被告”（$210.16條(a)款(2)項）：ü根據(jù)$210.4條(c)款的規(guī)定（禁止提交的書面文件中包括無事實或法律依據(jù)的內(nèi)容）構(gòu)成濫用程序；或ü根據(jù)$210.33條(b)款的規(guī)定不配合證據(jù)開示（見下頁案例）>在特定情況下，被告也可以主動申請被認(rèn)定為“缺席被告”；在此情況下，行政法官批準(zhǔn)該申請并認(rèn)定被告為“缺席被告”的，仍應(yīng)作出初步裁決（ID$210.16條(b)款(3)項）>被認(rèn)定為“缺席被告”的當(dāng)事方將被視為主動放棄以下權(quán)利（$210.16條(b)款(4)項）：ü出現(xiàn)于程序中、被送達(dá)訴訟文件和針對訴訟中的法律問題提出反駁意見桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家16337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(六)“缺席被告”的認(rèn)定與法律責(zé)任（ITC委員會規(guī)則$210.16條3/5）>根據(jù)$210.33條(b)款的規(guī)定因不配合證據(jù)開示被認(rèn)定為“缺席被告”的案例——337-TA-1186號案：ü在該案中，被告的一名經(jīng)理故意銷毀證據(jù)（包括刪除文件等在獲悉被告員工銷毀證據(jù)的情況后，原告請求對被告銷毀的證據(jù)進(jìn)行全面證據(jù)開示，但被告不配合此工作；而后，原告請求行政法官責(zé)令被告開示此部分證據(jù)；之后，該申請被行政法官批準(zhǔn)，后者裁定被告應(yīng)提供這些證據(jù)；但是，被告仍然拒絕配合行政法官的裁定；于是，行政法官根據(jù)$210.33條(b)款(6)項的規(guī)定作出初步裁決（ID），認(rèn)定被告為“缺席被告”（之后，此初裁被ITC維持）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家17337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(七)“缺席被告”的認(rèn)定與法律責(zé)任（ITC委員會規(guī)則$210.16條4/5）>行政法官有時會給被告多次回應(yīng)的機(jī)會，避免過于輕易將被告認(rèn)定為“缺席被告”（見337-TA-406號、337-TA-867/861號案）>在被告被認(rèn)定為“缺席被告”后，原告可向ITC提交一份聲明，尋求立即獲得（無須等待本案全部被審理完結(jié)）針對被告的救濟(jì)措施。起訴狀中針對此被告的侵權(quán)指控所依據(jù)的事實將被推定為真實。（$210.16條(c)款(1)項）ITC可在評估以下因素后針對被認(rèn)定為“缺席被告”的一方頒布排除令或禁止令（或同時頒布二者$210.16條(c)款(1)項ü公共健康和福利、美國經(jīng)濟(jì)中市場競爭情況、涉案競爭產(chǎn)品在美國的生產(chǎn)情況、美國消費者情況桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家18337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(八)“缺席被告”的認(rèn)定與法律責(zé)任（ITC委員會規(guī)則$210.16條5/5）>原告也可針對被認(rèn)定為“缺席被告”的一方提出申請，請求ITC頒布普遍排除令（GeneralExclusionOrders）。在滿足337條款中其他要素且證據(jù)充分的情況下，ITC可頒布普遍排除令（在評估公共利益因素和$210.50條(c)款是否被滿足的情況下ITC委員會規(guī)則$210.16條(c)款(2)項）個被告和解，但I(xiàn)TC仍然認(rèn)定剩下的兩個被告為缺席被告，并因難以確定銷售侵權(quán)產(chǎn)品的主體頒布了普遍排除令（此案還涉及規(guī)則$210.76條(a)款(1)項的規(guī)定下的“情形變更”及相關(guān)修訂或撤銷救濟(jì)裁定之程序，見下文“337調(diào)查程序中裁決作出后請求ITC修訂與撤銷原裁決的程序”部分的介紹）>被認(rèn)定為“缺席被告”的當(dāng)事方無權(quán)請求ITC對行政法官的初審裁決（initialdetermination）進(jìn)行復(fù)審（規(guī)則$210.43條(a)款(2)項）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家19337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(九)第三人（Intervenor1/2）>因337調(diào)查程序而受到利益影響的案外第三人>可尋求作為案件第三人或被告加入調(diào)查程序，但須經(jīng)行政法官批準(zhǔn)；對于行政法官關(guān)于是否批準(zhǔn)第三人參與調(diào)查的決定可上訴至ITC進(jìn)行復(fù)審審查，但I(xiàn)TC也可自行決定批準(zhǔn)追加第三人的申請（ITC委員會規(guī)則$210.19條）ü被準(zhǔn)予以被告身份加入調(diào)查的，其可要求暫停與337調(diào)查平行進(jìn)行的聯(lián)邦地區(qū)法院訴訟（此權(quán)利同其他被告ITC委員會規(guī)則$210.19條、28U.S.C.$1659）>以第三人加入調(diào)查程序時，還應(yīng)表明支持原告還是被告的立場>在337-TA-994號案中，ITC于2016年5月11日決定立案審理該337調(diào)查案。在2016年5月19日，行政法官以初步裁決（initialdetermination）的方式批準(zhǔn)案外第三人加入此案桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家20337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(十)第三人（Intervenor2/2）>對申請加入程序中的第三人，行政法官可決定其在何程度上和在何條件下成為337調(diào)查程序的第三人（見337->ITC和行政法官將參考《聯(lián)邦民事訴訟程序規(guī)則》(FederalRulesofCivilProcedure)（2020年12月1日起施行）第24條第(a)款的規(guī)定，評估第三人是否適合加入程序（見337-TA-281號案）>ITC與行政法官通常在以下情況下會認(rèn)定第三人可加入程序中（見337-TA-925號、337-TA-724號案）ü（1）及時提出加入程序的申請2）對案件爭議標(biāo)的財產(chǎn)或交易享有權(quán)益3）在實踐中對本案的處理結(jié)果將影響或限制申請人對前項所述權(quán)益的保護(hù)4）并未足夠地被已有當(dāng)事方代表行使權(quán)利；以及（5）加入程序中不會不當(dāng)?shù)匮诱`或影響對已有當(dāng)事方的審判桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家（第4版）；337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(十一)>不公平進(jìn)口調(diào)查辦公室專職律師（OUIIInvestigativeAttorney1/3）ü主要職責(zé)是以中立身份保護(hù)公共利益（見下文“337調(diào)查程序中“公共利益”因素的考量與實操”部分的介紹）.337條款要求裁決者對裁決結(jié)果是否符合公共利益予以考量ü在大多數(shù)案件中以當(dāng)事方的身份參與調(diào)查（在部分案件中并不參與；在另一部分案件中雖然參與，但僅參與部分程序），并享有337調(diào)查當(dāng)事方的各項權(quán)利.注意：并非以當(dāng)事方的代理/代表律師的身份加入337調(diào)查中ü雖然有權(quán)要求自己的證人出庭作證，但多數(shù)時候僅詢問原被告的證人桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家22337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(十二)>不公平進(jìn)口調(diào)查辦公室專職律師（OUIIInvestigativeAttorney2/3）üOUII專職律師的職責(zé)與主要工作：.在訴狀正式提交前應(yīng)原告的請求）協(xié)助原告審查訴狀是否滿足形式和內(nèi)容的要求.在30日的預(yù)立案階段，向ITC就是否正式立案提供建議性意見.在程序中對協(xié)助原被告達(dá)成和解起到促進(jìn)和推動作用.對各方提出的申請（motions）發(fā)表意見，參與證據(jù)開示、庭審等程序，也可能在庭審后發(fā)表書面補充意見.OUII專職律師十分熟悉337調(diào)查程序和各行政法官的自定補充規(guī)則(GroundRules因此，其還可能就程序方面的事項回答各當(dāng)事方提出的問題桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家23337調(diào)查程序中各當(dāng)事方(十三)>不公平進(jìn)口調(diào)查辦公室專職律師（OUIIInvestigativeAttorney3/3）ü對被告的提示與建議：.在調(diào)查程序的早期（在證據(jù)開示之前）就應(yīng)當(dāng)與OUII專職律師就實體法和程序法問題保持順暢溝通——原被告均可單獨與OUII專職律師進(jìn)行交流與溝通（但注意原被告均不得與行政法官進(jìn)行單獨溝通）.若能爭取獲得OUII專職律師對己方觀點的支持，將在337調(diào)查中占據(jù)有利地位（但OUII專職律師并非會在所有問題中都支持一方，其可能在A問題中支持原告，但在B問題中支持被告）.若“保護(hù)公共利益”是有利于己方的觀點之一，應(yīng)盡量努力說服OUII專職律師表明此觀點（“保護(hù)公共利益”的理由一般由OUII專職律師指出）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家24 337調(diào)查程序中的裁決者(一)行政法官（AdministrativeLawJudge或ALJ）與ITC（1/5）>案件立案后，首席行政法官（ChiefAdministrativeLawJudge）會將案件分配給一位行政法官來審理（分配案件時，會充分考慮每位行政法官的已有案件量、在待分配案件技術(shù)問題方面專長情況等因素）>ITC現(xiàn)有不超過6名行政法官，其審理337調(diào)查案件時遵守《委員會運作與程序規(guī)則》(CommissionRulesofPracticeandProcedure)（“ITC委員會規(guī)則”）和《行政程序法》(AdministrativeProcedureAct或APA)的規(guī)定；行政法官還可參考適用（但無義務(wù)遵守）《聯(lián)邦民事訴訟程序規(guī)則》(FederalRulesofCivilProcedure)（2020年12月1日起施行）和《聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》(FederalRulesofEvidence)（2020年12月1日起施行）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家25337調(diào)查程序中的裁決者(二)行政法官（AdministrativeLawJudge或ALJ）與ITC（2/5）>行政法官對案件進(jìn)行初步審理，對事實和法律的適用進(jìn)行裁判（聯(lián)邦法院知識產(chǎn)權(quán)訴訟中，絕大多數(shù)案件的事實由陪審團(tuán)來裁判）>在立案后的45日內(nèi)，行政法官應(yīng)裁定(order）發(fā)布案件審結(jié)時間表>原則上，行政法官不能與任何當(dāng)事方（及其代理律師）或?qū)Υ税妇哂欣骊P(guān)聯(lián)的一方有單獨的（無其他案件當(dāng)事方參加的）各種形式上的溝通(expartecommunications）ü例如，行政法官Bullock在337-TA-958號案的自定補充規(guī)則(GroundRules）第15條中規(guī)定：“各方不應(yīng)與行政法官進(jìn)行單獨的（無其他案件當(dāng)事方參加的）聯(lián)絡(luò)（expartecontacts）。所有與技術(shù)或程序有關(guān)的問題均應(yīng)發(fā)送至行政法官的助理處?！惫鸺崖蓭焽液Ｍ庵R產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家26337調(diào)查程序中的裁決者(三)行政法官（AdministrativeLawJudge或ALJ）與ITC（3/5）>在審理案件時具有獨立決定權(quán)，不受任何人的影響>在審理案件之初，行政法官會頒布適用于個案的自定補充規(guī)則(GroundRules）>在設(shè)定的案件審結(jié)日前至少4個月，行政法官應(yīng)對是否存在違反337條款的行為作出初步裁決（initialdetermination或ID），但I(xiàn)TC委員會有權(quán)復(fù)審并改判此裁決結(jié)果（詳見下文“337調(diào)查程序中的裁決”部分的內(nèi)容）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家27337調(diào)查程序中的裁決者(四)行政法官（AdministrativeLawJudge或ALJ）與ITC（4/5）ü馬克曼聽證會（Markmanhearing）及相關(guān)程序（關(guān)于馬克曼聽證會的相關(guān)程序詳見下文“337調(diào)查程序中專利侵權(quán)案件的馬克曼聽證會”）ü與庭審（evidentiaryhearing）有關(guān)的程序要求（關(guān)于庭審的相關(guān)程序詳見下文“337調(diào)查程序中的桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家28337調(diào)查程序中的裁決者(五)行政法官（AdministrativeLawJudge或ALJ）與ITC（5/5）>在初步裁決被確認(rèn)后的14日內(nèi)若認(rèn)定存在違反337條款的行為）行政法官應(yīng)就救濟(jì)措施和保證金提供一份建議裁決（對于該建議裁決是否被ITC采納，詳見下文“337調(diào)查程序中的裁決”部分的介紹）>在審理案件時應(yīng)遵守全美律師協(xié)會（ABA）頒布的司法審判人員之職業(yè)道德準(zhǔn)則（ModelCodeofJudicialConduct）的要求ü在遇到應(yīng)回避事項時，行政法官應(yīng)主動提出回避（如行政法官（或其直系親屬）持有其審理的337調(diào)查案中一方的股票，其應(yīng)主動提出回避，并退出案件的審理）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家29 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(一)>案件立案通知公布后（publicationoftheNoticeofInstitution），意味著證據(jù)開示工作就可以開始（但不必然會立刻開始）>證據(jù)開示的范圍廣泛ü對事實部分的證據(jù)開示范圍超過聯(lián)邦法院訴訟ü被告在收到證據(jù)開示清單后的10日內(nèi)就要予以回應(yīng)（聯(lián)邦法院訴訟通常是30日內(nèi)回應(yīng)）>證據(jù)開示的工作（哪些證據(jù)應(yīng)當(dāng)被提供）主要由各方代理律師來完成（而非由法官來主持完成），但當(dāng)各方代理律師對某些事項（某證據(jù)是否應(yīng)當(dāng)提供、何時提供、哪些證人應(yīng)當(dāng)參加證人詢問程序等）存在分歧時，可交由行政法官來裁決（違反行政法官關(guān)于證據(jù)開示作出的裁定而拒不提交證據(jù)的，可能會導(dǎo)致對己方不利的認(rèn)定，或依據(jù)ITC委員會規(guī)則$210.33條被制裁若需要將雙方的分歧提交給行政法官來裁決，一般最好提前與行政法官進(jìn)行非書面形式的交涉，之后再正式提交書面申請桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家30 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(二)>證據(jù)開示持續(xù)約5-8個月>提交證據(jù)的時間由雙方律師協(xié)商確定或由行政法官指定>337程序中的證據(jù)開示并不嚴(yán)格適用《聯(lián)邦民事訴訟程序規(guī)則》(FederalRulesofCivilProcedure)（2020年12月1日起施行），而適用ITC委員會規(guī)則$210.27到$210.34條的規(guī)定以及每位行政法官自定適合個案的補充規(guī)則(GroundRules)>在證據(jù)開示階段，各方務(wù)必盡快、及時提供證據(jù)，不得延誤（有合理理由需延遲提供的，由行政法官決定是否接受，但其對“合理理由”采取相對嚴(yán)苛的認(rèn)定方式）>提示：證據(jù)開示中設(shè)置的所有日期限制均為極其嚴(yán)肅的程序性截止日期；不要在證據(jù)開示的程序中延誤任何程序或錯過任何截止日期，從證據(jù)開示程序開始，就應(yīng)當(dāng)適應(yīng)337調(diào)查程序的快節(jié)奏和非常緊密銜接的一個又一個的節(jié)點日期桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家31 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(三)>當(dāng)申請人請求針對電子存儲信息（electronicallystoredinformation或ESI）進(jìn)行開示時，若對方可證明該ESI難以合理地獲取到（因過大負(fù)擔(dān)、不便或過高獲取費用申請人應(yīng)當(dāng)說明對之進(jìn)行開示的合理性和必要性>在案件的早期，當(dāng)事方律師應(yīng)與對方律師進(jìn)行商談，就如何開展證據(jù)開示的工作達(dá)成一致意見。行政法官就證據(jù)開示所下裁定在337調(diào)查程序的裁定中占很大比例>337程序中比聯(lián)邦法院訴訟少了針對原告經(jīng)濟(jì)損失部分和侵權(quán)行為是否構(gòu)成惡意的證據(jù)開示ü但侵權(quán)產(chǎn)品的價格、利潤、費用等仍可在證據(jù)開示中被要求提供，因為，這些信息對未來評估被告應(yīng)繳納的保證金數(shù)額有參考價值（見后“在總統(tǒng)審查裁決期間被告應(yīng)繳納的保證金”部分的討論）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家32 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(四)>各方律師還應(yīng)盡早就證據(jù)開示涵蓋的證據(jù)內(nèi)容、范圍、材料類型、證人人選的確定、證人詢問的時間和地點等達(dá)成共識（或減少分歧）；不能達(dá)成共識的，可交由行政法官裁決，但裁決前，行政法官一般要求雙方盡力就此進(jìn)行協(xié)商，并提供協(xié)商未果的記錄。部分行政法官要求當(dāng)事方律師定期安排證據(jù)開示的討論會，并定期向行政法官提交證據(jù)開示討論會的會議記錄>針對雙方的分歧，行政法官可能會安排電話會議，并迅速對雙方的分歧作出裁決（以確保整個337調(diào)查程序得以及時推進(jìn)）>行政法官就證據(jù)開示所下的裁定還可被不服的一方提出一次由行政法官對之進(jìn)行復(fù)查的申請（motionforreconsideration見337-TA-337號案，1992年7月21日但一般不能要求ITC委員會對該裁定進(jìn)行復(fù)審（有例外，見ITC委員會規(guī)則$210.24；即便ITC委員會對該裁定進(jìn)行復(fù)審，也不暫停整個337調(diào)查程序）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家33 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(五)在專利案件的證據(jù)開示程序中，各方關(guān)注的重點待查明事實（1/3）>涉案專利申請過程中向官方提交的文件（專利申請中的OA文件等）>涉案專利的轉(zhuǎn)讓和許可文件>涉案專利申請前對技術(shù)方案的披露和使用情況（申請前產(chǎn)品公開銷售情況等）ü見下文“337調(diào)查程序中常見的抗辯事由之專利無效”部分中“專利申請的一年前銷售專利產(chǎn)品而喪失新穎性（On-SaleBar）”部分的討論>原告是否滿足“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”要件（含原告的產(chǎn)品樣品情況及原告針對涉案專利的投資與研發(fā)情ü見下文“337調(diào)查程序中‘國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，要件的滿足”部分的討論桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家34 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(六)在專利案件的證據(jù)開示程序中，各方關(guān)注的重點待查明事實（2/3）>被告（或其他進(jìn)口方）對被控侵權(quán)產(chǎn)品的“進(jìn)口”情況ü見下文“337調(diào)查程序中被控侵權(quán)產(chǎn)品之‘進(jìn)口’要件的滿足”部分的討論>被控侵權(quán)產(chǎn)品是否系某產(chǎn)品的一部分或一部件>被控侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售情況（包括供應(yīng)鏈情況）、產(chǎn)品樣品、產(chǎn)品的設(shè)計和產(chǎn)品構(gòu)造情況，及在美國境內(nèi)庫存情況>可無效涉案專利的在先技術(shù)和在先產(chǎn)品情況（以及與被告可提出的專利無效有關(guān)的其他材料）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家35 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(七)在專利案件的證據(jù)開示程序中，各方關(guān)注的重點待查明事實（3/3）>被控侵權(quán)產(chǎn)品的進(jìn)口是否存在幫助他人實施侵權(quán)（ContributoryInfringement）的情況ü無直接侵權(quán)的情況下，無幫助侵權(quán)，故，為了證明幫助侵權(quán)，首先應(yīng)證明存在直接侵權(quán)>被控侵權(quán)產(chǎn)品的進(jìn)口是否存在教唆他人實施侵權(quán)（InducementtoInfringe）的情況ü專利教唆侵權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由聯(lián)邦最高院Global-TechAppliances,Inc.v.SEBS.A(2011)案中確定.重點待查事實：教唆人是否明知被教唆行為的實施構(gòu)成專利侵權(quán)ü見下文“337調(diào)查程序中專利侵權(quán)案件重點實體法問題”部分中“337調(diào)查程序中專利侵權(quán)的認(rèn)定”部分的詳細(xì)討論桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家36 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(八)證據(jù)開示程序中，在被控侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)口方面的情況，各方關(guān)注的重點待查明事實>產(chǎn)品進(jìn)口的數(shù)量（若僅部件涉嫌侵權(quán)的，則該部件的數(shù)量）、價值（實際市場價值與報關(guān)價值），以及進(jìn)口的時間>由ITC編定及發(fā)布的美國協(xié)調(diào)關(guān)稅表產(chǎn)品號>被告的產(chǎn)品生產(chǎn)能力和美國市場對其產(chǎn)品運營的重要程度>被告的產(chǎn)品之部件或材料的供應(yīng)商姓名和地址桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家37 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(九)當(dāng)事人可依據(jù)證據(jù)開示要求對方提供證據(jù)的形式>證人詢問（DepositionsITC委員會規(guī)則$210.28條）>書面質(zhì)詢（InterrogatoriesITC委員會規(guī)則$210.29條）>要求對方提供文件（ProductionofDocumentsITC委員會規(guī)則$210.30條(a)款(1)項）>要求對方提供樣品等實物（ProductionofTangibleThingsITC委員會規(guī)則$210.30條(a)款(2)項）>為勘查/勘驗之目的要求進(jìn)入對方現(xiàn)場（RequestforEntryuponLandorPropertyoftheParty）（ITC委員會規(guī)則$210.30條(a)款(3)項）>要求對方承認(rèn)事實（RequestforAdmissionITC委員會規(guī)則$210.31條）>傳喚證人作證或提供文件（SubpoenasITC委員會規(guī)則$210.32條）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家38 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(十)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條1/36）>證人詢問程序非常重要，相當(dāng)一部分事實是通過證人詢問來確定的，該程序的重要程度易被中國被告低估>證人詢問程序可能會持續(xù)數(shù)月（包括人選的評估與確定、程序前的準(zhǔn)備會、持續(xù)數(shù)周的正式證人詢問程序、程序結(jié)束后的事項處理等）>考慮到337調(diào)查程序可能在多種情況下被提前結(jié)束（如，出具和解裁定（consentorder）、前置的“百日審”程序、發(fā)布即決裁決（summarydetermination）或臨時初步裁決（interiminitialdetermination證人詢問程序在中國企業(yè)被訴案件中占據(jù)了較多的案件審理時間，同時也占據(jù)了律師工作的相當(dāng)一部分比重（被告也可通過證人詢問程序挖掘?qū)悍接欣淖C據(jù)，給原告撤訴和和解增加了壓力）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家39 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(十一)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條2/36）>被詢問的證人必須宣誓，保證提供真實信息，否則應(yīng)承擔(dān)作偽證的（美國法下）刑事責(zé)任>對每一證人的詢問可能在一天內(nèi)會持續(xù)很久（不受《聯(lián)邦民事訴訟程序規(guī)則》(FederalRulesofCivilProcedure)第30條第(d)款第(1)項中對證人詢問不得超過7小時的限制）>證人詢問的地點應(yīng)盡量安排在距離證人居住地較近的地方，否則，行政法官可能不會批準(zhǔn)距離證人較遠(yuǎn)的地點ü在337-TA-963號案中，原告提出申請，請求強(qiáng)制要求被告的證人前往美國作證；行政法官Lord認(rèn)為（根據(jù)ITC一貫的規(guī)則），除非申請人可以證明有特別大的困難或有特別不同尋常的需求，否則證人接受詢問的場所應(yīng)當(dāng)安排在證人最方便的地點；在這樣的原則下，行政法官評估后拒絕了原告的申請桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家40 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(十二)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條3/36）>對在華居住的證人進(jìn)行詢問的地點一般安排在中國香港或澳門（不能安排在中國大陸），并在一位美國領(lǐng)事官員的主持（以遠(yuǎn)程視頻方式安排的，主持人為法院官員）和見證下完成ü疫情之下（2021年10月9日之前），中國企業(yè)一般在澳門安排證人詢問（但各方同意在其他地點安排證人詢ü作證的時間以作證人所處地區(qū)的正常工作時間為準(zhǔn)，這就意味著，疫情之下，在美國以遠(yuǎn)程視頻連線打入證人詢問的美國律師、法院官員、翻譯等可能需要熬夜參加證人詢問——遠(yuǎn)程視頻等方式詢問證人有可能被行政法官批準(zhǔn)（特別是疫情之下）>行政法官可決定證人詢問的時間和在場律師數(shù)量等>對居住在其他國家的證人進(jìn)行詢問，應(yīng)遵守該國的法律規(guī)定（如，日本法律要求，在日本安排證人詢問的，應(yīng)在美國使領(lǐng)館內(nèi)進(jìn)行）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家41 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(十三)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條4/36）>證人的類型ü（1）事實證人，分成兩類：.公司代表證人：《聯(lián)邦民事訴訟程序規(guī)則》(FederalRulesofCivilProcedure)（2020年12月1日起施行）第30條第(b)款第(6)項（30(b)(6)）規(guī)定了公司代表證人的作證義務(wù)，ITC委員會規(guī)則中雖無對此的明確規(guī)定，但實踐中均參考和適用《聯(lián)邦民事訴訟程序規(guī)則》對此的規(guī)定，也常稱公司代表證人為“30(b)(6)證人”；公司被告有義務(wù)派遣對公司有關(guān)情況較為熟悉的代表參加證人詢問程序.一般事實證人：在自己的經(jīng)歷和認(rèn)知范圍內(nèi)就發(fā)生的事實發(fā)表證詞ü（2）專家證人：就專業(yè)問題發(fā)表專家證詞——其身份與價值與中國訴訟中的專家輔助人相似桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家42 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(十四)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條5/36）>事實證人中的“公司代表證人”（《聯(lián)邦民事訴訟程序規(guī)則》30(b)(6)證人）ü其所言代表公司，對公司具有約束力ü為了避免不同公司代表證人的證詞間存在沖突，一般來說，對于同一個話題，只需要安排公司最熟悉此問題的員工即可。例如，對于公司在海外的銷售情況，只需要安排負(fù)責(zé)此業(yè)務(wù)的海外銷售負(fù)責(zé)人；對于公司生產(chǎn)流程，只需要安排技術(shù)總監(jiān)職位或者總工程師……ü與一般事實證人不同，公司代表證人不一定對已發(fā)生的事實有親身經(jīng)歷，但又要能有能力陳述對公司具有法律效力的公司信息，所以，此人一般在公司內(nèi)的級別不會太低，且其可能需要事先查閱一些公司文件，還可能需要和公司其他部門同事進(jìn)行交流，以了解更多公司信息和公司的立場桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家43 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(十五)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條6/36）>事實證人中的“公司代表證人”（《聯(lián)邦民事訴訟程序規(guī)則》30(b)(6)證人）ü若公司代表證人回答情況較差（如，回答了太多“我不知道”、“我不清楚”，或者拒絕配合回答某些問題，或不敢代表公司表明主張，等等），可能會被認(rèn)定其所代表的公司在337調(diào)查中配合度低；在這種情況下，對方可能會要求此公司再次提供新的公司代表證人進(jìn)行證人詢問，還有可能被行政法官就所涉及的法律問題作出對該公司不利的裁決；但是，若行政法官認(rèn)為參與證人詢問的公司代表證人的言論已經(jīng)盡力回答了對方的問題，也不存在不合理拒絕回答、不予提供答復(fù)的情況，那么，行政法官在對方要求另行指定新的公司代表證人接受證人詢問的時候，也有可能拒絕批準(zhǔn)ü此“公司代表證人”制度不僅適用于當(dāng)事方公司，也適用于待提供證據(jù)的案外第三方公司桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家44 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(十六)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條7/36）>事實證人中的“公司代表證人”（《聯(lián)邦民事訴訟程序規(guī)則》30條(b)款(6)項證人）ü“公司代表證人”與“一般事實證人”之間的主要區(qū)別：.對不清楚、不了解的事實，一般事實證人可陳述：“我不知道”，其不知曉的后果是，詢問方可能會有權(quán)要求被詢問方提供其他一般事實證人進(jìn)一步接受證人詢問；但是，公司代表證人對其代表的公司理應(yīng)合理知曉的信息作出陳述“我不知道”的，可能會對該公司當(dāng)事方有不利的后果——換言之，公司被告有義務(wù)確保公司代表證人對相關(guān)情況予以知曉.ITC委員會規(guī)則$210.28條(a)款對公司代表證人和一般事實證人的人數(shù)限制不同（見下文的討論）.公司代表證人可陳述事實，還可代表公司陳述公司的意見，而一般事實證人只就自己經(jīng)歷的事實發(fā)表證詞桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家45 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(十七)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條8/36）>一定不能讓非美國執(zhí)業(yè)律師協(xié)助證人準(zhǔn)備證人詢問程序；在證人詢問中，若通過證人的回答獲知，非美國執(zhí)業(yè)律師曾以任何方式“指導(dǎo)”過證人如何回答問題，將嚴(yán)ü對方律師常會通過這樣的問題來探索被告證人是否經(jīng)過非美國執(zhí)業(yè)律師的“培訓(xùn)”：“你們的律師在與你們開準(zhǔn)備會的時候，還有哪些人參與過？”、“為準(zhǔn)備本程序，你們還咨詢過哪些律師？”ü在證人詢問中，若對方律師發(fā)現(xiàn)存在此問題，其還會進(jìn)一步追問證人，非美國執(zhí)業(yè)律師具體如何“教”證人作證的；而且二者（非美國律師與證人）之間的具體交流還不能獲得律師與客戶保密特權(quán)（Attorney-ClientPrivilege）的保護(hù)，被詢問的證人無權(quán)拒絕回答（見后文“律師與客戶保密特權(quán)桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家46 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(十八)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條9/36）>為了準(zhǔn)備證人詢問程序，應(yīng)提前做足充分的準(zhǔn)備ü不應(yīng)將非由自己親歷的事實通過別人講述的方式“變成”自己的經(jīng)歷，這屬于非法的造假ü不能對別人準(zhǔn)備的證人證言進(jìn)行死記硬背，之后將之作為自己的語言或聲稱為自己的經(jīng)歷在證人詢問中陳述ü證人詢問中對事實情況的陳述不應(yīng)與書面陳述中不一致ü證人詢問程序前，證人應(yīng)熟悉對方律師可能提出的問題類型，故，證人在準(zhǔn)備時應(yīng)對對方律師常見的提問問題予以了解桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家47 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(十九)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條10/36）>獲得接觸CBI信息授權(quán)的律師方可作為詢問方律師對對方證人進(jìn)行詢問ü詢問方只能派已書面承諾遵守保護(hù)令中CBI保密要求的美國律師（“詢問律師”或“質(zhì)詢律師”）出席（見后“337調(diào)查程序中當(dāng)事人保密資料證據(jù)（CBI）的處理”部分的介紹），代表詢問方向被詢問方證人發(fā)問——在證人詢問中，詢問律師可接觸到大量對方核心商業(yè)秘密，其必須承諾不對他人（甚至包括其代理的客戶）披露這些信息ü詢問方不能派未獲得接觸CBI文件權(quán)限的美國律師（未簽署CBI文件保密承諾）出席證人詢問（詢問方的無美國律師執(zhí)業(yè)資格的中國律師更無權(quán)出席對方證人詢問），但被詢問方可派己方無美國律師執(zhí)業(yè)資格的律師（包括公司法務(wù)）出席詢問方對己方證人的詢問（但為了避免不必要的麻煩，出席己方證人的詢問的律師有時只安排2-3名美國律師）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家48 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(二十)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條11/36）>詢問事實證人時對方律師常提出的問題ü你什么時候加入XX公司的？ü你的職務(wù)是什么，主要工作職責(zé)是什么？ü在負(fù)責(zé)現(xiàn)在的主要工作之前，你是做什么的？ü你是否看過或研究過涉案專利？ü你現(xiàn)在有隨身攜帶任何材料以備本次詢問嗎？ü你在剛才休息期間與你的律師談過什么？ü你說過謊嗎？你是否知曉，若在此說謊，你會承擔(dān)作偽證的刑事責(zé)任？桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家ü你向哪位領(lǐng)導(dǎo)匯報？ü你有沒有看過某些文件，以幫助你回憶起以前的記憶？若看過，是哪些文件？ü你是否和你的律師就本次證人詢問進(jìn)行過準(zhǔn)備？你們的準(zhǔn)備會持續(xù)了多久？ü在準(zhǔn)備的時候，你和你的律師都談了什么證人可拒絕回答）ü為了準(zhǔn)備本證人詢問，你有沒有閱讀過一些文件？ 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(二十一)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條12/36）>“Objections（反對）！”本方律師應(yīng)及時對對方律師提出的問題提出反對，并闡明反對理由>常提出的反對理由（由于翻譯大多不掌握法律專業(yè)術(shù)語翻譯技能，他/她們對律師的反對理由大多翻譯不準(zhǔn)確，因此，以下“反對”的原話使用英文，之后用法律用語對之進(jìn)行翻譯）：.常發(fā)生于以下情況：詢問律師要求證人回憶某記憶中的事實但詢問前未能證明證人有過此經(jīng)歷、詢問律師要求證人就某文件做答但詢問前未能證明此文件系真實文件、詢問律師要求證人就傳聞證言/傳聞之證（hearsay）做答但詢問前未能證明此證言系可被法律接受的傳聞證言之例外，桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家50 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(二十二)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條13/36）üRelevance——缺少關(guān)聯(lián)性üCompoundquestion——單一問題中混合了多個疑問問題.此種情況下容易導(dǎo)致證人或行政法官被誤解üPrivilegesandimmunities——對此問題的回答涉及受法定保護(hù)的特權(quán)（如律師與客戶保密特權(quán)等）üAskedandanswered——此問題已經(jīng)被提出過，且證人也已經(jīng)回答過üImproperexpertopinion——問題中包括需要專業(yè)人員回答的內(nèi)容，但接受詢問的證人并不具備此領(lǐng)域的專業(yè)知識桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家51 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(二十三)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條14/36）>挑選專家證人的時候應(yīng)當(dāng)注意哪些問題（本方應(yīng)注意的也是可用來質(zhì)疑或攻擊對方之處）(1/3)ü337調(diào)查中引入專家證人的價值與重要目的：向事實裁判者（行政法官）解釋其不擅長的技術(shù)領(lǐng)域的復(fù)雜技術(shù)問題ü專家證人對以下問題的查明起著重要作用：專利是否有效、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件的滿足、被控侵權(quán)行為是否構(gòu)成侵權(quán)ü一定應(yīng)盡早、及早尋找合適的專家證人.原被告涉案技術(shù)所在領(lǐng)域的專家可能本就不多，熟悉涉案技術(shù)的專家數(shù)量可能更有限，提前確定人選，實.有些行政法官要求雙方在案件早期就確定專家證人（最快的可能要求雙方在立案后2個月就確定合適人選）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家52 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(二十四)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條15/36）>挑選專家證人的時候應(yīng)當(dāng)注意哪些問題（本方應(yīng)注意的也是可用來質(zhì)疑或攻擊對方之處）(2/3)ü是否存在利益沖突.其是否發(fā)表過對本方不利的與技術(shù)有關(guān)的公開意見（如,公開言論、文章、報道、論壇等）,或其研究方向、科研成果、所屬機(jī)構(gòu)（含兼職）是否與本方利益或觀點存在沖突（多個被告可能會在一337調(diào)查案中就某一問題聘請同一專家證人,還應(yīng)評估多個被告在此程序中是否有不同利益）——對方一定會搜尋與挖掘此部分信息！故,本方一定要提前做充足準(zhǔn)備ü是否之前在訴訟（或337調(diào)查案）中發(fā)表的專家證人意見存在未被采納的情況,其原因何在.若其在之前法律程序中發(fā)表的意見未被采納,且系因其言論缺乏可信度（包括發(fā)表過相沖突的意見、存在不誠信行為（包括刑事犯罪或因誠信等原因遭受處罰）、發(fā)表的言論受到其他利益的影響等）、對某領(lǐng)域的技術(shù)不夠精?；蚬ぷ鹘?jīng)驗欠缺等因素所造成,則應(yīng)慎重考慮桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家53 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(二十五)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條16/36）>挑選專家證人的時候應(yīng)當(dāng)注意哪些問題（本方應(yīng)注意的也是可用來質(zhì)疑或攻擊對方之處）(3/3)ü專家證人的重要價值（之一）在協(xié)助法庭及各方查明在先技術(shù)（對被告來說更為重要），這對337調(diào)查的結(jié)果起著非常重要的作用。雙方應(yīng)挑選對涉案所在行業(yè)極為了解的技術(shù)專家，還要注意此專家對所涉行業(yè)了解的具體時間點（專家證人應(yīng)盡量在涉案專利提出申請之前就對此行ü除了專業(yè)知識以外，專家證人的邏輯和表述能力也非常重要。其應(yīng)有能力用相對簡明、清晰和易于理解ü專家證人在之前的337調(diào)查程序和聯(lián)邦法院訴訟中有過專家證人的作證經(jīng)驗對當(dāng)事方來說也很重要。有過此類經(jīng)驗的專家證人熟悉對方各種問題類型，具有一定的隨機(jī)應(yīng)變能力桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家54 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(二十六)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條17/36）>專家證人證言報告（expertreport）ü專家證人證言報告是否可以被用作證據(jù)應(yīng)參考各行政法官自己制定的補充規(guī)則（GroundRules）ü未能像專家證人一樣事先提交專家證人證言報告的一般事實證人不能就某一專業(yè)問題發(fā)表專家證言ü除了行政法官Shaw以外，其他行政法官的補充規(guī)則中均要求專家證人證言報告（expertreport）包括以下內(nèi)容（見文章《ITCSection337Investigations:ALJGroundRulesandPractices》byPracticalLaw）：.在最近十年內(nèi)發(fā)表的文章清單.在最近四年內(nèi)以專家證人身份參加的證人詢問或庭審程序之案件清單.專家作證收取的報酬桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家55 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(二十七)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條18/36）>專家證人接受詢問的時候應(yīng)當(dāng)注意哪些問題ü違反委員會規(guī)則或行政法官的補充規(guī)則(GroundRules）的，此部分證言恐無法被采納.在337-TA-1112號案中，行政法官Lord因原告的專家證人發(fā)表的陳述之言內(nèi)容超出了之前提交的專家證人證言報告（expertreport）的內(nèi)容范圍（違反了她制定的補充規(guī)則第10.5.6條的規(guī)定而拒絕采納此“超范圍”專家證言——專家證人發(fā)表的陳述不得超出之前提交的專家證人證言報告（expertreport）的內(nèi)容范圍.在337-TA-1162號案中，原告專家證人發(fā)表的言論曾僅出現(xiàn)在原告提交的庭前代理意見（pre-trialbrief）的一處不起眼腳注中，該言論未曾在之前提交的專家證人證言報告（expertreport）中提及，原告也未提交任何支持性證據(jù)，因此，此部分證言被行政法官Elliot認(rèn)定不應(yīng)被采納桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家56 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(二十八)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條19/36）>專家證人接受詢問的時候應(yīng)當(dāng)注意哪些問題ü當(dāng)原告專家證人在作證時發(fā)表了之前未披露的專家證人言論時，被告應(yīng)申請排除此證言，而不應(yīng)安排自己的證人發(fā)表反駁言論（此部分證言恐無法被采納）.在337-TA-1119號案中，為了反駁原告專家證人的陳述意見，被告的專家證人證言發(fā)表了反駁證言。但是，行政法官DeeLord拒絕接受此部分被告的專家證人證言，理由是，若原告的專家證人突然在其作證中發(fā)表了之前未提到之主題的意見，此時，被告應(yīng)提出申請，請求將此部分言論排除在外（movetoexcludethattestimony），不予接受，而不應(yīng)當(dāng)再安排被告的專家證人證言發(fā)表反駁證言。因此，當(dāng)被告如此安排時，其專家證人的證言將不被采納桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家57 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(二十九)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條20/36）>專家證人接受詢問的時候應(yīng)當(dāng)注意哪些問題ü在337-TA-792號案中，被告請求不予接受原告在提交專家證言勘誤表截止日期后三周才提交的該文件，且此證言勘誤表添加了之前專家證人沒有陳述過的意見。原告不同意此意見，并表示，該專家證言勘誤表僅添加了之前專家證言中陳述過內(nèi)容的引用文件名，并無新增。行政法官Bullock認(rèn)為，此專家證言勘誤表不應(yīng)全部被駁回，但是，新增的引用文件名確實未曾在之前發(fā)表的專家言論中提及過，因此，這部分應(yīng)當(dāng)不被采納/4310-alj桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家58 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(三十)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條21/36）>詢問專家證人時對方律師常提出的問題ü你代理的是哪一方誘導(dǎo)性問題）ü你是否知曉，你現(xiàn)在的陳述意見可以在未來用于桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家ü你認(rèn)為一本名為《XXX》的圖書是否具有權(quán)威性？ü如果原告/被告在本案中敗訴，你是否還會獲得專家作證的報酬？原告/被告在本案中勝訴或敗 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(三十一)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條22/36）>證人詢問過程中注意事項——只說中文的證人在證人詢問中會通過翻譯回應(yīng)對方律師的提問ü原告與被告都會聘用專業(yè)翻譯；被告證人被原告律師詢問的時候，原告翻譯（主翻譯）會先將翻譯后的中文問題講給被告證人，此時，若翻譯不準(zhǔn)確，被告翻譯（矯正翻譯/CheckInterpreter）應(yīng)無遲疑地立刻提出異議——在關(guān)鍵問題和術(shù)語上，矯正翻譯應(yīng)及時（不超過5秒的延遲反應(yīng)）糾正主翻譯出錯或不準(zhǔn)確的翻譯，避免中方證人“所答非所問”，因此，雙方的翻譯還可能會就某個詞的翻譯準(zhǔn)確性進(jìn)行爭論（有時此爭論還會很激烈）ü專業(yè)翻譯當(dāng)知曉涉案技術(shù)所在領(lǐng)域的中英文專業(yè)技術(shù)術(shù)語，這對雙方高效地推進(jìn)證人詢問和有效保障己方利益很重要ü提示：337調(diào)查中，原被告不僅應(yīng)有得力的律師團(tuán)隊和很強(qiáng)的專家證人，還應(yīng)配備強(qiáng)有力的其他服務(wù)團(tuán)隊（包括專業(yè)翻譯）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家60 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(三十二)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條23/36）>證人詢問過程中注意事項——如何回答問題？ü對方律師/質(zhì)詢律師針對本方證人提出的問題可能會很尖銳，有些還可能帶有一定的威脅口氣，甚至具有一定的攻擊性，還有可能使人不悅；證人不應(yīng)因此而被打亂思緒，并控制好情緒ü如果沒有聽懂問題，不要急著回答，可以要求質(zhì)詢律師解釋說明此問題（而非向本方律師提問實在沒聽懂的，甚至可以多次詢問此問題的具體含義ü在回答問題前，永遠(yuǎn)多問自己一句：“是否確定此問題的答案，還是自己也不確定，會僅憑猜測做答？”——如果自己不知道答案，就如實地說自己不知道（但若證人對大多數(shù)問題的回答都是“不知道”，對方還有權(quán)要求對重新指定的證人進(jìn)行詢問）ü質(zhì)詢律師問什么答什么，做答時沒必要超出問題所問之范圍——中國證人常犯此錯（見后詳細(xì)解釋）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家61 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(三十三)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條24/36）>證人詢問過程中注意事項ü被詢問的證人現(xiàn)場不可以記錄；如果證人現(xiàn)場做了記錄，對方律師有權(quán)要求對其出示此記錄ü若詢問律師向證人詢問某書面文件的內(nèi)容，要特別小心回答，因為，可能是此份文件上包括對本方（被詢問一方）不利的信息，但因種種原因此文件不滿足證據(jù)的形式要件，因此，對方律師希望通過證人之口來“合法化”該書面文件ü當(dāng)本方律師對質(zhì)詢律師提出的問題立刻表示“反對”（objection）時，本方律師可能在隱晦地提示證人：此問題不好回答，回答的時候務(wù)必要小心在此情況下，證人仍應(yīng)當(dāng)回答此問題，除非本方律師明確告知證人可對該問題不予回答；本方在未來的法律程序中仍有機(jī)會就此問題提出詳細(xì)反對意見）桂佳律師國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家62 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(三十四)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條25/36）>證人詢問過程中注意事項ü被詢問的證人接受對方律師的交叉詢問；交叉詢問中，證人一方的律師可就對方律師的問題提出反對意見，并說明反對的理由ü若證人的口音較重，現(xiàn)場回答質(zhì)詢問題的時候應(yīng)當(dāng)降慢語速，口齒清晰，盡量以普通話回答問題（避免因證人口音過重導(dǎo)致翻譯成果的質(zhì)量打折扣）——如果可能，當(dāng)事方可盡量安排本方講普通話的證人出庭接受詢問，以替代口音過重的證人ü多個證人不會一起被詢問（所謂的“群聊模式”），而會依次接受詢問，因此，每個問題都是針對某一具體證人被設(shè)計的，而不是針對“若干個證人”而設(shè)計的“團(tuán)隊問題”ü詢問問題時不能要求事實證人提供法律意見或?qū)＜乙庖姽鸺崖蓭焽液Ｍ庵R產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)專家63 337調(diào)查程序中的證據(jù)開示(Discovery)(三十五)證人詢問（Depositions規(guī)則$210.28條26/36）>證人詢問過程中注意事項ü若被問及（或被展示）某文件是否為公司記錄（businessrecords），證人不確定是公司記錄的，應(yīng)拒絕承認(rèn)（公司記錄證據(jù)是美國證據(jù)法中不滿足證據(jù)的形式要件的傳聞證言/傳聞之證（hearsay）的例外，會被認(rèn)定為滿