第六章技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同

Chapter6

Know-howTransferContracts

1Chapter6

第一節(jié)技術(shù)秘密的概述第二節(jié)技術(shù)秘密的法律保護(hù)第三節(jié)技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同第四節(jié)試用協(xié)議2第一節(jié)技術(shù)秘密的概述技術(shù)秘密的概念技術(shù)秘密的表現(xiàn)形式技術(shù)秘密的特點技術(shù)秘密與專利技術(shù)的區(qū)別與聯(lián)系技術(shù)秘密存在的主要根源3一、技術(shù)秘密的概念（Know-how)也稱為專有技術(shù)或技術(shù)決竅世界知識產(chǎn)權(quán)組織定義：“所謂專有技術(shù)是指有關(guān)制造工藝以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)的使用及知識”。北京大學(xué)出版社出版的《現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)法辭典》中對專有技術(shù)是這樣定義的：“專有技術(shù)是有一定價值，可利用、未被公眾所知，可以轉(zhuǎn)讓或傳授而未取得專利權(quán)的技術(shù)知識、技術(shù)情報、經(jīng)驗、方法或其組合?！睘閷嵤┠撤N為達(dá)到工業(yè)生產(chǎn)目的所必須具有的秘密性質(zhì)的技術(shù)知識、經(jīng)驗、或其積累.----<關(guān)于保護(hù)專有技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)條款的草案>(國際商會)4狹義和廣義的理解

狹義:僅限于工業(yè)目的,“關(guān)于產(chǎn)品制造的方法、技術(shù)實施的全部知識、訣竅和經(jīng)驗稱為專有技術(shù)”，例如設(shè)計圖紙、工藝流程、配方、公式、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等等。廣義：一般包括工業(yè)、商業(yè)、管理乃至一切領(lǐng)域內(nèi)具有經(jīng)濟(jì)價值的秘密信息。除工業(yè)技術(shù)外，還包括生產(chǎn)管理和商業(yè)經(jīng)營方面的知識。實質(zhì):是沒有申請專利的知識產(chǎn)權(quán)

5我們的定義

專有技術(shù)，即技術(shù)秘密，指在生產(chǎn)或經(jīng)營活動中已經(jīng)使用過的、不享有專門法律保護(hù)的、具有秘密性質(zhì)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。應(yīng)當(dāng)具有不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的基本法律特征。6二、技術(shù)秘密的表現(xiàn)形式

文字圖形形式實物形式口頭或操作演示形式

7三、技術(shù)秘密的特點知識性保密性經(jīng)濟(jì)性／實用性可傳授性相對穩(wěn)定的動態(tài)技術(shù)

8案例：著名的美國可口可樂公司成功地運用了技術(shù)秘密來保護(hù)自己的產(chǎn)品。盡管對于“可口可樂”飲料，全世界幾乎是家喻戶曉，而可口可樂的產(chǎn)品配方歷經(jīng)數(shù)十年，對外界仍是一個謎，可口可樂公司對外許可生產(chǎn)過程中，對其配方采用半成品保護(hù)，即不提供生產(chǎn)技術(shù)和配方，只提供濃縮的原漿讓被許可方配成可口可樂成品。配方得以保護(hù)的原因還在于可口可樂公司將技術(shù)秘密結(jié)合了商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)。在巨大的商業(yè)價值誘惑下，相信已有無數(shù)的人試圖破獲可口可樂的配方，或者有人曾經(jīng)已經(jīng)找到一個配比，但這毫無意義，只要權(quán)利人不主動承認(rèn)，配方永遠(yuǎn)都是秘密的，因為即使你能生產(chǎn)一個類似于可口可樂的飲料，甚至你認(rèn)為比可口可樂更好喝，也不可能是可口可樂，而只能是“百事可樂”或其它什么。試根據(jù)這一案例談?wù)勀銓Ｓ屑夹g(shù)的認(rèn)識。

9四、技術(shù)秘密與專利技術(shù)的區(qū)別與聯(lián)系技術(shù)秘密與專利技術(shù)的區(qū)別10聯(lián)系：1.專有技術(shù)與專利技術(shù)都是人類創(chuàng)造性思維活動的成果，都是非物質(zhì)形態(tài)的知識。2．專有技術(shù)與專利技術(shù)通常共處于實施一項技術(shù)所需的知識總體之中3．在技術(shù)貿(mào)易中，一項技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同往往同時包括專有技術(shù)與專利技術(shù)許可兩項內(nèi)容11五、技術(shù)秘密存在的主要根源技術(shù)所有人不能獲得專利技術(shù)所有人不愿申請專利技術(shù)所有人在提出專利申請后所獲得的技術(shù)作為專有技術(shù)的管理技術(shù)和商務(wù)技術(shù)12采用專有技術(shù)還是專利保護(hù)形式的取決因素(1)研制的難易程度:難--專有技術(shù)(2)制造的難易程度:難--專有技術(shù)(3)發(fā)現(xiàn)仿制的難易程度:難--專有技術(shù)(4)技術(shù)生命周期長短:長--專利注冊短--專有技術(shù)13第二節(jié)技術(shù)秘密的法律保護(hù)技術(shù)秘密法律保護(hù)的必要性及合理性侵犯技術(shù)秘密的表現(xiàn)侵犯技術(shù)秘密的法律救濟(jì)保護(hù)技術(shù)秘密的發(fā)展趨勢14一、技術(shù)秘密法律保護(hù)的必要性及合理性必要性：技術(shù)秘密是智力勞動成果技術(shù)秘密屬于無形財產(chǎn)技術(shù)秘密是一種專用權(quán)15合理性：補(bǔ)充專利保護(hù)的不足1.國家對專利權(quán)的客體有不同的法律規(guī)定2.時間性和地域性是專利權(quán)的法定特征3.公開性。各國專利法均規(guī)定，申請專利的發(fā)明必須“充分公開”。有利于激勵技術(shù)創(chuàng)新符合社會基本價值觀16二、侵犯技術(shù)秘密的表現(xiàn)根據(jù)我國《反不正當(dāng)競爭法》，

第十條

經(jīng)營者不得采用下列手段侵犯商業(yè)秘密：

（一）以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當(dāng)手段獲取權(quán)利人的商業(yè)秘密；

（二）披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權(quán)利人的商業(yè)秘密；

（三）違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密。

（四）第三人明知或者應(yīng)知前款所列違法行為，獲取、使用或者披露他人的商業(yè)秘密，視為侵犯商業(yè)秘密。

本條所稱的商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

17按西方發(fā)達(dá)國家的法律，以下行為視為侵害技術(shù)秘密行為：（1）雇員利用雇傭關(guān)系，把獲得的技術(shù)秘密泄露給他人；（2）以不正當(dāng)手段獲悉他人的技術(shù)秘密，并加以利用或泄露給他人；（3）利用他人竊取或泄露別人的技術(shù)秘密；（4）為了競爭和牟利，無正當(dāng)理由利用或泄露在交易中所獲得的技術(shù)秘密；（5）明知所獲得的技術(shù)秘密是他人非法泄露的技術(shù)，但仍加以使用或泄露。18

按照德國《防止不正當(dāng)競爭法》(GesetzgegendenunlauterenWettbewerb)第十七、十八和二十條的規(guī)定，侵害工商秘密的行為主要有以下幾種情形：

（1）雇員利用雇傭關(guān)系，把顧主托付或在業(yè)務(wù)中獲悉的工商秘密泄漏給他人；（2）用不法手段和違背善良風(fēng)俗的方法獲得他人工商秘密，并加以利用或泄露；

（3）引誘他人竊取或泄露別人的工商秘密，其最典型的例子就是利用經(jīng)濟(jì)間諜竊取工商情報；

（4）為競爭或圖利的目的，無正當(dāng)理由利用在交易中所獲悉的技術(shù)資料、圖紙、配方和制造方法等，將其泄露給他人。

19美國《侵權(quán)行為重述》第757條規(guī)定，凡屬下列情況，未經(jīng)特許而使用或泄露他人的工商秘密者，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任：

(1)以不正當(dāng)?shù)氖侄伟l(fā)現(xiàn)他人的工商秘密；

(2)違反保密義務(wù)泄漏或使用他人的工商秘密；

(3)明知第三者是以不正當(dāng)手段獲得別人的工商秘密的，但仍向該第三者獲得該項秘密；

(4)明知別人是錯誤地把工商秘密泄露給他，但仍加以使用或泄露。

20三、侵犯技術(shù)秘密的法律救濟(jì)(1)合同法(2)反不正當(dāng)競爭法(3)民事侵權(quán)法(4)專門法律：商業(yè)秘密法(5)刑法21(1)合同法：包括雇傭合同和專有技術(shù)許可合同（列入保密條款）合同保護(hù)的缺陷(2)反不正當(dāng)競爭法：日本、韓國則將商業(yè)秘密納入反不正當(dāng)競爭法的軌道予以保護(hù)；墨西哥、巴西則是通過工業(yè)產(chǎn)權(quán)法來保護(hù)商業(yè)秘密；德國《防止不正當(dāng)競爭法》對技術(shù)秘密及工商秘密保護(hù)規(guī)定得最為詳盡不正當(dāng)競爭（unfaircompetition),指經(jīng)營者在市場交易中，違反自愿、平等、公平、誠實信用的原則，違反商業(yè)道德的行為。我國《反不正當(dāng)競爭法》中對侵犯專有技術(shù)的行為也做出了明確處罰規(guī)定。如第二十五條規(guī)定："違反本法第十條規(guī)定侵犯商業(yè)秘密的（包括專有技術(shù)），監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，可根據(jù)情節(jié)處以一萬元以上二十萬元以下的罰款。"22(3)民事侵權(quán)法凡因過失、故意或以不法行為侵害他人權(quán)利使他人遭受損害者，就構(gòu)成侵權(quán)行為，侵權(quán)者須承擔(dān)損害賠償責(zé)任。我國《民法》規(guī)定：公民、法人的著作權(quán)、專利權(quán)、發(fā)現(xiàn)權(quán)、發(fā)明權(quán)和其他科技成果權(quán)受到剽竊、篡改、假冒等侵害的，有權(quán)要求停止侵害，消除影響，賠償損失。(4)專門法律：商業(yè)秘密法如《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》(美)，瑞典制定了《商業(yè)秘密法》(5)刑法：以民事保護(hù)為主，刑事懲罰作為補(bǔ)充手段。我國《刑法》規(guī)定：凡是有所列侵犯商業(yè)秘密行為之一，給商業(yè)秘密的權(quán)利人造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；造成特別嚴(yán)重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。23四、保護(hù)技術(shù)秘密的發(fā)展趨勢不少國家已開始考慮制定保護(hù)專有技術(shù)的專門法規(guī)，如英國正在擬制《保護(hù)秘密權(quán)利法》，法國、日本等正在研究制定《專有技術(shù)法》。專有技術(shù)的國際保護(hù)：如國際商會制定的《有關(guān)保護(hù)專有技術(shù)的草案》，保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)國際協(xié)會的《保護(hù)專有技術(shù)的示范法》，TRIPs協(xié)議明確將技術(shù)秘密劃入知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)范圍等。24第三節(jié)技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的法律性質(zhì)技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的基本條款25一、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的法律性質(zhì)`技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同，指轉(zhuǎn)讓方與受讓方之間就技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓，以及相互間對技術(shù)的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)，受讓方支付技術(shù)使用費等問題所達(dá)成的協(xié)議。

26技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的特點：不以法律授予的某種權(quán)利為基礎(chǔ)實質(zhì)是技術(shù)許可合同非簡單交付技術(shù)資料，需長期合作往往與專利許可相結(jié)合覆蓋范圍廣泛，常與其他類型的合同相結(jié)合在技術(shù)秘密與投資結(jié)合情況下，技術(shù)秘密獲得專利權(quán)后，將影響技術(shù)秘密出資的法律地位。（見案例）27案例：香港某公司與北京某生物技術(shù)研究所于1993年9月1日簽定了《某生物工程有限公司合資合同》。合資合同規(guī)定：香港某公司以現(xiàn)金出資折合35萬美元，北京某生物研究所以專有技術(shù)出資折合15萬美元，公司注冊資本為50萬美元。雙方同意由合營公司與北京某生物研究所簽定《技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。按照本合同規(guī)定的各項原則訂立的附屬協(xié)議文件包括：技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、銷售協(xié)議均為本合同的組成部分。本合同和附件均需經(jīng)中華人民共和國政府批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之日生效。合營合同于1993年9月22日獲得審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)生效。

281993年11月4日該生物研究所將其投入合營公司的專有技術(shù)向國家專利局申請了專利，1995年10月15日獲得了專利權(quán)，并授予專利號。雙方當(dāng)事人在共同經(jīng)營過程中，由于經(jīng)營管理及被申請人專利權(quán)轉(zhuǎn)讓等問題發(fā)生爭議，申請人提起仲裁，請求裁決如下：要求被申請人履行合同規(guī)定的入資義務(wù)，辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)；要求終止合營合同，依法對雙方投資入股的資產(chǎn)進(jìn)行清算；同時，要求被申請人承擔(dān)違約責(zé)任，賠償給申請人造成的經(jīng)濟(jì)損失約計人民幣200萬元。請問：申請人認(rèn)定被申請人出資無效的請求成立嗎？29本案例涉及的主要爭議是作為出資的專有技術(shù)在獲得專利權(quán)之后該專利權(quán)是否應(yīng)轉(zhuǎn)讓給合營公司所有。根據(jù)我國有關(guān)中外合資合營法律規(guī)定，專有技術(shù)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)均可以作為合營各方的出資，本案雙方在合同中約定的出資方式之一就是專有技術(shù)出資，并且被申請人（北京某生物研究所）也已經(jīng)將該技術(shù)提供給了合營公司使用，應(yīng)該說作為被申請人的出資義務(wù)已經(jīng)履行完畢。30問題的關(guān)鍵是，在雙方談判和簽定合同的過程中，被申請人已向國家專利局申請了發(fā)明專利權(quán)，并且該技術(shù)最終獲得了專利權(quán)，專利權(quán)所有人為被申請人。在這種情況下，專有技術(shù)所依托的技術(shù)秘密性已不復(fù)存在了，因為，專有技術(shù)的秘密性被專利權(quán)說明書和權(quán)利要求書所揭示公開，失去秘密性的專有技術(shù)已經(jīng)不稱其為專有技術(shù)。可見，被申請人投入合營公司的專有技術(shù)在獲得專利權(quán)后又回歸了被申請人，等于被申請人將投入合營公司的出資單方面撤回了。應(yīng)該說構(gòu)成了嚴(yán)重違約行為。31椐此，仲裁廳在詳細(xì)清晰準(zhǔn)確分析了本案專有技術(shù)的法律特性和專有技術(shù)出資的實質(zhì)后，依照雙方的合同裁決：被申請人應(yīng)把專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給合營公司，使合營公司成為該技術(shù)的專利權(quán)人。32評析：從這個案例中我們可以得到這樣的啟示：鑒于專有技術(shù)的特殊法律地位，我們在簽定專有技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同時，應(yīng)該特別注意與專有技術(shù)秘密性有關(guān)方面的問題，比如這個案例中雙方當(dāng)事人應(yīng)考慮專有技術(shù)在作為投資方式時，專有技術(shù)申請專利權(quán)后會帶來哪些問題，另外在簽訂專有技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同時，合同內(nèi)容應(yīng)包括哪方面，特別是合同各方應(yīng)采取什么保密措施，發(fā)生泄密時承擔(dān)的責(zé)任等問題。33二、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的基本條款合同內(nèi)容與范圍（scopeandcontentofthecontract)技術(shù)文件的交付（deliveryoftechnicaldocuments)技術(shù)改進(jìn)和發(fā)展的交換（exchangeoftechnicalimprovementsanddevelopments)保密（secrecy)保證與索賠（warrantiesandclaim)考核與驗收（examinationandacceptance)

參見《技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同》34(一)、合同內(nèi)容與范圍（scopeandcontentofthecontract)基本技術(shù)說明授權(quán)：授權(quán)范圍：包括使用權(quán)、制造權(quán)、銷售權(quán)。授權(quán)性質(zhì)：獨占使用權(quán)和非獨占使用權(quán)。轉(zhuǎn)讓方式：提供技術(shù)資料；技術(shù)培訓(xùn)；技術(shù)指導(dǎo)其他：商標(biāo)使用、關(guān)鍵設(shè)備和原材料供應(yīng)35(二)、技術(shù)文件的交付（deliveryoftechnicaldocuments)技術(shù)文件交付的時間和進(jìn)度交付方式、地點及風(fēng)險轉(zhuǎn)移技術(shù)文件的包裝要求及有關(guān)通知技術(shù)文件實際交付日期的確定技術(shù)文件短缺的補(bǔ)救方法36(三)、技術(shù)改進(jìn)和發(fā)展的交換（exchangeoftechnicalimprovementsanddevelopments)

改進(jìn)和發(fā)展的含義改進(jìn)和發(fā)展交換條款的內(nèi)容：交換的義務(wù)權(quán)利的劃分：所有權(quán)；使用權(quán)；轉(zhuǎn)讓權(quán)和專利申請權(quán)交換的費用交換的時間簽訂交換條款應(yīng)注意的問題：堅持對等原則注意改進(jìn)和發(fā)展區(qū)別對待或同等對待37(四)、保密（secrecy)保密的范圍保密措施保密期泄密的責(zé)任38(五)、保證與索賠（warrantiesandclaim)保證條款供方的保證（明示保證）技術(shù)資料保證技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量保證對被許可方的生產(chǎn)、經(jīng)營情況進(jìn)行保密受方的保證：（默示保證）使用技術(shù)的保證保證嚴(yán)格保護(hù)技術(shù)秘密，在合同授權(quán)范圍內(nèi)使用保證按時支付技術(shù)使用費39違約索賠條款（主要是供方違約）違反主要的保證，屬于根本違約（fundamentalbreachofcontract)違反次要的保證延遲履行擬訂該條款應(yīng)注意：產(chǎn)品質(zhì)量保證合理賠償辦法不帶有懲罰性掌握索賠金額的合理限度40(六)、考核與驗收（examinationandacceptance)考核驗收的產(chǎn)品及數(shù)量考核驗收的時間考核驗收的方法考核驗收的地點和責(zé)任考核驗收的組織考核結(jié)果的評定和處理41第四節(jié)試用協(xié)議試用協(xié)議的概念簽訂試用協(xié)議的目的試用協(xié)議的主要內(nèi)容42一、試用協(xié)議的概念試用協(xié)議（Theoptionalagreement):技術(shù)秘密所有者選擇理想合作伙伴，擬引進(jìn)技術(shù)秘密一方為選擇和進(jìn)一步了解技術(shù)秘密，評估其經(jīng)濟(jì)價值，減少或避免盲目簽訂正式合同所承擔(dān)的風(fēng)險，而簽訂的一種試用性的、可選擇的協(xié)議。43二、簽訂試用協(xié)議的目的擬引進(jìn)方更多了解技術(shù)秘密技術(shù)秘密所有者選擇理想合作者引進(jìn)方通過協(xié)議取得優(yōu)先取舍權(quán)（firstreburialright)或優(yōu)先選購權(quán)44三、試用協(xié)議的主要內(nèi)容當(dāng)事人：optionor&optionee技術(shù)的披露（disclosure)試用權(quán)(optionalrigh