專利律師實務

1、專利律師實務專利律師實務山東衡正源律師事務所集體學習材料高千里 律師2016年8月1內(nèi)容提綱 一、引言 1、關于我 2、技術創(chuàng)新成為國家戰(zhàn)略 3、律師專業(yè)化 二、專利代理人資格和專利代理機構(gòu)介紹 三、法律知識 四、專利知識 五、案例21、關于我 2013年1月1日取得專利代理人資格專利代理人資格，2013.10參加專利代理人上崗培訓班。 2016年6月18日參加在濟南進行的山東省律協(xié)培訓班，最高院民三庭副庭長王闖王闖、中國政法大學教授、博導、知識產(chǎn)權(quán)法重點學科學術帶頭人馮曉馮曉青青講課。 擁有注冊一級建造師一級建造師（房屋建筑、市政公用工程兩個專業(yè)）、注冊咨詢工程師資格注冊咨詢工程師資格。 對

2、房地產(chǎn)建筑領域房地產(chǎn)建筑領域法律服務比較擅長，目前正向知識產(chǎn)權(quán)領域知識產(chǎn)權(quán)領域法律服務拓展。32、技術創(chuàng)新成為國家戰(zhàn)略 2008年6月5日，國務院印發(fā)國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要。 2016年5月份，國務院印發(fā)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要。 鼓勵：國家財政資助、企業(yè)優(yōu)惠政策 中國經(jīng)濟發(fā)展未來的希望所在，業(yè)務發(fā)展看好43、律師專業(yè)化姜玉英律師去年將一件專利侵權(quán)案件交給我辦理，通過申請無效，已經(jīng)勝訴。后邊作為案例講。律師合作與分配機制問題：案源和承辦兩個環(huán)節(jié)如何合作、銜接、分配。個人注重學習研究，律所提供合作平臺。從其他所某主任律師起草審查主要合同標的為商標的合同說起

3、5二、專利代理人資格和專利代理機構(gòu)介紹 1、專利代理人報考條件： 高等院校理工科理工科專業(yè)畢業(yè)或者具有同等學力；從事過兩年以上科學技術工作或者法律工作?？既龔埦怼７ㄔ簩τ趯＠砣藚⑴c訴訟一般持支持態(tài)度。外國的專利代理制度簡介。 資格證書圖片 2、專利審查協(xié)作中心：2016年招聘1095人。 3、專利代理機構(gòu)： 律師事務所：3名雙證人員，執(zhí)業(yè)滿2年（視為從事專利工作）。我所正在申請專利代理資質(zhì)正在申請專利代理資質(zhì)。6三、法律知識 1、知識產(chǎn)權(quán)概述 2、專利法律體系 3、與專利有關的糾紛主管、管轄及其法律程序?qū)＠謾?quán)案件專利復審和無效案件專利確權(quán)案件其他專利案件71、知識產(chǎn)權(quán)概述“專利律師實務”

4、和“專利代理實務”的區(qū)別：專利代理的范圍更廣。知識產(chǎn)權(quán)的范圍：專利、商標、著作權(quán)、計算機軟件、不正當競爭、技術秘密、技術合同、植物新品種、集成電路布圖設計管轄的特點：由指定的法院管轄（級別高） 三大知識產(chǎn)權(quán)法院知識產(chǎn)權(quán)法院：北京、上海、廣州 各中級法院：普通知識產(chǎn)權(quán)案件 部分中級法院：專利案件（濟南、青島、煙臺、濰坊） 部分基層法院：歷下區(qū)、市南區(qū)一審部分知識產(chǎn)權(quán)案件，知識產(chǎn)權(quán)所在地的基層人民法院山東省高級人民法院的管轄規(guī)定82、專利法律體系中華人民共和國專利法中華人民共和國專利法第三次修改，2008年修改，自2009年10月1日起施行，現(xiàn)有技術的判斷標準變化中華人民共和國專利法實施細則中華人

5、民共和國專利法實施細則中華人民共和國專利審查指南中華人民共和國專利審查指南最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定（2001年制訂）最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2001年制訂，2013年第一次修正，2015年第二次修正，該修正自2015年2月1日起施行）最高人民法院關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋最高人民法院關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（2009年制訂，2010年1月1日施行）最高人民法院關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）最高人民法院關

6、于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）（2016年1月25日通過，2016年4月1日施行）中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關保護條例（2003發(fā)布，2010修訂）中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關關于中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關保護條例的實施辦法（2009年發(fā)布）展會知識產(chǎn)權(quán)保護辦法（2006年發(fā)布）展會投訴機構(gòu)92、專利法律體系 專利法、實施細則、審查指南、司法解釋的價值追求： 保護和限制保護和限制方向盤：權(quán)利要求的解釋左車輪：專利的確權(quán)和授權(quán)發(fā)動機：發(fā)明創(chuàng)造右車輪：專利法的司法保護103、與專利有關的糾紛主管、管轄及其法律程序（1）專利侵權(quán)糾紛案件（2）專利的復審和無效案件（3）專利確權(quán)糾紛案

7、件（4）其他專利糾紛案件11（1）專利侵權(quán)糾紛案件 處理機關：中級人民法院中級人民法院、省級知識產(chǎn)權(quán)局或者有處理能力的設區(qū)的市知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)局。 知識產(chǎn)權(quán)局處理：可以認定侵權(quán)，依請求調(diào)解，不能裁決賠償不能裁決賠償。不服的提起行政訴訟。 法院訴訟：臨沂的案子目前由“濟南市中級人民法院濟南市中級人民法院”管轄。 訴訟主體：誰有權(quán)當原告？三種許可合同（獨占、排他、普通） 假冒專利案件：法院民事訴訟；知識產(chǎn)權(quán)局責令改正，沒收違法所得，可以并處違法所得四倍以下罰款，沒有違法所得，可以處20萬元以下罰款，構(gòu)成犯罪的追究刑事責任。冒充的情況：（知識產(chǎn)權(quán)局處罰）12（1）專利侵權(quán)糾紛案件與專利無效程序與專

8、利無效程序的的民行民行交叉交叉問題問題： 先行先行裁駁，另行裁駁，另行起訴起訴（規(guī)定的理由：復審委無效的錯誤率20%左右）；解釋二a2：權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴。專利權(quán)人專利權(quán)人另行起訴的，訴訟時效期間從本條第二款所稱行政判決書送達之日起計算。13（1）專利侵權(quán)糾紛案件 作出侵權(quán)判決或調(diào)解書后被無效的，裁定雙中止制度裁定雙中止制度。解釋二a29：宣告專利權(quán)無效的決定作出后，當事人根據(jù)該決定依法申請再審，

9、請求撤銷專利權(quán)無效宣告前人民法院作出但未執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書的，人民法院可以裁定中止中止再審審查，并中止中止原判決、調(diào)解書的執(zhí)行。專利權(quán)人向人民法院提供充分、有效的擔保，請求繼續(xù)執(zhí)行前款所稱判決、調(diào)解書的，人民法院應當繼續(xù)執(zhí)行；侵權(quán)人向人民法院提供充分、有效的反擔保，請求中止執(zhí)行的，人民法院應當準許。人民法院生效裁判未撤銷宣告專利權(quán)無效的決定的，專利權(quán)人應當賠償因繼續(xù)執(zhí)行給對方造成的損失；宣告專利權(quán)無效的決定被人民法院生效裁判撤銷，專利權(quán)仍有效的，人民法院可以依據(jù)前款所稱判決、調(diào)解書直接執(zhí)行上述反擔保財產(chǎn)。a30：在法定期限內(nèi)對宣告專利權(quán)無效的決定不向人民法院起訴或者起訴后生效裁判未撤

10、銷該決定，當事人根據(jù)該決定依法申請再審，請求撤銷宣告專利權(quán)無效前人民法院作出但未執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書的，人民法院應當再審。當事人根據(jù)該決定，依法申請終結(jié)執(zhí)行宣告專利權(quán)無效前人民法院作出但未執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書的，人民法院應當裁定終結(jié)執(zhí)行。14（1）專利侵權(quán)糾紛案件 法律上的侵權(quán)判斷幾條規(guī)定：法律上的侵權(quán)判斷幾條規(guī)定： 法a62：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計現(xiàn)有設計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。 法a70：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源合法

11、來源的，不承擔賠償責任不承擔賠償責任。 解釋二a25：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，對于權(quán)利人請求停止上述使用、許諾銷售、停止上述使用、許諾銷售、銷售行為銷售行為的主張，人民法院應予支持，但被訴侵權(quán)產(chǎn)品的使用者舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合已支付該產(chǎn)品的合理對價理對價的除外。 本條第一款所稱不知道，是指實際不知道且不應當知道。15（1）專利侵權(quán)糾紛案件 侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額：侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額： 法a65：侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵

12、權(quán)所獲得的利益所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應當包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。 權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下一萬元以上一百萬元以下的賠償。 解釋二a28：權(quán)利人、侵權(quán)人依法約定專利侵權(quán)的賠償數(shù)額或者賠償計算方法約定專利侵權(quán)的賠償數(shù)額或者賠償計算方法，并在專利侵權(quán)訴訟中主張依據(jù)該約定確定賠償數(shù)額的，人民法院應予支持。16（1）專利侵權(quán)糾紛案件

13、 實踐中法定賠償?shù)膶擂危簩＠?7%8商標97%7著作權(quán)79%1.5法定賠償比例法定賠償金額（萬元）0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%專利商標著作權(quán)17（2）專利的復審和無效案件 專利無效案件：由專利復審委員會受理，請求、答復、口頭審理受理，請求、答復、口頭審理 不服的，3個月內(nèi)到北京市知識產(chǎn)權(quán)法院起訴（行政訴訟）、上訴到北京市高院 復審案件：基本同無效案件，沒有對方當事人。3個月內(nèi)提出，3個月內(nèi)起訴。18（3）專利確權(quán)糾紛案件只能到有管轄權(quán)的法院起訴。專利申請權(quán)糾紛、專利權(quán)屬糾紛主要包括職務發(fā)明與非職務發(fā)明的爭議、涉及合作完成或者接受委托完成的發(fā)明創(chuàng)造

14、、關于誰是發(fā)明人或設計人的糾紛。19（4）其他專利糾紛專利強制許可相關糾紛專利強制許可相關糾紛知識產(chǎn)權(quán)局：有權(quán)決定強制許可、裁決強制許可使用費不服的，提起行政訴訟專利合同糾紛專利合同糾紛轉(zhuǎn)讓合同許可合同20四、專利知識1、專利、發(fā)明創(chuàng)造、發(fā)明、實用新型、外觀設計2、專利文件的構(gòu)成3、權(quán)利要求書4、申請日、優(yōu)先權(quán)日（優(yōu)先權(quán)和不喪失新穎性的公開）、公布日、公告日5、現(xiàn)有技術、抵觸申請6、新穎性7、創(chuàng)造性8、實用性9、單一性10、授予專利權(quán)的條件和要求11、專利侵權(quán)判定原則12、專利無效的理由13、專利權(quán)評價報告（2009年以前叫專利檢索報告）211、專利、發(fā)明創(chuàng)造、發(fā)明、實用新型、外觀設計本法所稱

15、的發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設計發(fā)明、實用新型和外觀設計。發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術方案。外觀設計，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。222、專利文件的構(gòu)成發(fā)明和實用新型 權(quán)利權(quán)利要求書、說明書、要求書、說明書、附圖附圖 摘要、摘要附圖 蹲便器的專利證書 管道疏通器專利文件外觀設計圖片或圖片或照片、簡要說明照片、簡要說明管道疏通管道

16、疏通器專利文件器專利文件1 1管道疏通器專利文件2 233、權(quán)利要求書 獨立權(quán)利要求、從屬權(quán)利要求、前序部分、特征部分、引用部分、限定部分獨立權(quán)利要求、從屬權(quán)利要求、前序部分、特征部分、引用部分、限定部分 獨立權(quán)利要求舉例： 1. 一種讀書架，包括擱書架，其特征在于 ：所述擱書架設置有滑條，滑條可在擱書架的滑條槽內(nèi)輕松滑動。 從屬權(quán)利要求舉例： 2. 根據(jù)權(quán)利要求 1 所述的排氣閥，其特征是 ：閥桿埋藏件采用拐角形，在閥體開口處裝有安全螺帽。 寫從屬權(quán)利要求的原因：無效過程中修改專利、表述清楚。 1、一種鍋，包括鍋體和鍋蓋，其特征在于：所述鍋體的底部為平底。 2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的鍋，其特征

17、在于：所述鍋體平底的背面還陣列有多個錐形的突起。 3、根據(jù)權(quán)利要求2所述的鍋，其特征在于：所述錐形突起的高度在1cm至5cm之間。244、申請日、優(yōu)先權(quán)日（優(yōu)先權(quán)和不喪失新穎性的公開）、公布日、公告日 優(yōu)先權(quán)：優(yōu)先權(quán)： 專利法a29：申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。 申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，

18、可以享有優(yōu)先權(quán)。 不不喪失新穎性的公開：喪失新穎性的公開： 法a24：申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性： （一）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的； （二）在規(guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的； （三）他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。 二者的二者的區(qū)別：優(yōu)先權(quán)可以視為為申請日的提前區(qū)別：優(yōu)先權(quán)可以視為為申請日的提前255、現(xiàn)有技術、抵觸申請專利檢索（國家知識產(chǎn)權(quán)局官方網(wǎng)站專利檢索系統(tǒng)、SooPAT、佰騰、USPTO等）現(xiàn)有技術，是指申請日以前申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術。（不含申請日當天）抵觸申請：任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實

19、用新型在申請日以前向國在申請日以前向國務院專利行政部門務院專利行政部門提出提出，并在并在申請申請日以后日以后（含申請日）（含申請日）公布公布的專利申請文件或的專利申請文件或者公告的專利者公告的專利文件文件。包括進入中國國家階段的國際專利申請文件（PCT專利申請）。抵觸抵觸申請破壞所申請專利的新穎性，不破壞創(chuàng)造性。申請破壞所申請專利的新穎性，不破壞創(chuàng)造性。266、新穎性： 單獨對比原則單獨對比原則 法a22.2：新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利

20、文件中。下下位概念位概念破壞上位概念上位概念的新穎性；（銅破壞金屬，氬氣破壞惰性氣體）對比文件公開的數(shù)值或者數(shù)值范圍數(shù)值或者數(shù)值范圍落在申請文件數(shù)值范圍限定之內(nèi)、部分重疊、有一共同端點，破壞新穎性；（厚度2-3毫米破壞厚度1-5毫米）慣用手段的直接置換慣用手段的直接置換不具備新穎性。（螺絲固定、螺栓固定、鉚接固定）同樣的發(fā)明創(chuàng)造同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理：申請人相同：選擇或修改申請人不同：自行協(xié)商對一件專利申請和一項專利權(quán)的處理：同時申請發(fā)明和實用新型的情況277、創(chuàng)造性 結(jié)合結(jié)合對比原則對比原則 所屬技術領域的所屬技術領域的技術人員技術人員：假想的人 三三步法步法（三步法，意見陳述書的八股文）：沒

21、有新穎性，一定沒有創(chuàng)造性。確定最接近的現(xiàn)有技術確定區(qū)別技術特征是否顯而易見（公知常識、技術啟示等）288、實用性9、單一性 實用性： 無實用性的情況：無再現(xiàn)性、違背自然規(guī)律、利用獨一無二的自然條件、無積極效果等。 單一性：不是無效理由 一個總的發(fā)明構(gòu)思：包含一個或多個相同或相應的特定技術特征相同或相應的特定技術特征（做出貢獻的技術特征 分案申請2910、授予專利權(quán)的條件和要求發(fā)明和實用新型：新穎性（不喪失新穎性的申請）、創(chuàng)造性、實用性、充分公開、以說明書為依據(jù)清楚簡要、不缺少必要技術特征、分案不超原申請外觀設計：不屬于現(xiàn)有設計，明顯區(qū)別，不與在先權(quán)利相沖突專利申請人的價值追求：能夠授權(quán)的前提下

22、，取得最大的保護范圍。不授予專利權(quán)的項目： （一）科學發(fā)現(xiàn)； （二）智力活動的規(guī)則和方法； （三）疾病的診斷和治療方法； （四）動物和植物品種； （五）用原子核變換方法獲得的物質(zhì)； （六）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標識作用的設計。 對前款第（四）項所列產(chǎn)品的生產(chǎn)方法，可以依照本法規(guī)定授予專利權(quán)。3011、專利侵權(quán)判定原則幾個概念：技術技術特征、區(qū)別技術特征、必要技術特征、全部技術特征、特定技術特征特征、區(qū)別技術特征、必要技術特征、全部技術特征、特定技術特征規(guī)定a17：專利法第五十九條第一款所稱的“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護

23、范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，是指專利權(quán)的保護范圍應當以權(quán)利要求記載的全部技術特征全部技術特征所確定的范圍為準，也包括與該技術特征相等同的特征所確定的范圍。 發(fā)明和實用新型專利侵權(quán)判定的等同原則等同原則：等同等同特征，是指與所記載的技術特征以基本相同的特征，是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。（1、產(chǎn)品

24、部件的簡單移位或者方法步驟順序的簡單變換；2、等同替換；3、分解或者合并技術特征。）外觀設計：判斷主體為一般消費者一般消費者 單獨對比、直接觀察、整體觀察、綜合判斷單獨對比、直接觀察、整體觀察、綜合判斷3111、專利侵權(quán)判定原則解釋一a7：人民法院判定被訴侵權(quán)技術方案是否落入專利權(quán)的保護范圍，應當審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術特征全部技術特征。 被訴侵權(quán)技術方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術特征相同或者等同全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權(quán)的保護范圍；被訴侵權(quán)技術方案的技術特征與權(quán)利要求記載的全部技術特征相比，缺少缺少權(quán)利要求記載的一個以上的技術特征，或者有一個以上技術特征不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權(quán)的保護范圍。解釋二a5：在人民法院確定專利權(quán)的保護范圍時，獨立權(quán)利要求的前序部分、特征獨立權(quán)利要求的前序部分、特征部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術特征均有限定作用部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術特征均有限定作用。3212、專利無效的理由 細則a65.2：依照專利法第四十五條的規(guī)定，請求宣告專利權(quán)無效或者部分無效的，應當向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提交專利權(quán)無效宣告請求書無效宣告請求書和必要的證據(jù)證據(jù)一式兩份。無效宣告請求書應當結(jié)合提交的所有證據(jù)，具體說明無效宣告請求的理由