調(diào)研中外合資企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題的調(diào)研報告

1、調(diào)研中外合資企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題 的調(diào)研報告 進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)時代，知識與技術(shù)的創(chuàng)新已成為企業(yè)生存 和發(fā)展的關(guān)鍵。關(guān)于目前企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作的不足之處，比 如知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的觀念不強(qiáng)，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)擁有量較低，知 識產(chǎn)權(quán)的流失嚴(yán)重等，已經(jīng)引起了廣泛關(guān)注。但是，就我國 企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題，往往只注重內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)， 作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動力量的中外合資合作企業(yè)的知識 產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題卻沒有引起足夠的重視。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程 的不斷加速，尤其是中國加入世界貿(mào)易組織后，大量外資涌 入國門，國際企業(yè)競爭國內(nèi)化，國內(nèi)企業(yè)競爭國際化態(tài)勢日 益明顯。中外合資合作形式已經(jīng)成為外國企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)實 現(xiàn)雙贏的重要選擇

2、。 然而，在某些領(lǐng)域， 由于外企實力強(qiáng)勁， 或者國內(nèi)企業(yè)意識欠缺，這種結(jié)合往往是建立在國內(nèi)企業(yè)知 識產(chǎn)權(quán)的正當(dāng)權(quán)益削弱甚至流失的基礎(chǔ)上的。為了解中外合資合作企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)狀況，市知識 產(chǎn)權(quán)局有關(guān)人員調(diào)研了三菱電梯有限公司、耀華皮爾金頓玻 璃股份有限公司、日立電器有限公司、三菱電機(jī)上菱空調(diào)機(jī) 有限公司等單位，并在閔行區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局召開了閔行區(qū)中外 合資合作企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)座談會， #$福祥陶瓷有限公司、 東杰電氣（中國）有限公司、紫江集團(tuán)股份有限公司、中英 海底系統(tǒng)有限公司等 10 多家企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)負(fù)責(zé)人參加了會議。在調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中外合資合作企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)存在諸 多問題，主要有以下十點

3、：一、合資合作企業(yè)成立時，企業(yè)的合同和章程中都沒有 關(guān)于企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的規(guī)定。這有多方面的原因，有的是因為企業(yè)成立時間較早， 知識產(chǎn)權(quán)意識不強(qiáng)，也有的是因為企業(yè)成立初期，沒有涉及 到知識產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容，還有的合作企業(yè)，中方只投入土地，甚 至不參加經(jīng)營管理，收益也是固定的（即土地的租賃費用）， 對知識產(chǎn)權(quán)更是不會關(guān)心。這帶來很多問題，如企業(yè)知識產(chǎn) 權(quán)權(quán)利的歸屬問題，特別是在合資期滿后如何分配問題；新 開發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的歸屬問題；企業(yè)日常知識產(chǎn)權(quán)的管理 問題。因為成立時沒有約定，實踐中各個企業(yè)因其本身情況 的不同，只能采取不同的操作辦法， 或再協(xié)商簽訂新的合同、 或者作出新的管理規(guī)定。 但這也衍生出許

4、多新的問題。 因此， 建議在相應(yīng)的合資合作企業(yè)合同和章程范本中加入專門關(guān) 于知識產(chǎn)權(quán)的條款，在相應(yīng)的法律規(guī)定或?qū)徟绦蛑幸蠛?資合作企業(yè)成立時對知識產(chǎn)權(quán)要有相關(guān)規(guī)定。二、新開發(fā)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的歸屬問題。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，新開發(fā)的技術(shù)和品牌的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益 歸屬問題往往與企業(yè)的股權(quán)分配情況緊密相關(guān)。通常中方控 股的企業(yè)新誕生的知識產(chǎn)權(quán)是屬于合資合作企業(yè)的，其權(quán)益 也是按照股權(quán)分配的。有人提出，通常中方人員是獨立地完 成新技術(shù)的開發(fā)，但也要將知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)益分配給外方，有 些不公平。但實際上，更不公平的是在外方控股的企業(yè)，外 方將知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利牢牢地掌握在自己的手里。很多企業(yè)盡管 是在國內(nèi)雙方共同開發(fā)的技術(shù)，

5、專利卻由外方總部申請，有 的企業(yè)甚至是中方人員設(shè)計的圖案，設(shè)計人卻要署外方總裁 的名字，有的企業(yè)規(guī)定中方在外方提供的技術(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)的 新技術(shù)，外方可以免費使用，但中方卻不可以免費使用外方 新開發(fā)的技術(shù)，權(quán)利義務(wù)明顯不對等。這些情況，在專利法、 反不正當(dāng)競爭法中都有相應(yīng)的規(guī)定，但在合資合作企業(yè)中， 尤其是外方控股的合資合作企業(yè)，中方要主張自己的權(quán)利有 很大的難度。為此，建議在針對合資合作企業(yè)制定的單行政 策法規(guī)中對這些問題作一些細(xì)化的、強(qiáng)制性的規(guī)定。三、技術(shù)引進(jìn)時未能做合理的知識產(chǎn)權(quán)界定和評估。在合資合作企業(yè)成立時，外方經(jīng)常以技術(shù)入股或技 術(shù)轉(zhuǎn)讓給中方，但往往都是“打悶包”，對其中的知識產(chǎn)權(quán)并不

6、作事先的檢索和評估，等支付了費用后，根據(jù)外方開列 的專利清單，經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn)只有三分之一是在中國的有效申請， 但因為當(dāng)時沒有發(fā)覺，支付了一大筆“學(xué)費”。也有的外方連專利清單也不列，只是告訴你我這項技術(shù)里有專利、有技 術(shù)秘密，要問你收多少錢，中方因為手里沒有多少談判的籌 碼，或是因為知識產(chǎn)權(quán)的意識本來就不強(qiáng)，糊里糊涂就簽了協(xié)議。因此，在座談會上，有企業(yè)提出，希望有專業(yè)權(quán)威的 知識產(chǎn)權(quán)評估機(jī)構(gòu)，能夠幫助企業(yè)在技術(shù)引進(jìn)時把好關(guān)。四、企業(yè)內(nèi)部缺乏專門的知識產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)和專業(yè)化的 管理人員。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，除部分企業(yè)（特別是專利試點企業(yè)） 由于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)重視，企業(yè)本身擁有的知識產(chǎn)權(quán)較多，有專門 的知識產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)

7、，其知識產(chǎn)權(quán)的管理人員也有著較好的 知識產(chǎn)權(quán)理論知識和實踐經(jīng)驗外，大部分合資合作企業(yè)與國 有企業(yè)一樣，也存在缺乏專門的知識產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)和專業(yè)化 管理人員的問題。有些合資合作企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理制度還 剛剛建立，有的還在籌建過程中，甚至有的還未提上議事日 程，在這些企業(yè)中，知識產(chǎn)權(quán)的管理沒有專人負(fù)責(zé)，而兼職 的管理人員對知識產(chǎn)權(quán)的了解也很有限。我們在以往對企業(yè) 的宣傳培訓(xùn)中，往往只重視國有企業(yè)，實際上，加強(qiáng)對合資 合作企業(yè)中方人員的知識產(chǎn)權(quán)的宣傳培訓(xùn)，對防止國有無形 資產(chǎn)的流失同樣具有很重要的意義。五、對員工新開發(fā)知識產(chǎn)權(quán)如何獎酬，大部分企業(yè)還很 不規(guī)范。除已建立完善知識產(chǎn)權(quán)管理體系的合資合作企業(yè)

8、 外，大部分企業(yè)對員工新開發(fā)知識產(chǎn)權(quán)的獎勵很不規(guī)范，沒 有明確的規(guī)定。有的是在決定晉升、評定獎金時作為參考， 有的是給予一定數(shù)額的獎勵，但對于具體數(shù)額和獎勵的時間 都沒有明確，因而發(fā)明人、設(shè)計人權(quán)利的實現(xiàn)無法得到保障 沒有規(guī)范的獎酬措施，必然會挫傷員工發(fā)明創(chuàng)新的積極性， 也必然會影響合資合作企業(yè)的市場競爭力。盡管在專利法和 實施細(xì)則中都有給予發(fā)明人和設(shè)計人獎酬的相關(guān)規(guī)定，但在 具體的實踐中，員工不一定有這個意識，而且要主張自己的 合法權(quán)益也有一定的難度。因此，我們建議在合資合作企業(yè) 中推廣相應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)管理制度，并將員工的知識產(chǎn)權(quán)獎勵 機(jī)制作為其中的一個重要部分。六、外方只許可轉(zhuǎn)讓低層次的專利

9、技術(shù)，不轉(zhuǎn)讓核心技 術(shù)。外方為了在經(jīng)濟(jì)上達(dá)到控制中方和或合資合作企 業(yè)的目的，同時避免過于引人注目或投入過多產(chǎn)生風(fēng)險，往 往不刻意以有形資產(chǎn)作股權(quán)控股方式，而采取在知識產(chǎn)權(quán)方 面加以控制。由于合資合作企業(yè)中往往采用的是外方投入或 許可使用的技術(shù)，其知識產(chǎn)權(quán)控制方式更能以小投入達(dá)到強(qiáng) 勢控制的目的。如外方在許可中方使用其專利技術(shù)時，往往 只給中方低層次的技術(shù)，而涉及到核心技術(shù)的，外方就要求 中方購買具體的設(shè)備或配件，這樣一來，中方既得不到核心 的技術(shù)，又在生產(chǎn)上依賴外方的設(shè)備或配件。另外，還有的 外方在轉(zhuǎn)讓、許可中方使用專利技術(shù)時不轉(zhuǎn)讓、許可使用相 關(guān)的其它專利技術(shù)，使得受讓方僅憑受讓技術(shù)無法生

10、產(chǎn)時， 外方再高價向中方兜售其相關(guān)專利技術(shù)，中方陷于被動局面 而不得不支付高額使用費。對此，企業(yè)在引進(jìn)技術(shù)時應(yīng)對外 方轉(zhuǎn)讓、許可的技術(shù)認(rèn)真進(jìn)行檢索、分析，不僅要了解引進(jìn) 技術(shù)，還要了解其它的相關(guān)技術(shù)。七、中方原有商標(biāo)在合資合作后被淡化。 我們以前經(jīng)常提到的一個最典型的案例就是“美加 凈”商標(biāo)， 90 年代初， #$家化以三分之二的固定資產(chǎn)，以 及“美加凈”、“露美”兩個銷售額達(dá) 3 億元的品牌與一家國 際著名跨國公司合資。然而，該外方公司卻以控股為手段， 將“美加凈”和“露美”束之高閣，致使消費者對這兩個品 牌越來越陌生。而合資后留下的母體家化，由于沒有了“美 加凈”和“露美”的支撐，銷售額一

11、年中銳減54%。通過這沉痛的教訓(xùn)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)終于認(rèn)識到知識產(chǎn)權(quán)的重要性，花重 金“贖回”了這兩個商標(biāo)。然而， 90 年代的悲劇到如今的 21 世紀(jì)初卻仍在上演，為占領(lǐng)市場，多賺利潤，有些企業(yè)在 合資合作后往往會啟用外方的商標(biāo)，有時也是因為外方為了 擴(kuò)張自身品牌，而要求企業(yè)這么做。產(chǎn)品可能是好賣了，但 中方原有的商標(biāo)卻被淡化了，實際上，這不僅是無形資產(chǎn)的 流失，更會影響企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。中方不僅每年要支付大筆 的商標(biāo)使用費給外方，而且一旦合資期滿，外方撤走自己的 商標(biāo)，中方再想到要用自己原來的商標(biāo)時，這個商標(biāo)早已被 消費者遺忘了。浦東有一家中日合資企業(yè)，中方原有的商標(biāo) 僅用了一年，第二年外方把他們的

12、商標(biāo)加在中方的商標(biāo)前面， 到了年底，外方增資以后，就完全改成了外方的商標(biāo)，中方 原有的商標(biāo)被擱置至今已有六、七年，消費者再也不會在購 買這個商品的時候想起這個商標(biāo)，要耗費巨資重新打造品牌， 不論從人力、物力、財力和市場風(fēng)險的角度看都十分艱難。八、企業(yè)面臨合資期滿后知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益如何分配的問題。 同樣也是在 90 年代初， #$益民食品一廠有限公司 和香港屈臣氏合資成立了 #$屈臣氏食品有限公司，但合資 時對知識產(chǎn)權(quán)并無明確的約定。合資企業(yè)生產(chǎn)的“蔓登琳” 牌各類冷飲非常暢銷，企業(yè)也每年投入幾百萬元為這個牌子 做廣告。但由于當(dāng)初辦理商標(biāo)注冊是以外方名義申請的，所 以中方并無利潤可分。合資企業(yè)解體時

13、，香港屈臣氏帶走了 全部冷飲的專利權(quán)和“蔓登琳”商標(biāo)，而用他們“慷慨”留 下來的設(shè)備做出來的冷飲卻受到了對方侵權(quán)的警告。企業(yè)現(xiàn) 在的合資合作也還在面臨同樣的問題，企業(yè)在成立初期并沒 有對知識產(chǎn)權(quán)的歸屬做出明確的約定，合資合作到期了，知 識產(chǎn)權(quán)應(yīng)該怎么分配，中方企業(yè)很少有想過這個問題，只是 有些快要期滿的企業(yè)開始擔(dān)憂這個問題。當(dāng)然，這與企業(yè)現(xiàn) 有的知識產(chǎn)權(quán)管理體系、中外方在企業(yè)中所占的股權(quán)，中外 方的合作形式都有關(guān)系。其實按照公平合理的原則，雙方可 以協(xié)商將知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)評估折價后歸一方所有，或轉(zhuǎn)讓后由雙 方按股權(quán)分配，或是繼續(xù)共有。在實踐中，如果是中方經(jīng)營 管理并控股的，中方還有可能按照公平合理的

14、原則爭取自己 的合法權(quán)益， 但如果是外方控股的公司， 到企業(yè)拆分的時候， 中方很難分到其應(yīng)有的份額，如果原來就是由外方申請并擁 有知識產(chǎn)權(quán)的就更是如此。九、外資企業(yè)利用合資合作的機(jī)會以不正當(dāng)手段無償占 有中方的知識產(chǎn)權(quán)，給中方帶來損失。這在我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為擴(kuò)大規(guī)模而將技術(shù)作為引資 條件時最容易發(fā)生，如“景泰藍(lán)”術(shù)以及“宣紙”技術(shù)的失 密事件，由于既沒有對傳統(tǒng)技術(shù)在國內(nèi)申請專利保護(hù)，又沒 有在產(chǎn)品的主要出口國申請專利，也沒有在引資過程中做好 商業(yè)秘密的保護(hù)措施，疏于防范而被外方掌握了關(guān)鍵技術(shù)， 結(jié)果是外方拋開了中方而使中方喪失了優(yōu)勢的市場競爭地 位。但調(diào)研過程中， 我們也發(fā)現(xiàn)， 即使不是我國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 同樣的事情也在發(fā)生。有一家企業(yè)，中方員工在討論時提出 的技術(shù)方案竟然被外方管理人員偷偷地在外國以個人名義 申請了專利，中方員工事后檢索發(fā)現(xiàn)，公司也只能亡羊補(bǔ)牢 式地出臺了相關(guān)規(guī)定限制這種行為，但為時已晚。十、企業(yè)對我國的知識產(chǎn)