專家詳解修改后的商標(biāo)法之變化(二)

1、專家詳解修改后的商標(biāo)法之變化（二）新增“一標(biāo)多類”和電子申請【法條變化】第二十二條：明確規(guī)定了商標(biāo)注冊申請人可可以通過一份申請就多個類別的商品申請注冊同一商標(biāo)，同時增加了可以以數(shù)據(jù)電文方式提出商標(biāo)注冊申請的規(guī)定【理解與適用】黃暉（中國社會科學(xué)院知識產(chǎn)權(quán)兼職研究員）：關(guān)于一標(biāo)多類。圍繞商標(biāo)申請是“一表一類”還是“一表多類”的討論最早可以上溯到我國商標(biāo)法1993年進(jìn)行第一次修改時，國家工商行政管理局在立法草案說明中曾指出：現(xiàn)行商標(biāo)法第十二條規(guī)定：“同一申請人在不同類別的商品上使用同一商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)按商品分類表分別提出注冊申請。”按照該規(guī)定，一份商標(biāo)申請，只能用于一類商品，即“一表一類”的辦法。這對生

2、產(chǎn)多類商品的企業(yè)來說，不僅手續(xù)繁瑣，而且負(fù)擔(dān)很重。我國加入商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定采取的是商標(biāo)注冊申請允許“一表多類”的做法，手續(xù)比較簡便。我國實(shí)際上也正在向這種做法靠攏。當(dāng)然，我國完全做到“一表多類”還需要有一個過程。因此，修改后的商標(biāo)法采取比較靈活的寫法，將這一條修改為：“同一申請人在不同類別的商品上使用同一商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定提出注冊申請?！笔聦?shí)上，我國雖然還未加入但已簽字的商標(biāo)法條約以及后來的修訂版商標(biāo)法新加坡條約中都要求不論是新申請（第三條第二款，第六條）、變更名址（第十條第一款第四項(xiàng)）、變更所有權(quán)（第十一條第一款第八項(xiàng)）、更正錯誤（第十二條第一款第四項(xiàng)）還是使用許可備案申請（第十七條第

3、三款），都可以一份申請涉及多個類別，甚至多個注冊申請。不過，即使在1993年第一次修正的商標(biāo)法及其實(shí)施細(xì)則都刪除了分別申請的規(guī)定，20年來的實(shí)際操作中還是沿襲了“一表一類”的做法。此次商標(biāo)法修改時，國家工商行政管理總局在立法說明中再次指出，為方便申請人注冊商標(biāo)，根據(jù)實(shí)際需要和國際領(lǐng)域的發(fā)展趨勢，“一標(biāo)多類”的申請方式最終得以入法。至于實(shí)行“一標(biāo)多類”后，商標(biāo)注冊的收費(fèi)是減免一部分，還是簡單地用一個類別的費(fèi)用乘以類別數(shù)，尤其是商標(biāo)著錄事項(xiàng)的變更續(xù)展乃至轉(zhuǎn)讓許可使用等項(xiàng)目如何收費(fèi)，目前的商標(biāo)法實(shí)施條例修改草案均未涉及，還有待國家工商行政管理部門會同價格主管部門另行制a£o與“一標(biāo)多類”密

4、切相關(guān)的一個問題在于，商標(biāo)注冊申請在遇到駁回或異議乃至注冊后遇到無效宣告申請或轉(zhuǎn)讓時是否可以分割。目前商標(biāo)法實(shí)施條例中僅僅規(guī)定了駁回時可以分害L其他情形則沒有分割的可能。可以想見的是，申請時捆綁的商品類別越多，發(fā)生問題的幾率就越大，如果只有在駁回環(huán)節(jié)才能分割，則意味著其他情況下，一標(biāo)多類的注冊很可能會成為一種負(fù)擔(dān)，甚至需要在申請時提示企業(yè)“多類有風(fēng)險，申請需謹(jǐn)慎”。關(guān)于電子申請。傳統(tǒng)的商標(biāo)申請都是通過紙質(zhì)進(jìn)行的，隨著互聯(lián)網(wǎng)的日益普及，電子申請從技術(shù)上也變得可能，而且從效率上也變得更加有利。因此，在專利領(lǐng)域早在2001年就在專利法實(shí)施細(xì)則中規(guī)定了書面以外的其他申請形式；2009年1月，國家工商行

5、政管理總局商標(biāo)局也正式發(fā)布了商標(biāo)網(wǎng)上申請試用辦法，開始了部分申請網(wǎng)上遞交的試驗(yàn)階段。此次商標(biāo)法修改時，電子申請的問題再次提上議事日程并最終得以通過，措辭上則是借鑒了電子簽名法中的“數(shù)據(jù)電文”的用語。電子申請目前面臨的比較突出的問題是，商標(biāo)網(wǎng)上申請試用辦法第八條中列舉的由于技術(shù)原因，商標(biāo)申請人或商標(biāo)代理組織不得提交網(wǎng)上申請的6種情形是否會有所改變。上述6種情形分別是：（一）國家工商行政管理總局商標(biāo)局公布的自然人辦理商標(biāo)注冊申請注意事項(xiàng)所規(guī)范的商標(biāo)注冊申請；（二）有優(yōu)先權(quán)訴求的商標(biāo)注冊申請；（三）人物肖像的商標(biāo)注冊申請；（四）集體商標(biāo)、證明商標(biāo)的商標(biāo)注冊申請；（五）指定使用的商品或服務(wù)項(xiàng)目沒有列入

6、類似商品和服務(wù)區(qū)分表的商標(biāo)注冊申請；（六）外國人或外國企業(yè)作為商標(biāo)申請人或共同申請人，未委托商標(biāo)代理組織提交的商標(biāo)注冊申請。我國香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的商標(biāo)申請人參照該項(xiàng)規(guī)定辦理。不過，一來馬德里國際注冊做不到，二來一些新產(chǎn)品的商標(biāo)保護(hù)會受到嚴(yán)重限制，商標(biāo)法實(shí)施條例修改草案的最新版本已經(jīng)回歸2002年商標(biāo)法實(shí)施條例的做法。因此，電子申請是否能接受這些不太規(guī)范或者非現(xiàn)成的商品或服務(wù)項(xiàng)目又成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。這方面歐盟商標(biāo)局的做法也許值得借鑒，他們原則上鼓勵申請人使用標(biāo)準(zhǔn)用語，包括非尼斯分類但又被歐盟商標(biāo)局認(rèn)可的規(guī)范用語，同時也在電子申請中接受未在其中的商品或服務(wù)名稱，只是處理的周期會較規(guī)

7、范用語更長。規(guī)定了商標(biāo)審查審理時限【法條變化】第二十八條：增加了初步審查應(yīng)當(dāng)自收到商標(biāo)注冊申請文件九個月內(nèi)完成的時限規(guī)定第二十九條：增加了國家工商行政管理局商標(biāo)局可以要求申請人作出說明或者修正的規(guī)士7E第三十四條：增加了有關(guān)對駁回申請復(fù)審的審查時限的規(guī)定第三十五條：簡化了商標(biāo)異議程序；增加了有關(guān)對異議及異議復(fù)審的審查時限的規(guī)定等第四十四條：對撤銷注冊商標(biāo)與宣告注冊商標(biāo)無效兩種情形進(jìn)行了區(qū)分第四十五條：細(xì)化了關(guān)于對違反我國商標(biāo)法有關(guān)商標(biāo)注冊不得與他人在先權(quán)利相沖突的規(guī)定的注冊商標(biāo)的處理規(guī)定第四十九條：增加了任何單位或者個人可以申請國家工商行政管理總局商標(biāo)局撤銷“成為其核定使用商品的通用名稱”的注

8、冊商標(biāo)的規(guī)定；對于因連續(xù)三年不使用注冊商標(biāo)而予以撤銷時，增加了“沒有正當(dāng)理由”的限制性規(guī)定第五十四條：增加了異議復(fù)審時限的規(guī)定【理解與適用】黃暉：我國商標(biāo)注冊除馬德里國際商標(biāo)注冊有一年到一年半的審查時限外，法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章均未對商標(biāo)注冊的審查時限作出規(guī)定。實(shí)踐中審查時間較長，致使一些企業(yè)的商標(biāo)權(quán)益長期處于不確定狀態(tài)。因此，全國人民代表大會法律委員會在商標(biāo)法第二次審議時建議增加有關(guān)審限的規(guī)定：基本的時限為新申請9個月，駁回復(fù)審的月；異議商標(biāo)局階段9個月，復(fù)審9個月；無效、撤銷也都設(shè)定了時限；特殊情況可以適當(dāng)延長。商標(biāo)法修改第三次審議時，考慮到案多人少，目前商標(biāo)案件的平均審查時限，只能根據(jù)

9、案件的不同類型分別控制在12個月或18個月內(nèi)，其中涉及單方當(dāng)事人的案件在9個月內(nèi)審查完畢的占76%涉及雙方當(dāng)事人的案件在12個月內(nèi)審查完畢的占67%多數(shù)案件都無法在6個月或9個月內(nèi)完成。為了既要從嚴(yán)控制商標(biāo)審查時限，提高審查工作效率，又要使法律規(guī)定切實(shí)可行，法律委員會建議適當(dāng)調(diào)整審查基本時限至9個月和12個月。修改后的商標(biāo)法通過之后，商標(biāo)主管部門正在采取各種措施確保審查質(zhì)量、加快審查速度，同時，為了進(jìn)一步確保對積案的處理，最高人民法院在相關(guān)司法解釋中又統(tǒng)一將積案的審查時限計算點(diǎn)設(shè)定在修改后商標(biāo)法的正式施行日期，即今年5月1日。時限的縮短有利于當(dāng)事人的權(quán)利快速獲得，避免權(quán)利長期不穩(wěn)定，盡快定紛止

10、爭，總體上是積極的，但也給一些復(fù)雜案件的解決帶來很大的壓力：有些案件由于在先權(quán)利存在糾紛，如果在撤銷在先權(quán)利之前作出裁定，勢必造成申請人商標(biāo)立即死亡的后果；另外，商標(biāo)法實(shí)施條例制定過程中，對于有限時限內(nèi)如何分配當(dāng)事人的舉證時限也成為眾人矚目的焦點(diǎn)，草案將目前3個月的舉證期限一律縮減為1個月，爭議雙方都將面臨極大的舉證壓力。對于在先權(quán)利糾紛的問題，商標(biāo)法修改時已經(jīng)有所考慮，具體體現(xiàn)在修改后的商標(biāo)法第三十五條第四款以及第四十五條第三款中，即商標(biāo)評審委員會在依照前款規(guī)定進(jìn)行復(fù)審或?qū)o效宣告請求進(jìn)行審查的過程中，所涉及的在先權(quán)利的確定必須以人民法院正在審理或者行政機(jī)關(guān)正在處理的另一案件的結(jié)果為依據(jù)的，

11、可以中止審查。中止原因消除后，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)審查程序。但這一規(guī)定并不適用于國家工商行政管理總局商標(biāo)局階段的異議程序，也不適用于商標(biāo)駁回復(fù)審案件，當(dāng)事人遇到類似情況就可能被迫先被駁回，再重新申請排隊，且無法確保其間不出現(xiàn)第三人的沖突申請，總體處境將會比較困難。目前，從商標(biāo)法實(shí)施條例修改草案的起草情況看，可能在當(dāng)事人的請求下，中止異議、駁回復(fù)審的期限計算，等在先權(quán)利不復(fù)存在后再行恢復(fù)。這一方案如果最終得以通過，無疑會極大地便利當(dāng)事人。完善了商標(biāo)注冊異議制度【法條變化】第三十三條：對異議主體進(jìn)行了限制，將以侵犯在先權(quán)利為由提出異議的主體限定為在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人第三十五條：見本版規(guī)定了商標(biāo)審查審理時限

12、【法條變化】部分第三十六條：對商標(biāo)公告期滿至準(zhǔn)予注冊決定作出前的商標(biāo)專用權(quán)效力增加了規(guī)定【理解與適用】黃暉：商標(biāo)異議制度由于1982年商標(biāo)法通過之時尚未暴露其不夠明確細(xì)膩的問題，長期以來，任何人均可以任何理由提出異議阻止商標(biāo)注冊。由此商標(biāo)異議程序也被一些不義之徒肆意濫用，出現(xiàn)惡意異議的現(xiàn)象，商標(biāo)注冊時間被惡意延長，致使申請人為了盡快獲得商標(biāo)專用權(quán)甚至不惜自己給自己提異議，或者被迫給付錢財換取異議人撤回或放棄異議，影響十分惡劣。為了打擊這種情況，修改后的商標(biāo)法特意提高了相對理由異議人的主體資格，即比照相對理由的無效宣告程序，限定在先權(quán)利人、利害關(guān)系人才能提出異議。事實(shí)上，在此之前，人民法院在對商

13、標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件進(jìn)行司法審查的過程中，已有限制不具有在先權(quán)利的當(dāng)事人提出異議的判例。這次修改從法理上和實(shí)際操作上都是一個很大的進(jìn)步。對于任何人均可依據(jù)絕對理由提出的異議，第一次在全國人民代表大會常務(wù)委員會審議的版本中也一并限制了，后來考慮到絕對理由畢竟涉及公共利益，完全不允許公眾監(jiān)督，一旦注冊也可能會有不利后果，最終通過的版本又恢復(fù)了絕對理由的異議程序。這次對異議程序所做的另外一個重大調(diào)整是簡化異議程序，加快異議審查過程。具體體現(xiàn)為限制異議人的復(fù)審權(quán)利，即如果國家工商行政管理總局商標(biāo)局準(zhǔn)予注冊，則不再給予異議人申請復(fù)審的權(quán)利，而是直接發(fā)給商標(biāo)注冊證并公告。異議人不服的，只能向國家工商行政管理總局

14、商標(biāo)評審委員會申請宣告注冊無效。同國家工商行政管理總局商標(biāo)局異議裁定后的救濟(jì)程序類似，修改后的商標(biāo)法僅僅允許“被異議人”在異議復(fù)審裁定不利時去人民法院提起行政訴訟。但之后的程序應(yīng)該會依據(jù)行政訴訟法的規(guī)定進(jìn)行，當(dāng)一審判決對異議人不利時，異議人應(yīng)該有權(quán)上訴。同時，為了彌補(bǔ)異議人不能申請異議復(fù)審的損失，按照與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定(TRIPs)的要求，刪去了修改前的商標(biāo)法第四十二條中關(guān)于“對核準(zhǔn)注冊前已經(jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標(biāo)，不得再以相同的事實(shí)和理由申請裁定”的規(guī)定。當(dāng)然，由于已經(jīng)經(jīng)歷過異議的程序，尤其是異議先成立但最后被推翻的情況下，再在國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會啟動一遍無效宣告程序，則

15、會有重復(fù)冗長的問題。此外，由于商標(biāo)一經(jīng)注冊即取得了名義上的合法性，經(jīng)過一定時間的使用，即使最終保證了異議人請求司法復(fù)審的權(quán)利，但商標(biāo)卻可能會變得更加難以宣告無效。此次異議程序調(diào)整時還將目前規(guī)定在商標(biāo)法實(shí)施條例的異議裁定不成立后商標(biāo)注冊效力的條款上升到商標(biāo)法中，應(yīng)該更有利于商標(biāo)注冊申請人。確定其基本原則是，注冊日不因商標(biāo)異議程序而改變，即10年注冊有效期仍從最初的3個月異議期滿之日起計算，中間沒有經(jīng)過異議程序，只是對于善意使用商標(biāo)的第三人，也不追究其侵權(quán)責(zé)任，除非能夠證明其存在惡意侵權(quán)的情形。當(dāng)然，這方面如能借鑒我國專利法第十三條中有關(guān)專利申請公布后即可獲得適當(dāng)費(fèi)用的臨時保護(hù)規(guī)定，無疑會更加有利

16、于商標(biāo)注冊申請人的權(quán)益。需要指出的是，從目前商標(biāo)法實(shí)施條例的修改草案看，現(xiàn)行商標(biāo)法實(shí)施條例中有關(guān)“被異議商標(biāo)在異議裁定生效前已經(jīng)刊發(fā)注冊公告的，撤銷原注冊公告，經(jīng)異議裁定核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)重新公告”以及“經(jīng)異議裁定核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，對其提出評審申請的期限自該商標(biāo)異議裁定公告之日起計算”的規(guī)定被刪除了，這將會使無效宣告請求的起算時點(diǎn)乃至3年不使用的起算時點(diǎn)變得模糊不清，不利于在先權(quán)利人以及在后申請人的權(quán)利主張。由于國際注冊商標(biāo)的特殊性，國家工商行政管理總局商標(biāo)局特別制定了商標(biāo)異議期的計算規(guī)則，此次修改商標(biāo)法實(shí)施條例則寫入了專門的國際注冊章節(jié)中，即國家工商行政管理總局商標(biāo)局不再對指定中國的國際注冊進(jìn)行二

17、次公告，異議期從國際注冊商標(biāo)在國際局的公告上刊登后的次月一日起計算，因此對該注冊的審查和異議實(shí)際是同步進(jìn)行的。規(guī)范商標(biāo)轉(zhuǎn)讓與許可行為【法條變化】第四十二條：增加了關(guān)于商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的兩項(xiàng)規(guī)定：一是要求商標(biāo)注冊人對其在同一種商品上的近似的商標(biāo)，或者在類似商品上注冊的相同或近似的商標(biāo)，必須一并轉(zhuǎn)讓；二是明確對容易導(dǎo)致混淆或者有其他不良影響的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓申請，國家工商行政管理總局商標(biāo)局不予核準(zhǔn)第四十三條：將報備國家工商行政管理總局商標(biāo)局備案的對象，由“商標(biāo)使用許可合同”修改為“商標(biāo)使用許可”；明確規(guī)定國家工商行政管理總局商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)對報送備案的商標(biāo)使用許可予以公告，商標(biāo)使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人【理解與

18、適用】黃暉：此次修改重點(diǎn)將商標(biāo)法實(shí)施條例中有關(guān)相同或類似商品上注冊的相同或近似商標(biāo)必須一并轉(zhuǎn)讓的條款上升到商標(biāo)法，增強(qiáng)了該條款的法律效力。按照契約自由、私權(quán)自治的原則，當(dāng)事人之間自由轉(zhuǎn)讓商標(biāo)并無其他限制，轉(zhuǎn)讓效力也不必以核準(zhǔn)為依據(jù)，更多要考慮的是相關(guān)公眾查詢了解商標(biāo)權(quán)利狀況的需要，也就是說，從對抗善意第三人的角度著眼規(guī)范轉(zhuǎn)讓程序。以“iPad”商標(biāo)糾紛案為例，蘋果是否與唯冠達(dá)成轉(zhuǎn)讓協(xié)議是一個只與雙方當(dāng)事人有關(guān)的問題，沒有在國家工商行政管理總局商標(biāo)局申請本不應(yīng)該影響轉(zhuǎn)讓的效力。目前的立法突出強(qiáng)調(diào)事前審查，反而會增加交易風(fēng)險。尤其是當(dāng)商標(biāo)發(fā)生連續(xù)轉(zhuǎn)讓的情況下，由于轉(zhuǎn)讓核準(zhǔn)程序必須逐個依次進(jìn)行，交易

19、的時間成本也會被放大。如果處于駁回、異議以及無效宣告或撤銷程序的商標(biāo)作為系爭商標(biāo)或者引證商標(biāo)發(fā)生了轉(zhuǎn)讓，會出現(xiàn)誰來繼續(xù)進(jìn)行相關(guān)授權(quán)確權(quán)程序的問題，北京市高級人民法院今年發(fā)布的關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南中對于此類問題也給出了解決思路，即原則上國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會應(yīng)該通知受讓人，并要求其明確表態(tài)是否參加評審程序，而不能直接作出對其不利的行政裁決，但如果行政裁決理由和結(jié)論并未違法，人民法院只會確認(rèn)商標(biāo)評審相應(yīng)程序不當(dāng)，而不會支持受讓人關(guān)于相應(yīng)評審程序違法的主張。此外，訴爭商標(biāo)在商標(biāo)評審程序中發(fā)生轉(zhuǎn)讓，受讓人參加后續(xù)評審程序的，轉(zhuǎn)讓人不再被認(rèn)為是評審程序的當(dāng)事人，故無權(quán)就相應(yīng)評審

20、裁決提起訴訟。至于一件正在主張或可以主張權(quán)利的商標(biāo)發(fā)生轉(zhuǎn)讓時，北京高級人民法院在有關(guān)判例中認(rèn)為，應(yīng)該由轉(zhuǎn)讓人主張轉(zhuǎn)讓之前發(fā)生的侵權(quán)行為產(chǎn)生的損害賠償。此外，法院還認(rèn)為，注冊商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同生效后，核準(zhǔn)公告前，商標(biāo)權(quán)仍然由轉(zhuǎn)讓人享有，受讓人對商標(biāo)侵權(quán)行為無權(quán)起訴。但是轉(zhuǎn)讓合同約定受讓人在合同簽訂之日起可以使用該注冊商標(biāo)，并授予受讓人對商標(biāo)侵權(quán)行為起訴權(quán)的，受讓人可以起訴。關(guān)于商標(biāo)許可使用，相比之下，這次對商標(biāo)許可使用程序的調(diào)整更加符合商業(yè)實(shí)際。過去更多強(qiáng)調(diào)商標(biāo)許可備案的義務(wù)，這主要還是因?yàn)槲覈?982年商標(biāo)法更多是要確保地方工商行政管理部門及時了解商標(biāo)許可使用的狀況以便監(jiān)管，制度設(shè)計也是強(qiáng)調(diào)通過地方工商行政管理部門上報國家工商行政管理總局商標(biāo)局備案。但事實(shí)上，北京市高級人民法院明確規(guī)定，除當(dāng)事人另有約定的以外，商標(biāo)使用許可合同未備案的，不影響該合同