專利申請中的利用專利優(yōu)先權(quán)制度的要求與技巧

1、專利申請中的利用專利優(yōu)先權(quán)制度的要求 與技巧 -1.外國優(yōu)先權(quán)優(yōu)先權(quán)制度源于?保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約?,根據(jù)巴黎公約 第四條的規(guī)定,已經(jīng)在該聯(lián)盟的一個國家正式提出申請專利、實用新型注冊、外觀設(shè)計注冊或商標注冊的任何人,或其權(quán)利繼承人,在其他國家就相關(guān)內(nèi)容再次提出申請時,可以自在先申請?zhí)岢鲋掌?2個月對創(chuàng)造專利和實用新型申請 或6個月對 外觀設(shè)計中 請內(nèi)應(yīng)享有優(yōu)先權(quán).另外,依照該聯(lián)盟任何國家的本國法,或依照該聯(lián)盟各國 之間締結(jié)的雙邊或多邊條約,與正規(guī)的國家申請相當?shù)娜魏沃?請,都應(yīng) 當認為產(chǎn)生優(yōu)先權(quán).這里所說的正規(guī)的國家申請 是指足以確定在有關(guān)國家中的申請日的任何申請,而不管該申請的結(jié)局如何,即

2、不管其是否已被撤回、放棄或駁回.因此,在上述期間屆滿前在該聯(lián)盟的任何其他國家提出的 在后任何申請,不應(yīng)由于在這期間完成的任何行為,特別是另外一項申請的提出、創(chuàng)造的 公布或使用、外觀設(shè)計復制品的出售、 商標的使用而無效,而且這些行為不能產(chǎn)生任何第三人的權(quán)利或 個人占有的任何權(quán)利.第三人在作為優(yōu)先權(quán)根底的第一次申請 的日期以前所取得的權(quán)利,依照該聯(lián)盟每一國家的國內(nèi)法予以保 留.值得注意的是,實踐中經(jīng)常有人認為,申請人通過該制度 所取得的優(yōu)先權(quán)日就成為 在后申請的申請日,這種觀點是錯誤 的,沒有理解上述的優(yōu)先權(quán)實質(zhì). 比方,對于專利申請而言, 優(yōu)先權(quán)日 只是作為審查在后申請新奇性和創(chuàng)造性的截止日,即

3、 只考慮在優(yōu)先權(quán)日之前已經(jīng)公開的文獻資料,只有這局部文獻資料才會影響要求了優(yōu)先權(quán)的技術(shù)內(nèi)容的新奇性和創(chuàng)造性,而在優(yōu)先權(quán)日至在后申請的申請日期間公開的文獻資料那么不予考慮；而在后的專利申請的申請日仍然以其提交日為準,不會提前到優(yōu)先權(quán)日.由于申請人在第一次提出申請后享有優(yōu)先權(quán),就能有充裕的時間進 行改良,弁有時間考慮自己還要在哪些國家再提申請, 選擇在其他國家代辦手續(xù)的代理人或?qū)ふ覞撛诘暮献鞣胶唾Y金, 這也正是設(shè)立優(yōu)先權(quán)制度的目的.但是,優(yōu)先權(quán)不能自動當然獲得,任何人如果希望以在先 的申請為根底享有優(yōu)先權(quán), 需要作出聲明,說明提出該在先申請 的申請?zhí)枴⑸暾埲掌诤褪芾碓撋暾埖膰?這些事項應(yīng)記載在主

4、管機關(guān)的出版物中,特別是應(yīng)在有關(guān)的專利證書和說明書中予 以載明.與此相對應(yīng),我國現(xiàn)行專利法實施細那么第三十二條第一 款規(guī)定,申請 人辦理要求優(yōu)先權(quán)手續(xù)的,應(yīng)當在書面聲明中寫 明在先申請的申請日、申請?zhí)柡褪芾碓撋暾埖膰遥?書面聲明中 未寫明在先申請的申請日和受理該申請的國家的,視為未提出聲明.同時,各國家還可以要求作出優(yōu)先權(quán)聲明的人提交以前提 出的申請說明書、附圖等的副本.該副本經(jīng)原受理申請的機 關(guān)證實無誤 后,不應(yīng)再要求任何認證,弁且無論出于什么原因 都可以在提出后一申請后三個月內(nèi)隨時提交,而不需繳納費用. 各國家還可以要求該副本附有上述機關(guān)出具的載明申請日的證明書和譯文.與此相對應(yīng),我國專

5、利法第三十條規(guī)定,申請人要 求優(yōu)先權(quán)的,應(yīng)當在申請的時候提出書面聲明, 弁且在三個月內(nèi) 提交第一次提出的專利申 請文件的副本；未提出書面聲明或者逾期未提交專利申請文件副本的,視為未要求優(yōu)先權(quán).同時,我國現(xiàn)行專利法實施細那么第三十二條第二款規(guī)定,要求外國優(yōu)先權(quán)的,申請人提交的在先申請文件副本應(yīng)當經(jīng)原受理機關(guān)證實；提交的證實材料中,在先申請人的姓名或者名稱與在后申請的申請 人姓名或者名稱不一致的,應(yīng)當提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證實材料；要求本國優(yōu)先權(quán)的,申請人提交的在先申請文件副本應(yīng)當由國務(wù)院 專利行政部門制作.巴黎公約第四條規(guī)定,每一個國家都應(yīng)確 定作出優(yōu)先權(quán)聲 明的期限.根據(jù)一般規(guī)定,該期限對創(chuàng)造專利和實

6、用新型申請是 自優(yōu)先權(quán)日起12個月,對外觀設(shè)計申請是自優(yōu)先權(quán)日起 6個月. 如果要以在先的實 用新型申請為根底要求優(yōu)先權(quán)而在一個國家 提出外觀設(shè)計申請,那么優(yōu)先權(quán)的期間應(yīng)與對外觀設(shè)計規(guī)定的優(yōu)先 權(quán)期間一樣,即自優(yōu)先權(quán)日起 6個月；巴黎公約也允許以 在先 的專利申請為根據(jù)要求優(yōu)先權(quán)而在一個國家提出實用新型申請, 其期間為自優(yōu)先權(quán)日起12個月,反之亦成立.與此相對應(yīng),我 國現(xiàn)行專利法第二十九條第一款規(guī)定,申請人自創(chuàng)造或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內(nèi),或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起 6個月內(nèi),又在中國就相 同主題 提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共 同

7、參加的國際條約,或者依照相互成認優(yōu)先權(quán)的原那么, 可以享有 優(yōu)先權(quán).巴黎公約第四條規(guī)定, 該聯(lián)盟的任何國家不得由于申請人 要求多項優(yōu)先權(quán)即使這些優(yōu)先權(quán)產(chǎn)生于不同的國家,或者由于要求一項或幾項優(yōu)先權(quán)的申請中有一個或幾個因素沒有包括 在作 為優(yōu)先權(quán)根底的申請中,而拒絕給予優(yōu)先權(quán)或拒絕專利中 請,但以在上述兩種情況都有該國法律所規(guī)定的創(chuàng)造單一性為限.關(guān)于作為優(yōu)先權(quán)根底的申請中所沒有包括的內(nèi)容,以后提出的申請應(yīng)該根據(jù)通常條件產(chǎn)生優(yōu)先權(quán).與此相對應(yīng),我國現(xiàn)行專利法實施細那么第三十三條第一款規(guī)定,申請人在一件專利申請中,可以要求一項或 者多項優(yōu)先權(quán)；要求多項優(yōu)先權(quán)的,該中 請的優(yōu)先權(quán)期限從最早的優(yōu)先權(quán)日起

8、計算.巴黎公約第四條規(guī)定,該聯(lián)盟國家的國民就同一創(chuàng)造向各國申請的專利是互相獨立的.也就是說,在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)申請的各項專利,就其無效和 喪失權(quán)利的理由以及其正常的期間而言,在不同的國家是互相獨立的,不應(yīng)該相互產(chǎn)生影響.巴黎公約第四條規(guī)定,在該聯(lián)盟各國,因享有優(yōu)先權(quán)而取 得的專利的有效期間,與假設(shè)沒有優(yōu)先權(quán)而申請或授予的專利的 有效期間相同.比方,對于創(chuàng)造專利申請而言,無論是否享有優(yōu)先權(quán),其授權(quán)以后的保護期間都是自申請日算起20年,而不應(yīng)當由于享有優(yōu)先權(quán)就從優(yōu)先權(quán)日算起保護期間,縮短其實際保護時間.巴黎公約的優(yōu)先權(quán)制度適用于在先申請和在后申請分別在 不同的巴黎公約成員國提出的情況, 而不適用于本國

9、國民對于在 本國提出的在后專利申請要求在本國提出的在先專利申請的優(yōu)先權(quán)的情況.因此,巴黎公約的優(yōu)先權(quán)制度又被稱為外國優(yōu)先權(quán) 制度.隨著專利制度的開展,許多國家借鑒巴黎公約的優(yōu)先 權(quán)制度制定了 本國優(yōu)先權(quán) 制度,優(yōu)先權(quán)原那么進一步擴大適用到 本國申請人,即申請人在本國提出在先專利申請之后,在規(guī)定期間內(nèi)又就相同主題在本國再次提出申請的,也可以享有以在先申請為根底的優(yōu)先權(quán),這被稱為本國優(yōu)先權(quán).2.本國優(yōu)先權(quán)參照巴黎公約關(guān)于優(yōu)先權(quán)的規(guī)定, 我國在1992年修改專利 法時增加了本國優(yōu)先權(quán)制度.現(xiàn)行專利法第二十九條第二款規(guī)定,申請人自創(chuàng)造或者實用新型在中國第一次提出專利申請之 日起12個月內(nèi),又向國務(wù)院專

10、利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優(yōu)先權(quán).專利法實施細那么第三十三條第二款規(guī)定,申請人要求本國優(yōu)先權(quán),在先申請是創(chuàng)造專利申請的,可 以就相同主題提出創(chuàng)造或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的, 可以就相同主題提出實用新型或者創(chuàng)造專利 中請.但是,提出后一申請時,在先申請的主題有以下情形之一 的,不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的根底：一已經(jīng)要求外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)的；二已經(jīng)被授予專利權(quán)的；三屬于根據(jù)規(guī)定提出的分案申請的.申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的,其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋?日起即視為撤回.在實踐中,由于文獻資料檢索手段、語言、經(jīng)費、時間等 方面的限制,申請人經(jīng)常對自己的創(chuàng)造創(chuàng)造的

11、新奇性、創(chuàng)造性沒有很大的把握,不知道到底是否該申請專利,擔憂不能被授權(quán)反而造成自己技術(shù)的公開. 而利用上述的本國優(yōu)先權(quán)制度, 那么可 以先提交一份初步申請取得申請日, 使別人的公開不會影響自己 已經(jīng)取得的成果的新奇性和創(chuàng)造性,然后改良技術(shù)進一步提升 其新奇性和創(chuàng)造性.在具備條件時可以再提交一份申請,弁要求在先申請的優(yōu)先權(quán)；如果由于種種原因而在12個月之 內(nèi)不能提 高其新奇性和創(chuàng)造性,達不到專利性的要求,那么還可以撤回在先 中請,防止其技術(shù)的公開.可以說,這是本國優(yōu)先權(quán)制度的最大 優(yōu)點.另外,由于我國的實用新型專利申請具有授權(quán)容易弁且快、但是授權(quán)后不穩(wěn)定 的特點,而創(chuàng)造專利申請那么具有 授權(quán)難度大弁且耗時長、但是授權(quán)后較穩(wěn)定 的特點,當申請人對自己 的技術(shù)的新奇性、創(chuàng)造性沒有很大的把握時, 可以先提交實用新 型專利申請,然后在改良技術(shù)方案以后再提交創(chuàng)造專利申請,弁要求在先實用新型專 利申請的優(yōu)先權(quán),從而使實用新型專利轉(zhuǎn) 換為創(chuàng)造專利,延長保護期；如果申請人