企業(yè)專利侵權(quán)之應(yīng)對策略

1、.：.；企業(yè)專利侵權(quán)之應(yīng)對戰(zhàn)略 從SigmaTel與珠海矩力專利糾紛案分析美國337條款 周興芳律師 福建名仕律師事務(wù)所 本文完成于2007年03月 任何一個企業(yè)，假設(shè)需求長期立足于社會，就必然涉及到知識產(chǎn)權(quán)問題，一個企業(yè)要想在更大程度上參與國際間的競爭，就必需更多地依托和運用知識產(chǎn)權(quán)來維護本人。作為中國最重要貿(mào)易同伴的美國，對我國企業(yè)慣用的手法是利用反傾銷訴訟等措施。近年來，隨著我國出口產(chǎn)品開場向技術(shù)密集型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，美國337條款曾經(jīng)成為一種更嚴峻的打擊手段開場出現(xiàn)。SigmaTel與珠海炬力專利糾紛案就是一典型案例。 一、案件的根身手實2005年1月4日，SigmaTel向美國德州奧斯汀市

2、聯(lián)邦法院提起訴訟，狀告中國企業(yè)珠海炬力Actions Semiconductor進犯了有關(guān)便攜式MP3播放器用系統(tǒng)級芯片SOC控制器的數(shù)項專利分別是6279號專利、6366522號專利、6633187號專利，懇求法院制止那些運用珠海炬力主控芯片的MP3播放器出口到美國。3月14日，SigmaTel又向美國國際貿(mào)易委員會ITC提起訴訟，對珠海炬力進展贊揚，并停頓了在德州法院的訴訟。SigmaTel的訴訟懇求：一是懇求法庭制止那些運用了珠海炬力芯片的產(chǎn)品出口到美國；二是懇求法庭判決珠海炬力賠償經(jīng)濟損失；三是懇求法庭制止珠海炬力在美國設(shè)計、制造和銷售侵權(quán)芯片；四是懇求ITC利用337條款對珠海炬力進

3、展其他制裁。訴訟狀中，SigmaTel的現(xiàn)實與理由是：SigmaTel之前已進展詳細調(diào)查并與炬力的技術(shù)進展對比發(fā)現(xiàn)炬力進犯SigmaTel的多項專利，進犯其有關(guān)便攜式MP3播放器用系統(tǒng)級芯片SOC控制器源維護，以及系統(tǒng)芯片啟動序列。雖然，炬力已向第三者支付了版權(quán)費，但并不包括半導體芯片的功能，因此，懇求判決公布排除令，并要求炬力賠償損失。4月13日，ITC發(fā)表了接受SigmaTel的337調(diào)查聲明，并要求炬力在20天內(nèi)回應(yīng)。 珠海炬力隨后作出了反響，其代理機構(gòu)Finnegan Henderson律師事務(wù)所對上述SigmaTel專利進展調(diào)查，經(jīng)過專利文獻、出版物、銷售圖冊等方式審查該專利能否具有

4、專利權(quán)，能否具備適用性、新穎性和發(fā)明性，專利權(quán)能否超越了有效期、能否運用了SigmaTel專利的全部技術(shù)要素。經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)SigmaTel的6279號專利不具備懇求專利的條件，該當被撤銷，并提出了許多異議。SigmaTel由于害怕6279號專利被懇求宣告無效，于是向ITC懇求停頓并撤銷第6279號專利的侵權(quán)調(diào)查。12月ITC贊同了原告SigmaTel的懇求。 2006年3月21日早晨，美國國際貿(mào)易委員會主審法官作出初步判決，珠海炬力幾個數(shù)字芯片產(chǎn)品進犯了SigmaTel的6366522號專利和6633187號專利并建議作出排除令。隨后不久，做出救援措施的建議方案，提交ITC的委員審議。ITC將

5、在6月19日作出結(jié)局裁定。就結(jié)局裁定，美國總統(tǒng)擁有最終決議權(quán)，有權(quán)在60天內(nèi)做出維持或者否決的決議。 二、所涉及的法律問題337條款337條款是美國1930年關(guān)稅法中的第337條。根據(jù)烏拉圭回合協(xié)議而修正的美國第337條的規(guī)定，假設(shè)任何進口活動存在不公平行為，并且對美國產(chǎn)業(yè)能夠呵斥抑制和壟斷，美國國際貿(mào)易委員會就可以應(yīng)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的懇求，進展調(diào)查。337條款的維護范圍包括在美國合法存在并可執(zhí)行的專利、版權(quán)、注冊商標以及電路模板設(shè)計集成電路布圖設(shè)計等。其目的就是以國內(nèi)法為根據(jù)，用來反對進口貿(mào)易中的不公平競爭行為，特別是為了維護美國的知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)益不受進犯，經(jīng)過采取一方面制裁，以維護美國商業(yè)利益。

6、因此，337條款主要是針對進口貿(mào)易中不公平的競爭主要是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)，采取的一種措施。337條款將美國進口中的不正當貿(mào)易分為兩類：一類是普通不正當貿(mào)易，指一切人、進口商或承銷商將產(chǎn)品進口到美國或進口后銷售過程中的不正當競爭行為。其構(gòu)成必需滿足三個條件：一是有不正當行為，二是美國存在相關(guān)行業(yè)或該行業(yè)正在建立過程中，三是其損害到達一定程度；另一類是有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的不正當貿(mào)易，指一切人、進口商或承銷商向美國出口、銷售屬于進犯了美國法律維護的版權(quán)、專利權(quán)、商標權(quán)、集成電路布圖設(shè)計權(quán)和設(shè)計方案權(quán)的產(chǎn)品的行為。其構(gòu)成條件：一是有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的不正當貿(mào)易行為，二是美國存在與該相關(guān)的行業(yè)或正在建立該行業(yè)。美國或外國

7、的受害人遇到不正當貿(mào)易時，可以采取雙重救援方式，可向ITC申訴，也可以向聯(lián)邦地域法院起訴。但懇求人向委員會懇求發(fā)起調(diào)查30日內(nèi)，聯(lián)邦地域法院應(yīng)被訴人懇求可中止案件審理。到ITC做出最后判決后再行審理，委員會的記錄可作為證據(jù)運用。下面引見337條款的調(diào)查程序。一起訴起訴方必需具備一定的條件。一是證明被訴方有不正當行為存在證明本人是合法的知識產(chǎn)權(quán)的擁有者或獨占運用者；進口產(chǎn)品有進犯上述知識產(chǎn)權(quán)的能夠；二是證明存在這樣的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，同時必需證明該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品正在被上述的知識產(chǎn)權(quán)所維護律師稱為“經(jīng)濟要素規(guī)范和該產(chǎn)品對涉案的知識產(chǎn)權(quán)進展本質(zhì)性的利用律師稱為“技術(shù)要素規(guī)范二受理作為準司法機構(gòu)，ITC立案要求比

8、普通法院方式審理的要求更嚴厲。起訴方提交起訴書后，ITC將在30日內(nèi)做出能否立案的決議，在此期間，ITC有權(quán)要求起訴方無限制地補充證據(jù)，以到達符合立案的要求ITC不受理的情況很少發(fā)生。ITC將申訴狀副本送達被告后，被告應(yīng)在20日日內(nèi)對每項指控作出書面回答。假設(shè)被告屆時不作出回答，也不參與聽證會，ITC可認定侵權(quán)現(xiàn)實成立并作出缺席判決。對于不需求證明國內(nèi)工業(yè)損害的侵權(quán)案件，ITC在調(diào)查開場后90天內(nèi)，可應(yīng)申訴人的懇求，在后者交納保證金的前提下發(fā)出暫時排除進口令。三聽證程序在正式的聽證程序之前，也就是在立案后的1至2個月內(nèi)，ITC會安排證據(jù)提示和實體審理的預備會議，而正式的聽證會將在立案后的7至8

9、個月，特殊情況下可以延伸。四初裁初裁程序由行政法官主持進展，普通是在立案后的9個月， 主審法官根據(jù)聽證會記錄及相關(guān)現(xiàn)實證據(jù)做出初判決議，并提交ICT委員會審議。五終裁ITC可對初判決議做維持、撤銷、修正的決議，也可要求行政審法官繼續(xù)審查。假設(shè)初裁經(jīng)過，公布之后就成為終裁，有關(guān)調(diào)查也就終了。此外，337條款成認被訴方的反訴權(quán)，被訴方如反訴，該反訴將會移交到對同案有管轄權(quán)的地域法院審理。六上訴在ITC作出終裁的60天內(nèi)，當事人可以向美國聯(lián)邦上訴法院上訴。假設(shè)判決生效，被訴產(chǎn)品將被驅(qū)逐和制止銷售。調(diào)查立案后的程序，審理普通不超越15個月，取證與聽證在3個月內(nèi)完成。七制裁假設(shè)ITC最終做出侵權(quán)認定，可

10、以做出三種制裁措施：一是發(fā)布普遍排除令，美國海關(guān)可制止一切損害原告的同類產(chǎn)品進入美國，而不區(qū)別原產(chǎn)地或消費商，同時包括今后和目前尚未掌握的消費商和進口商；二是發(fā)布有限排除令，美國海關(guān)可制止被告消費的產(chǎn)品進入美國，同時適用被告如今和今后消費的侵權(quán)產(chǎn)品，此外，包括侵權(quán)產(chǎn)品的下游和上游產(chǎn)品；三是發(fā)布制止令，要求國內(nèi)進口商停頓進口損害專利權(quán)的產(chǎn)品，不僅包括銷售行為，也包括市場開發(fā)、分銷、廣告宣傳等等行為，否那么被處以巨額罰款普通在排除令被證明無效時運用。三、應(yīng)對337條款的戰(zhàn)略隨著中國企業(yè)國際化進程的加快，中國企業(yè)卷入國際知識產(chǎn)權(quán)糾紛是不可防止的。SigmaTel訴珠海炬力專利侵權(quán)案就是SigmaTe

11、l利用專利侵權(quán)指控并試圖阻止珠海炬力產(chǎn)品進入美國市場的典型案例。 事情遠非那么簡單，SigmaTel意在阻止一切中國企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品進入美國市場。據(jù)報道，SigmaTel的全球授權(quán)方案曾經(jīng)在中國啟動，中國一切MP3 廠家未經(jīng) SigmaTel 授權(quán)消費銷售MP3 播放器，都將面臨專利侵權(quán)指控。如何應(yīng)對國際知識產(chǎn)權(quán)糾紛、如何應(yīng)對337條款？ 一躲避337條款首先是防止侵權(quán)。企業(yè)在對產(chǎn)品目的根本制定后，要搞清市場的競爭對手或潛在的競爭對手是誰；要搞清與本人出口產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)有哪些，特別是該當做一個專利檢索，確定能否有能夠涉及該產(chǎn)品的美國專利，或涉及該產(chǎn)品的制造方法的方法專利。同時，要查明產(chǎn)品利用了什

12、么先進技術(shù)，其中哪些還處于專利維護中，哪些曾經(jīng)可以公開運用了。假設(shè)存在侵權(quán)的能夠性那么可以經(jīng)過改換非專利方法來避開侵權(quán)，也可以交叉答應(yīng)。也可以辯稱本人沒有進犯對方的專利，這是由于舉證責任在原告，原告必需抑制一系列妨礙才干立案。 其次是防止掉入專利圈套。無論開發(fā)還是仿制，切忌掉入專利圈套。那么，什么是“專利圈套呢？我們知道，專利權(quán)自懇求日起至該懇求公布前，這時懇求處于嚴密階段。這一階段對其權(quán)益的維護表如今對該發(fā)明專利懇求后同樣主題的懇求因與其相抵觸而將喪失新穎性，不能授予專利權(quán)。自該懇求公布至其授予專利權(quán)前這一階段是“暫時維護階段。在這期間，懇求人雖然不能對未經(jīng)其允許實施其發(fā)明的人提起訴訟，予以

13、制止，但可以要求其支付適當?shù)倪\用費。假設(shè)對方回絕付費，懇求人可以在獲得專利權(quán)之后行使提起訴訟的權(quán)益。這一階段懇求人只需有限的獨占權(quán)。許多企業(yè)為防止同行介入這個領(lǐng)域，就經(jīng)過懇求專利“跑馬圈地。因此，我們要防止掉入圈套，假設(shè)本人走到前列，無妨“以其人之道還治其人之身。當然，專利產(chǎn)品經(jīng)由第三方重新設(shè)計，即使它可以實現(xiàn)等同效果，但只需實現(xiàn)的方式有所不同，就不會被視為侵權(quán)。再次是利用進口商躲避風險。從詳細操作時，企業(yè)出口應(yīng)對出口國的知識產(chǎn)權(quán)進展調(diào)查，防止侵權(quán)。應(yīng)留意進口商能否擁有該產(chǎn)品的商標、專利、著作權(quán)等權(quán)益的證明文件。假設(shè)無，那么應(yīng)思索法律風險，應(yīng)在合同中訂立任何有關(guān)進犯知識產(chǎn)權(quán)的情況都應(yīng)由該外商擔

14、任并賠償己方損失的條款或訂立仲裁條款。 最后，實施出口多元戰(zhàn)略以分散風險。實施多元化戰(zhàn)略，改善出口構(gòu)造，努力提高產(chǎn)品科技含量和附加值，變“以價取勝為“以質(zhì)取勝，提高出口效益，同時加強企業(yè)間的協(xié)作。在繼續(xù)加強對歐美、俄羅斯等重點市場以及日本、香港、東盟等周邊國家和地域市場的開辟的同時，真實加大對澳大利亞、南亞、巴西以及中東、非洲等新興市場的開辟力度，有步驟、有目的地開發(fā)市場，改動原有市場過于集中的戰(zhàn)略，以減少對單一市場的過度依賴，防止風險炬力公司在本案初裁公布之后就表示，由于美國市場占炬力營業(yè)收入的比重不到10%，因此對公司營運無艱苦影響。同時，要留意擴展內(nèi)需，實行“兩條服走路的戰(zhàn)略。二利用33

15、7條款一是要加強學習，提高對337條款及整個美國貿(mào)易法的認識，美國是我國第一大出口市場，在我國對外貿(mào)易中占有重要的位置。而我國參與WTO后與美國等主要貿(mào)易成員的磨擦頻繁發(fā)生，貿(mào)易糾紛數(shù)量的添加和領(lǐng)域的擴展曾經(jīng)成為我國經(jīng)濟的艱苦問題。 二是合理利用337條款。加強對知識產(chǎn)權(quán)維護的認識，要建立本人有效的知識產(chǎn)權(quán)維護網(wǎng)，對本人研討開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品要積極懇求專利包括在美國懇求專利。利用337條款懇求專利維護，從而維護本人產(chǎn)品的市場份額是美國公司的一種商業(yè)戰(zhàn)略。其實，“以子之矛攻子之盾，中國企業(yè)也可以這樣做。我國出口企業(yè)在美國擁有專利，不但可以利用337條款來維護本人的產(chǎn)品，而且也可以用來阻撓其他公司的

16、產(chǎn)品進入美國市場，包括美國海外企業(yè)的產(chǎn)品進入美國市場。日本企業(yè)曾經(jīng)學會在美國利用337條款打擊其他國家的同行，而且正思索在本國引入與美國337條款類似的制度。 三應(yīng)對337條款1、建立預警機制。建立預警機制是非常必要的，力求在短時間內(nèi)做出應(yīng)對方案。普通來說，跨國公司普通會在前期進展大量的調(diào)研活動，在廣播、報紙上進展，試探對方的反響，而后采取談判、發(fā)律師函等方式，最后才是訴訟。企業(yè)面臨專利訴訟問題，有兩個緣由：一是我們的開展曾經(jīng)影響到了競爭對手的生存空間例如， SigmaTel占據(jù)了全球 70%以上的MP3播放器芯片市場，客戶包括創(chuàng)新、三星、戴爾、索尼、東芝、Gateway、富士通等，但是Sig

17、maTe在中國的市場不甚理想，其中珠海炬力在國內(nèi)的市場占有率就達45%以上；二是我們曾經(jīng)進犯了他人的知識產(chǎn)權(quán)。這是先兆問題。2、尋求和解。和解也是企業(yè)選擇處理問題的一條途徑。想要在專利訴訟中最終促成雙方的和解，就應(yīng)該與對方開展談判時，應(yīng)領(lǐng)先搞清對方的目的：假設(shè)對方的目的在于爭奪市場經(jīng)過專利限制對方的消費規(guī)模，企業(yè)可以采用專利協(xié)作的方式，包括技術(shù)的交叉答應(yīng)和專利互換的方式達成和解；假設(shè)對方是為了運用費，就應(yīng)該把握好談判的時機。權(quán)益人既維護了專利權(quán)，又可以收取可觀的運用費，從而到達雙贏的效果。運用人經(jīng)過支付運用費不僅免去了“侵權(quán)的惡名，為企業(yè)挽回了聲譽，又可以繼續(xù)運用權(quán)益人的專利獲取本人的利益。但

18、是達成和解是有條件的。一是適當?shù)耐俗尰蛘邇?yōu)惠條件，如消費工藝調(diào)整、優(yōu)惠的協(xié)作條件、支付專利運用費等；二是原告案件勝利的勝利率；三是被告能否有和解的砝碼如作為交叉答應(yīng)的專利、證明原告專利無效的證據(jù)等。3、立刻應(yīng)訴。千萬不要不理睬，也不要指望同樣被列為侵權(quán)人的其他公司來出面爭辯，該當立刻聯(lián)絡(luò)熟習此項業(yè)務(wù)的律師，自動面對挑戰(zhàn)。由于337調(diào)查程序為被告提供了適當?shù)姆沙绦騺砭S護其利益。只需被告應(yīng)訴，原告必需抑制一系列妨礙才干勝訴。那么，如何應(yīng)訴呢？第一，查明原告能否有專利權(quán)、專利權(quán)能否依然有效、在執(zhí)行中能否違反相關(guān)規(guī)定。一是證明原告能否有專利權(quán)。在市場中，有時會出現(xiàn)這種情況：由于一些緣由，有的企業(yè)產(chǎn)品

19、的開發(fā)方案曾經(jīng)招標、招標了，曾經(jīng)在公司的宣傳冊上宣傳了，甚至產(chǎn)品曾經(jīng)出賣了，但技術(shù)方案還未懇求專利；二是證明專利無效。任何一個技術(shù)方案被授予專利權(quán)至少要滿足三個條件，即新穎性、發(fā)明性及適用性。其中，缺乏新穎性及發(fā)明性是質(zhì)疑專利權(quán)有效性常用的方法。此外，權(quán)益要求書沒有以闡明書為根據(jù)、得不到闡明書的支持、緊縮對方權(quán)益要求書的解釋范圍，也是證明該專利無效的一種方正是由于炬力的律師在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)6279號專利不具備懇求專利的條件，該當被撤銷，并提出了許多異議。SigmaTel才有能夠向ITC懇求停頓并撤銷第6279號專利的侵權(quán)調(diào)查。；三是證明該專利不具有執(zhí)行性，也是重要的抗辯點。企業(yè)可從懇求人的專利經(jīng)過

20、欺詐獲得，存在“不公正行為，懇求人獲得專利后存在不當運用該專利的行為，違反了反壟斷法，以及在專利授權(quán)范圍以外實施專利等方面入手。第二，查明涉案專利在美國國內(nèi)能否有產(chǎn)業(yè)，如廠房和設(shè)備的顯著投資，勞動力和資本的顯著利用，實施專利的本質(zhì)性投資，包括工程設(shè)計、研發(fā)、技術(shù)答應(yīng)等。第三，在對方存在有效專利并存在相關(guān)產(chǎn)業(yè)的情況下，證明本人沒有進犯對方專利。根據(jù)專利侵權(quán)判別的普通原那么，對于發(fā)明和適用新型文化，只需在權(quán)益要求書中的獨立權(quán)益要求的全部必要技術(shù)特征被覆蓋的利用，并且該利用行為具有消費運營目的才構(gòu)成侵權(quán)。假設(shè)產(chǎn)品中的技術(shù)是經(jīng)過本人獨立研發(fā)、反向工程等手段擁有一樣技術(shù)并不構(gòu)成侵權(quán)。因此，此時被告假設(shè)舉

21、證證明其涉訴技術(shù)信息具有完全合法的來源，那么法院將認定為不侵權(quán)。在司法實際中，完好且有多個相關(guān)人員簽字的研發(fā)記錄，或足以證明技術(shù)信息來源合法的文件，是典型的有較高證明力的證據(jù) 4、提出反訴。假設(shè)被通知提出反訴，該反訴將會迅速移交對同案有管轄權(quán)的地域法院審理。相對于ITC行政救援手段的337調(diào)查，運用司法救援手更有利于被訴人維護本人的利益。但要留意兩點：一是應(yīng)有侵權(quán)的現(xiàn)實，否那么不僅達不到促進和解的目的，又浪費本人的時間和金錢。二是不一定限于進犯專利權(quán)，反訴的地點也不限于對方起訴的法院。只需可以打擊對方的氣勢，使對方墮入被動的位置就根本到達本人的目的。三是根據(jù)現(xiàn)行337條款規(guī)定，要求“反訴不應(yīng)遲延或影響本節(jié)之程序。在本案中，珠海炬力采取了兩方面的舉措：一是向ITC提出反訴；二是于